hoofdstuk 1 inleiding

Softwareoctrooien en rechtszekerheid
Naar een grenzeloos octrooirecht
Universiteit van Tilburg
Doctoraalscriptie Nederlands recht
Afstudeerrichtingen:
Privaatrecht
Recht en informatisering
April 2004
Auteur:
Begeleiders:
R.M. van der Velden
Prof. mr. W.A. Hoyng
ANR: 78.68.88
Mr. ir. M.H.M. Schellekens
VOORWOORD
Toen ik in 2002 aan het studeren was voor het tentamen van het keuzevak Intellectueel
eigendomsrecht, vroeg ik mij af wat men in octrooirechtelijke zin onder het begrip ‘techniek’
diende te verstaan. Het voor dat vak verplichte boek van Wichers Hoeth gaf in ieder geval
geen antwoord op die vraag. Gelukkig voor mij werd deze vraag niet gesteld tijdens het
tentamen.
Wat ik destijds niet wist, was dat deze vraag een zeer fundamentele en zelfs grotendeels
onbeantwoorde vraag in het octrooirecht is. Hoewel mijn scriptie in eerste instantie een heel
ander onderwerp lijkt te hebben, namelijk de octrooieerbaarheid van software, kwam deze
vraag tijdens het schrijven van mijn scriptie al snel voren. Met deze scriptie hoop ik meer
duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot het begrip ‘techniek’ in octrooirechtelijke zin
in het algemeen en met betrekking tot de octrooieerbaarheid van software in het bijzonder.
Het schrijfproces van deze scriptie begon in september 2003 en ging aanvankelijk wat
moeizaam van start. Naarmate het onderzoek vorderde, werden mijn interesse in het
onderwerp en mijn ijverigheid echter steeds groter, wat heeft geresulteerd in de scriptie die nu
voor u ligt. Met deze scriptie rond ik mijn studie Nederlands recht af in de afstudeerrichtingen
privaatrecht en recht en informatisering. Uiteraard heb ik dit niet alleen gedaan. Mijn dank
gaat uit naar mr. ir. M.H.M. Schellekens en prof. mr. W.A. Hoyng voor het in goede banen
leiden van het schrijfproces van deze scriptie. Daarnaast wil ik uiteraard mijn familie en
vrienden bedanken. Bijzonder woord van dank gaat daarbij uit naar mijn ouders voor hun
onvoorwaardelijke steun voor, tijdens en ongetwijfeld ook na mijn studie.
Met veel plezier kijk terug op mijn studententijd, die hiermee ten einde is gekomen. Met nog
veel meer plezier en enthousiasme kijk ik uit naar de uitdaging om hetgeen ik op de
universiteit geleerd heb in de praktijk te brengen.
Ruud van der Velden
Tilburg, 20 april 2004
2
INHOUDSOPGAVE
Voorwoord
2
Inhoudsopgave
3
Lijst van afkortingen
6
1.
Inleiding
8
1.1
Aanleiding voor dit onderzoek
8
1.2
Probleemstelling
10
1.3
Plan van aanpak
12
2.
Octrooiering naar Nederlands recht in het algemeen
13
2.1
Inleiding
13
2.2
Achtergronden en inhoud van het recht
13
2.3
2.4
2.2.1 Achtergronden
13
2.2.2 Inhoud van het recht
14
Octrooieerbare uitvindingen
14
2.3.1 Uitvinding
14
2.3.2 Technisch karakter
15
2.3.3 Uitsluiting van computerprogramma’s als zodanig
16
Materiële vereisten voor octrooiering
17
2.4.1 Nieuwheid
17
2.4.2 Uitvinderswerkzaamheid
18
2.4.3 Toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid
18
2.5
Het TRIPs-Verdrag
19
2.6
Octrooiverleningssystemen
20
2.7
2.6.1
Nationale octrooiverlening overeenkomstig de ROW 1995
20
2.6.2
Europese octrooiverlening overeenkomstig het EOV
20
Conclusie
21
3
3.
Octrooieerbaarheid van software naar huidig Nederlands recht
23
3.1
Inleiding
23
3.2
Octrooieerbaarheid van software onder de ROW 1910
23
3.3
3.4
3.2.1 Beslissingen van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad
23
3.2.2 Conclusie
25
Octrooieerbaarheid van software onder het EOV
26
3.3.1 Beslissingen van het EOB en de Kamer van Beroep
26
3.3.2 Conclusie
33
Octrooieerbaarheid van software onder de ROW 1995
33
3.4.1 De vermoedelijke situatie onder de ROW 1995
33
3.4.2 Conclusie
35
3.5
Octrooieerbaarheid van software overeenkomstig het TRIPs-Verdrag
35
3.6
Conclusie
37
4.
Voorstelrichtlijn betreffende de octrooieerbaarheid van in computers
geïmplementeerde uitvindingen
40
4.1
Inleiding
40
4.2
Achtergronden van de voorstelrichtlijn
40
4.3
4.2.1 Doel van de voorstelrichtlijn
40
4.2.2 Raadplegingen door de Commissie
41
4.2.3 De gekozen aanpak
41
Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen
overeenkomstig de voorstelrichtlijn
4.4
43
4.3.1 Criteria voor octrooieerbaarheid
43
4.3.2 In computers geïmplementeerde uitvindingen
43
4.3.3 Technische bijdrage
44
4.3.4 Conclusie
48
De geamendeerde voorstelrichtlijn
49
4.4.1 Amendementen van het Europees Parlement
49
4.4.2 Conclusie
52
4.5
Besluitvormingsprocedure
53
4.6
Conclusie
55
4
5.
Octrooieerbaarheid van software naar het recht van de Verenigde Staten
57
5.1
Inleiding
57
5.2
Octrooieerbaarheid van software onder de US Patent Act
57
5.2.1 Inleiding in het Amerikaanse octrooirecht
57
5.2.2 Beslissingen van het Supreme Court en het Federal Circuit Court of Appeals 58
5.3
Gevolgen van de arresten Chakrabarty, Diehr en State Street
62
5.4
Conclusie
65
6.
Conclusies en aanbevelingen
67
6.1
Conclusies
67
6.2
6.1.1 Rechtszekerheidsproblemen
67
6.1.2 Het werkelijke probleem
69
Aanbevelingen
70
Literatuurlijst
72
Jurisprudentielijst
79
5
LIJST VAN AFKORTINGEN
ANR
administratienummer
art.
artikel
artt.
artikelen
b.v.
bijvoorbeeld
Bb
Bedrijfsjuridische berichten
BIE
Bijblad bij de Industriële Eigendom
cd-rom
compact disc read only memory
e.d.
en dergelijke
EIPR
European Intellectual Property Review
EOB
Europees Octrooibureau
EOV
Europees Octrooiverdrag
etc.
et cetera
EU
Europese Unie
Fed. Cir.
Federal Circuit Court of Appeals
GOV
Gemeenschapsoctrooiverdrag
HR
Hoge Raad
HvJ EG
Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen
IER
Intellectuele Eigendom & Reclamerecht
Jur.
Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen
Kamerstukken II
Kamerstukken Tweede Kamer
m.n.
met name
m.nt.
met noot
MKB
midden- en kleinbedrijf
MvT
Memorie van Toelichting
NJ
Nederlandse Jurisprudentie
NJB
Nederlands Juristenblad
No.
numero, nummer
o.a.
onder andere
PbEG
Publicatieblad EG
Pres.
President
Rb.
arrondissementsrechtbank
6
ROW 1910
Rijksoctrooiwet 1910
ROW 1995
Rijksoctrooiwet 1995
TKB
Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau
TRIPs-Verdrag
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/
Verdrag inzake handelsaspecten van de intellectuele eigendom
U.S.
United States
U.S.P.T.O.
United States Patent and Trademark Office
vgl.
vergelijk
WIPO
World Intellectual Property Organization/ Wereldorganisatie voor de
Intellectuele Eigendom
WTO
World Trade Organisation/ Wereld Handelsorganisatie
WWW
World Wide Web
7
HOOFDSTUK 1
1.1
INLEIDING
Aanleiding voor dit onderzoek
Softwareoctrooien mogen zich momenteel in grote belangstelling verheugen getuige de vele
verhitte discussies op internet en in de literatuur.1 De voornaamste aanleidingen voor de vele
discussies op dit gebied zijn de momenteel aanhangige voorstelrichtlijn van de Europese
Commissie betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde
uitvindingen en het door velen als onwenselijk geachte octrooieren van methoden voor
bedrijfsvoering in de Verenigde Staten.2
Het octrooirecht is een mes dat aan twee kanten snijdt, in de zin dat het enerzijds innovatie
aanmoedigt en anderzijds de vrije mededinging beperkt door het verlenen van monopolies.3 In
de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving zijn enkele categorieën uitvindingen
uitgesloten van octrooieerbaarheid, waaronder computerprogramma’s en methoden voor
bedrijfsvoering. Deze uitsluiting van computerprogramma’s is jaren geleden tot stand
gekomen om rechtszekerheid te verschaffen, alsmede rechtseenheid met de Verenigde Staten.
Ondanks deze uitsluiting zijn door het EOB en de nationale octrooibureau’s ondertussen zo’n
dertigduizend octrooien op software-gerelateerde uitvindingen verleend,4 waarvan circa
vijfenzeventig procent in niet-Europese handen is.5 De uitsluiting werpt een psychologische
barrière op voor met name octrooiaanvragers op ‘high-tech’-gebieden.6 Over het algemeen is
bij software-ontwikkelaars dan ook sprake van een laag octrooibewustzijn.7 In de
voorstelrichtlijn tracht de Europese Commissie deze dubbelzinnigheid op te heffen en daar
rechtszekerheid voor in de plaats te stellen.
Het octrooieren van software is een controversieel onderwerp, waarbij miljardenbelangen op
het spel staan. Software heeft immers een belangrijke positie in onze maatschappij verworven.
Zij is namelijk niet alleen in personal computers aanwezig, maar bijvoorbeeld ook in mobiele
telefoons, horloges, auto’s en huishoudelijke apparaten. Het ontwikkelen van deze software
1
Zie bijvoorbeeld de websites van The Foundation for a Free Information Infrastructure, <http://swpat.ffii.org>;
Eurolinux, <http://www.eurolinux.org>; League for Programming Freedom, <http://lpf.ai.mit.edu>
2
Meijboom 2002a, p. 66
3
Wichers Hoeth 2000, p. 11
4
Howard 2002, p. 97
5
Verkade, Visser en Bruining 2000, p. 10
6
Hanneman 1999, p. 157
7
Hutter en Winkler 1998, p. 62
8
kan een geldverslindende bezigheid zijn, waardoor de grote spelers op dit gebied hun
inspanningen voor innovatie graag beloond zien met octrooien. De open source beweging en
het MKB vrezen echter dat het toekennen van monopolies op software de innovatie op dit
gebied gaat tegenhouden in plaats van bevorderen. De angst bestaat dat deze octrooien door
grote bedrijven gebruikt gaan worden om andere softwareontwikkelaars te dwarsbomen.8
Nu er nog geen definitieve richtlijn vastgesteld is, wordt er aan beide zijden van de medaille
gelobbied voor ieders verschillende belangen.9 De afbakening van octrooieerbare en nietoctrooieerbare uitvindingen heeft een belangrijke invloed op de manier waarop betrokkenen
nu en in de toekomst hun bedrijf zullen voeren. Ruime octrooieringsmogelijkheden voor
software zouden nadelig kunnen zijn voor de open source beweging en het MKB, terwijl
strikte mogelijkheden een negatief effect zouden kunnen hebben op de investeringen van
grote bedrijven, wat vervolgens weer zijn weerslag zal hebben op de werkgelegenheid en de
economie. De verschillende betrokkenen hebben recht om te weten waar zij aan toe zijn en
hebben ook herhaaldelijk verzocht om helderheid verschaffende maatregelen.
In Europa bestaat de angst dat het octrooieren van software ‘Amerikaanse toestanden’ op zou
kunnen opleveren. Het Amerikaanse octrooirecht kent namelijk de eis dat uitvindingen een
‘technisch karakter’ moeten hebben niet, waardoor octrooien voor methoden voor
bedrijfsvoering toegekend kunnen worden. Dergelijke octrooien worden door veel
Europeanen als hoogst onwenselijk aangemerkt. Er bestaat nu de angst dat indien
softwareoctrooien toegestaan worden het hek van de dam zal zijn en doorgeslagen zal worden
naar het octrooieren van methoden voor bedrijfsvoering. De voorstelrichtlijn dient daarom
ook duidelijk te maken in hoeverre het dergelijke octrooien toestaat.
Het belang van het verschaffen van rechtszekerheid ligt besloten in het karakter van het
octrooirecht zelf. De monopoliepositie en exploitatiemogelijkheden die een octrooi biedt,
zouden bedrijven stimuleren om uitvindingen te doen. Veel bedrijven hebben daar uiteraard
wel oren naar, maar zullen wel graag de zekerheid hebben dat een uitvinding ook
octrooieerbaar is. Het is immers onwenselijk dat bedrijven gaan investeren in innovatie om
8
Bakels 2003a; Bakels 2003b, p. 7; Engelfriet 2003, p. 204-208
De open source beweging heeft op 14 april jl. zelfs nog geprotesteerd in Brussel. Zie Planet Internet, ‘Protest
tegen gewijzigde richtlijn softwarepatenten’, 13 april 2004,
<http://www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=463891/sc=d2e98b> en Webwereld, ‘Opnieuw verzet
tegen softwarepatenten’, 14 april 2004, <http://www.webwereld.nl>
9
9
vervolgens na het doen van de uitvinding te constateren dat deze niet octrooieerbaar is. Zo’n
geval zou een verliespost voor dat bedrijf betekenen, waardoor dat bedrijf de volgende keer
wel twee keer nadenkt alvorens te investeren in innovatie. Dat zou vervolgens weer zijn
weerslag hebben op werkgelegenheid en economie. Rechtsonzekerheid remt innovatie dus
alleen maar af, wat in strijd is met de doelstelling van het octrooirecht. Deze situatie
ondermijnt het gebruik van het octrooisysteem op het gebied van software en plaatst de
Europese industrie op dit gebied mogelijk op een achterstand.10 Een duidelijke afbakening
van octrooieerbare en niet-octrooieerbare uitvindingen leidt er aldus toe dat bedrijven gericht
zullen investeren en niet achteraf met een vervelende financiële tegenvaller geconfronteerd
worden. Daarnaast biedt een duidelijke afbakening rechtszekerheid met betrekking tot nietoctrooieerbare uitvindingen, welke wat het octrooirecht betreft in het publieke domein vallen.
De voorstelrichtlijn poogt deze rechtszekerheid te verschaffen, maar het is nog maar de vraag
of zij slaagt in die doelstelling. Om de huidige en toekomstige situatie te beoordelen, kan een
vergelijking met een ander rechtsstelsel uitkomst bieden. Op die manier kan men
vergelijkingen trekken tussen de verschillende criteria en een oordeel vormen omtrent de
positieve en negatieve effecten daarvan op de rechtszekerheid op het gebied van
octrooieerbaarheid van software
1.2
Probleemstelling
De uitsluiting van octrooieerbaarheid van computerprogramma’s is ingevoerd om
rechtszekerheid te verschaffen, alsmede rechtseenheid met de Verenigde Staten. Men kan zich
afvragen of die argumenten nog steeds op gaan. Ondanks die uitsluiting worden toch
software-gerelateerde octrooien verleend. Dit levert een dubbelzinnige situatie op, die de
Europese Commissie met de voorstelrichtlijn poogt in te ruilen voor rechtszekerheid. Het is
echter twijfelachtig of de Commissie slaagt in die doelstelling. Ik zal mij in deze onderwerpen
verdiepen en derhalve luidt de probleemstelling van mijn onderzoek als volgt:
Bieden de criteria voor octrooieerbaarheid van software overeenkomstig het
huidige en toekomstige Nederlands recht voldoende rechtszekerheid voor de
octrooiaanvrager?
10
Vgl. Newman 1997, p. 701
10
Onder het begrip ‘octrooieerbaarheid’ zal ik in deze scriptie verstaan het binnen de grenzen
van het octrooirecht vallen van een uitvinding. Het gaat dus om de vraag onder welke
voorwaarden software aangemerkt wordt als octrooieerbare materie, los van de vraag of een
individueel octrooi voldoet aan de wettelijke vereisten van nieuwheid,
uitvinderswerkzaamheid en toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid. De vraag is dus
onder welke omstandigheden een uitvinding op het gebied van software überhaupt voor
octrooiering in aanmerking komt.
Onder de begrippen ‘software’ en ‘computerprogramma’ zal ik in deze scriptie verstaan de
omschrijving die het WIPO-Verdrag aan computerprogramma’s geeft, namelijk een
verzameling instructies die bestemd is om een informatieverwerkende machine een bepaalde
functie te laten uitvoeren.11 Onder het begrip ‘softwareoctrooi’ zal ik verstaan ieder octrooi op
een uitvinding waar software aan te pas komt.
Van rechtszekerheid worden diverse dimensies onderscheiden, zoals bestendigheid, toepassen
van de wet, duidelijkheid over de rechtspositie, tijdigheid, voorspelbaarheid, kenbaarheid,
rechtsbescherming, honoreren van gewekt vertrouwen en verbod van terugwerkende kracht.
Duidelijkheid over de rechtspositie wordt als de kern van het rechtszekerheidsbeginsel
beschouwd, inhoudende de mate van duidelijkheid die het recht een rechtssubject op een
bepaald moment over zijn rechten en plichten biedt.12 Deze definitie zal ik in deze scriptie
hanteren, zodat de centrale vraag dus zal zijn in hoeverre het voor octrooiaanvragers duidelijk
is of hun software aangemerkt wordt als octrooieerbare materie. Tevens zullen de
bestendigheid, inhoudende de mate van stabiliteit en continuïteit die het recht bezit, en het
honoreren van gewekt vertrouwen, inhoudende dat gerechtvaardigde verwachtingen in
beginsel niet mogen worden beschaamd, aan de orde komen.
De probleemstelling zal ik beantwoorden aan de hand van verschillende deelvragen. De eerste
vraag die gesteld dient te worden is onder welke voorwaarden naar Nederlands recht octrooi
verleend wordt. Vervolgens dient de vraag zich aan onder welke voorwaarden software naar
huidig Nederlands recht octrooieerbaar is. Daarna volgt de vraag onder welke voorwaarden
software octrooieerbaar is overeenkomstig de voorstelrichtlijn, inclusief amendementen van
11
Kamerstukken II 1991/92 22 531 nr. 3, p. 9 (MvT). Vreemd genoeg staat de definitie niet letterlijk in het
WIPO-Verdrag zelf.
12
Oldenziel 1998, p. 14
11
het Europees Parlement, en in hoeverre dit afwijkt van huidig Nederlands recht. Tot slot dient
gekeken te worden naar de vraag onder welke voorwaarden software in de Verenigde Staten
octrooieerbaar is en welke verschillen met de Nederlandse situatie geconstateerd kunnen
worden. Voor deze vergelijking is voor het recht van de Verenigde Staten gekozen, omdat dat
land een belangrijke handelspartner van Nederland en Europa is, een bloeiende softwareindustrie heeft, de uitsluiting van octrooieerbaarheid van computerprogramma’s mede tot
stand is gekomen vanwege vermeende harmonisatie met Amerikaans recht en het
Amerikaanse recht bovendien het hier geldende criterium ‘technisch karakter’ niet kent.
Door het onderzoeken en beantwoorden van deze vragen wil ik meer duidelijkheid
verschaffen met betrekking tot de voorwaarden voor octrooieerbaarheid van software naar
huidig en toekomstig Nederlands recht en de vraag of deze voldoende rechtszekerheid bieden.
Door dit tevens te vergelijken met de situatie in de Verenigde Staten wil ik een bijdrage
leveren aan de discussie over de wenselijkheid van bepaalde criteria voor octrooieerbaarheid
van software vanuit het oogpunt van rechtszekerheid voor de octrooiaanvrager. Mocht de
geboden rechtszekerheid onvoldoende blijken te zijn, dan zal ik aan het eind van deze scriptie
met aanbevelingen komen om hierin verbetering aan te brengen.
1.3
Plan van aanpak
In het volgende hoofdstuk zal ik de vereisten voor het verkrijgen van een octrooi naar
Nederlands recht uiteenzetten en waar nodig eventuele rechtszekerheidsproblemen aankaarten
(hoofdstuk 2). Vervolgens zal ik onderzoeken onder welke voorwaarden software
octrooieerbaar is naar huidig Nederlands recht, waarbij tevens de rechtszekerheidsproblemen
behandeld zullen worden (hoofdstuk 3). Daarna zal ik onderzoeken welke voorwaarden
gelden overeenkomstig de momenteel aanhangige voorstelrichtlijn, inclusief amendementen,
en in hoeverre deze voorwaarden afwijken van de voorwaarden naar huidig Nederlands recht.
Hierbij zal ik aangeven in hoeverre de voorstelrichtlijn de rechtszekerheid verbetert, danwel
verslechtert (hoofdstuk 4). In het daaropvolgende hoofdstuk zal ik onderzoeken hoe de
octrooieerbaarheid van software geregeld is in de Verenigde Staten en in hoeverre dit afwijkt
van Nederlands recht. Hierbij zullen tevens verschillen inzake rechtszekerheid aan de orde
komen (hoofdstuk 5). Tot slot zal ik een antwoord geven op de onderzoeksvraag zoals deze in
paragraaf 1.2 is geformuleerd (hoofdstuk 6).
12
HOOFDSTUK 2
OCTROOIERING NAAR NEDERLANDS RECHT IN HET
ALGEMEEN
2.1
Inleiding
Bij een onderzoek naar rechtszekerheid met betrekking tot de octrooieerbaarheid van software
kan een uiteenzetting van de vereisten voor octrooiering naar Nederlands recht in zijn
algemeenheid niet ontbreken. Indien deze vereisten op bepaalde punten
rechtszekerheidsproblemen met zich mee brengen, dan zal dat in dit hoofdstuk aangegeven
worden. Dit hoofdstuk zal zich met name toespitsen op de ROW 1995 en niet een aparte
behandeling bevatten van het EOV, aangezien de vereisten in beide wetten in grote mate met
elkaar overeenstemmen. De ROW 1910, die slechts van toepassing is op octrooiaanvragen die
voor 1 april 1995 zijn ingediend, zal eveneens niet apart behandeld worden, maar waar nodig
zullen eventuele verschillen tussen de verschillende wettelijke regimes aan de orde komen. In
dit hoofdstuk zal ik onderzoeken wat de achtergronden zijn van het octrooirecht (paragraaf
2.2), alsmede wat verstaan dient te worden onder een octrooieerbare uitvinding (paragraaf
2.3). Vervolgens zullen de materiële criteria voor het verkrijgen van octrooien aan de orde
komen (paragraaf 2.4). Het TRIPs-Verdrag zal kort behandeld worden (paragraaf 2.5) en
tevens zal ik onderzoeken hoe de verschillende octrooiverleningsprocedures in hun werk gaan
(paragraaf 2.6). Deze achtergronden, criteria en procedures, alsmede het TRIPs-Verdrag, zijn
immers eveneens relevant voor het octrooieren van software. Dit hoofdstuk zal worden
afgesloten met een conclusie (paragraaf 2.7).
2.2
Achtergronden en inhoud van het recht
2.2.1 Achtergronden
Aan het verlenen van octrooibescherming ligt een aantal gedachten ten grondslag. Enerzijds is
het octrooirecht een aanmoediging tot het doen van uitvindingen. De uitvinder wordt middels
een octrooi immers beloond voor de door hem verrichte prestatie. Anderzijds wordt met de
aan octrooiering verbonden openbaarmaking van de uitvinding de innovatie gestimuleerd. Op
de openbaargemaakte uitvinding kan de techniek immers voortbouwen.13 Technologische
13
Wichers Hoeth 2000, p. 11
13
vooruitgang wordt derhalve gestimuleerd door de prikkel die uitgaat op het financieren van
industrieel onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe industriële activiteiten.14 De keerzijde
van het octrooirecht is echter, dat het monopolie dat een octrooi biedt anderen uitsluit van het
toepassen van de uitvinding. Dit beperkt de vrije mededinging, terwijl een optimale werking
van de vrije markt volgens economen juist tot een hogere welvaart leidt.15 Het octrooirecht is
ingevoerd vanuit de gedachte dat de voordelen de nadelen overtreffen, maar steeds weer rijst
de vraag of dit nu daadwerkelijk het geval is.16 Economen komen niet tot een eenduidig
antwoord op deze vraag. De algemene consensus komt overeen met de inmiddels tot cliché
verworden uitspraak van Machlup, die kortgezegd geen reden zag het octrooirecht af te
schaffen nu het er eenmaal is.17
2.2.2 Inhoud van het recht
Het octrooirecht verschaft de houder een tijdelijk monopolie door de octrooihouder het
uitsluitende recht toe te kennen om de uitvinding te exploiteren (art. 53 ROW 1995). Deze
kan anderen uitsluiten van toepassing van de uitvinding of deze toepassing onder
voorwaarden toestaan (art. 70 ROW 1995). De uitvinding kan een werkwijze of een
voortbrengsel betreffen. Een werkwijze is een proces, dat door menselijk handelen enige
verandering aanbrengt in de natuur. Een werkwijze kan strekken tot het verkrijgen van een
voortbrengsel, maar een octrooi op een werkwijze betreft in principe de toepassing daarvan.
Een voortbrengsel is een lichamelijke zaak die is voortgebracht door menselijke beïnvloeding
van natuurkrachten.18
2.3
Octrooieerbare uitvindingen
2.3.1 Uitvinding
Het monopolie dat verkregen wordt door de verlening van een octrooi dient gerechtvaardigd
te zijn doordat een prestatie van een bepaalde kwaliteit wordt geleverd.19 Art. 2 lid 1 ROW
1995 bepaalt dat uitvindingen vatbaar zijn voor octrooi, mits zij nieuw zijn, op
14
Teijl en Holzhauer 1991, p. 50
Slot, Swaak en Lavrijssen 2002, p. 17
16
Bakels 2002, p. 347
17
Machlup 1958, p. 80
18
Wichers Hoeth 2000, p. 22-23
19
Van Empel en Geerts 1995, p. 33
15
14
uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de
nijverheid. Tevens dient de uitvinding uitvoerbaar te zijn.20 Deze criteria zullen in paragraaf
2.4 besproken worden. In deze scriptie zullen onder het begrip ‘uitvinding’ zowel
octrooieerbare als niet-octrooieerbare uitvindingen verstaan worden.21 Art. 2 leden 2 en 3
bepalen uitdrukkelijk wat niet aan te merken is als een octrooieerbare uitvinding. In deze
artikelleden worden ontdekkingen, natuurwetenschappelijke theorieën, wiskundige methoden,
esthetische vormgevingen, stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke
arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering,22 presentaties van gegevens en
computerprogramma’s als zodanig uitgezonderd van octrooieerbaarheid. Ontdekkingen,
natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden zouden naar hun aard niet
octrooieerbaar zijn.23 Deze worden octrooirechtelijk beschouwd als onderdeel van de natuur
en worden derhalve door de mens ontdekt en niet uitgevonden.24
2.3.2 Technisch karakter
In het algemeen wordt aangenomen dat een uitvinding technisch karakter dient te bezitten,
ook al vermelden de ROW 1995 en het EOV dat niet letterlijk. Onder de ROW 1910 gold dit
vereiste overigens niet.25 Het begrip uitvinding uit art. 52 EOV wordt door het EOB mede
geïnterpreteerd aan de hand van de Regulations and Rules, welke op grond van art. 164 lid 1
EOV beschouwd dienen te worden als onderdeel van het EOV. Met name zijn hierbij van
belang Rule 27 lid 1, welk artikel spreekt van een ‘technical problem’, en Rule 29, welk
artikel spreekt van ‘technical features of the invention’. Op grond van deze Rules heeft het
EOB meermalen geoordeeld dat een octrooieerbare uitvinding een oplossing moet bieden
voor een technisch probleem of anderszins voldoende technisch karakter moet bezitten, zodat
het begrip ‘technisch karakter’ onder het EOV beschouwd kan worden als een materieel
20
Vgl. Wichers Hoeth 2000, p. 15
Deze uitleg is in overeenstemming met de bewoordingen van de ROW 1995, het TRIPs-Verdrag en het EOV,
welke verklaren dat octrooiering van uitvindingen mogelijk is, indien zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het
gebruik van deze formulering impliceert dat het begrip ‘uitvinding’ meer omvat dan alleen ‘octrooieerbare
uitvinding’.
22
Een heldere definitie van methoden voor bedrijfsvoering is niet voorhanden. Voorbeelden van dergelijke
methoden zijn methoden voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, manieren voor het afwikkelen van
transacties met een webwinkel, systemen voor het doen van speciale aanbiedingen aan klanten van een on-line
supermarkt en systemen voor het verrichten van virtuele betalingen via de mobiele telefoon.
23
Van Looijengoed 2001, p. 610
24
Over de vraag of wiskundige methoden daadwerkelijk ontdekt worden en niet bedacht door de mens, daar kan
men over van mening verschillen. In het octrooirecht wordt in ieder geval aangenomen dat deze ontdekt worden.
25
Hutter 1997, p. 316
21
15
criterium voor octrooieerbaarheid.26 Het is echter op z’n minst dubieus dat zo’n belangrijk
vereiste af te leiden is uit deze Regulations and Rules, aangezien bepaalde organen van het
EOB deze zelf kunnen wijzigen (art. 33 lid 1b EOV).27 Overigens wordt een afwijkende visie
verkondigd door Louët Feisser, die stelt dat het vereiste niet ziet op de uitvinding zelf, maar
op de manier waarop de uitvinding in de octrooiconclusies dient te worden omschreven.28
Het vereiste van een technisch karakter vindt haar oorsprong in de Franse octrooiwet uit 1968
en is voornamelijk ingevoerd om auteursrechtelijke materie uit te sluiten van
octrooieerbaarheid. Wellicht had de Franse wetgever beter gewoon letterlijk
auteursrechtelijke materie uit kunnen sluiten, in plaats van een omweg te nemen via het
vereiste van een technisch karakter. Vandenberghe stelt dat een uitvinding technisch is, indien
deze gebruik maakt van fysieke krachten of materie om haar doel te realiseren.29 Deze
definitie wordt echter niet breed gedragen, sterker nog, noch in de rechtspraak noch in de
literatuur is men tot een definitie gekomen waar de verschillende betrokkenen het over eens
kunnen worden.30 Over de vraag of de Nederlandse wetgever het criterium dat een uitvinding
technisch karakter dient te bezitten over heeft willen nemen in de ROW 1995, bestaat
onduidelijkheid. Op dit onderwerp zal ik nog terugkomen in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.4.1).
2.3.3 Uitsluiting van computerprogramma’s als zodanig
Frankrijk sloot in 1968 als eerste land ter wereld computerprogramma’s uit van
octrooieerbaarheid, omdat deze net als theorieën en principes technisch karakter zouden
missen. Destijds beschouwde men computerprogramma’s niet als technisch, maar eerder als
richtlijn voor het menselijk intellect. Er zou sprake zijn van een verwerkingswijze van
gegevens en informatie, welke met pen en papier kon worden uitgevoerd en toevallig ook met
een computer. Dit is echter een zuiver theoretische mogelijkheid, omdat een dergelijke
verwerking met pen en papier vele jaren werk op zou leveren met een grote kans op fouten.
Computerprogramma’s werden aldus uit hun context gehaald en bekeken los van het effect
dat zij in een machine konden bewerkstelligen. Dit uitgangspunt is inmiddels allang
achterhaald, maar vormde destijds wel de reden voor de uitsluiting van octrooieerbaarheid van
26
Verkade, Visser en Bruining 2000, p. 17
Bakels 2002, p. 348
28
Louët Feisser 2000, p. 243-244
29
Vandenberghe 1984, p. 131
30
Bakels en Hugenholtz 2002, p. 8
27
16
computerprogramma’s.31 Met het wettelijk vastleggen van deze uitsluiting meende Frankrijk
de octrooiwet in overeenstemming te brengen met de situatie in de Verenigde Staten en tevens
een einde te maken aan de rechtsonzekerheid. In hoofdstuk 3 van deze scriptie zal blijken of
de uitsluiting inderdaad rechtszekerheid gebracht heeft en in hoofdstuk 5 zal blijken of deze
situatie inderdaad overeenstemt met de Amerikaanse. Nadat Frankrijk de uitsluiting had
ingevoerd, werd deze ook opgenomen in het op 5 oktober 1973 totstandgekomen EOV,
eveneens omwille van de rechtszekerheid.32 Dit was de periode dat de industriële revolutie
haar hoogtepunt bereikte.33 Daarna hebben diverse landen, waaronder Nederland, hun
octrooiwetgeving aangepast aan het EOV, zodat ook hier de uitsluiting gecodificeerd werd.34
2.4
Materiële vereisten voor octrooiering
2.4.1 Nieuwheid
Art. 2 lid 1 ROW 1995 bepaalt dat voor octrooiering vereist is dat een uitvinding voldoet aan
de eis van nieuwheid. Art. 4 lid 1 bepaalt vervolgens dat een uitvinding als nieuw wordt
beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. De stand van de
techniek wordt gevormd door alle uitvindingen die op enigerlei wijze openbaar toegankelijk
zijn. De openbaarmaking kan geschieden middels schriftelijke of mondelinge beschrijving,
toepassing of andere wijze. De inhoud van eerder ingediende octrooiaanvragen die op of na de
dag van indiening van de latere octrooiaanvrage in het octrooiregister zijn ingeschreven,
behoren tot de stand van de techniek. De stand van de techniek is noch naar plaats, noch naar
tijd, noch naar wijze van openbaarmaking begrensd. Wel is openbaarheid vereist, inhoudende
dat een deskundige op het betreffende terrein er kennis van moet hebben kunnen nemen. Een
openbaarmaking is slechts nieuwheidsschadelijk, indien de volledige uitvinding uit deze
openbaarmaking blijkt.35 Indien de uitvinding gedaan kan worden door meerdere
openbaarmakingen te combineren, dan heeft dit geen gevolgen voor de nieuwheid maar
eventueel wel voor de uitvinderswerkzaamheid.36
31
Vandenberghe 1984, p. 136-138
Hanneman 1985, p. 242
33
Van Looijengoed 2001, p. 611
34
Vandenberghe 1984, p. 139-141; Meijboom 1990, p. 49
35
Rb. ‘s-Gravenhage 24 juni 1987, BIE 1995, 287
36
Wichers Hoeth 2000, p. 17
32
17
2.4.2 Uitvinderswerkzaamheid
De tweede eis die art. 2 lid 1 aan een uitvinding stelt is uitvinderswerkzaamheid. Art. 6
bepaalt dat een uitvinding als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid wordt beschouwd,
indien deze voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de
stand van de techniek. Er moet dus sprake zijn van een verrassende stap, die een verandering
in het bestaande teweegbrengt. In het bestaande doet zich een praktische onvolkomenheid
voor, waarvan de opheffing een probleem is. De oplossing van dat probleem kan een
uitvinding zijn, indien die oplossing niet voor de hand ligt. Het mag tevens gaan om een
alternatieve oplossing voor een bestaand probleem.37 De verrassende stap hoeft niet geheel
nieuw te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook de toepassing van een bekende methode op een
nieuw terrein betreffen of een combinatie van op zichzelf bekende maatregelen.38 De
conclusie dat een oplossing niet voor de hand heeft gelegen wordt vaak getrokken op basis
van het feit dat men op het betreffende gebied nog niet eerder tot die oplossing was
gekomen.39 Bij de beoordeling van de uitvinderswerkzaamheid wordt altijd de gemiddelde
deskundige, een fictieve persoon, als uitgangspunt genomen. Zijn mening, kunnen en
mogelijkheden bepalen of een uitvinding inventief geacht kan worden, bekeken op het
moment van de octrooiaanvrage.40 De vraag met betrekking tot uitvinderswerkzaamheid is
echter behoorlijk afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zodat precieze criteria
moeilijk te geven zijn. De uitgebreide casuïstiek in uitspraken van het EOB, de Octrooiraad
en de nationale rechters kan in bepaalde gevallen meer duidelijkheid bieden.
2.4.3 Toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid
De derde eis die art. 2 lid 1 stelt is toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid. Blijkens
art. 7 lid 1 gaat het hierbij om ieder gebied van de nijverheid, inclusief de landbouw. Het
begrip dient ruim te worden uitgelegd. Het bakent de beschermbare uitvindingen af van de
niet-beschermbare zuivere esthetische en onmogelijke uitvindingen. Theorieën, abstracte
denkbeelden, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid komen derhalve
Hof ‘s-Gravenhage 4 juli 1996, BIE 1997, 440 (Lucas/Litech); Hof ‘s-Gravenhage 6 februari 1997, BIE 1998,
147 (Clysan/Dreizler II)
38
Van Empel en Geerts 1995, p. 35
39
Pres. Rb. ‘s-Gravenhage 16 september 1988, IER 1989, 18 (Epileerapparaat)
40
Wichers Hoeth 2000, p. 16
37
18
in beginsel niet voor octrooibescherming in aanmerking.41 Indien er sprake is van een
voortbrengsel dan is niet van belang voor welk doel deze vervaardigd is, zo lang het maar
vervaardigd kan worden. Het is niet nodig dat toepassing van de uitvinding tot een beter
resultaat leidt.42 Het vereiste dat een uitvinding technisch karakter dient te bezitten, vloeit niet
voort uit het vereiste dat een uitvinding toepasbaar dient te zijn op een gebied van de
nijverheid. Het Engelse begrip ‘industry’ uit de authentieke tekst van het EOV heeft een veel
bredere betekenis dan het Nederlandse begrip ‘nijverheid’. Zo spreken de Engelsen
bijvoorbeeld ook van ‘Government Industry’.43
2.5
Het TRIPs-Verdrag
Nederland is partij bij diverse internationale verdragen inzake het intellectuele
eigendomsrecht, waaronder het TRIPs-Verdrag (Overeenkomst inzake de handelsaspecten
van de intellectuele eigendom). Dit verdrag is één van de bijlagen bij het Verdrag tot
oprichting van de Wereld Handelsorganisatie (WTO-Verdrag) en verplicht de aangesloten
landen een adequate bescherming van intellectuele eigendomsrechten te realiseren
overeenkomstig de in dit verdrag neergelegde minimumstandaarden. Het verdrag is dus
gericht tot de verdragsstaten.44 Het is de verdragsstaten toegestaan uitgebreidere bescherming
toe te kennen dan vereist volgens dit verdrag (art. 1 lid 1 TRIPs-Verdrag). Art. 27 lid 1
bepaalt dat octrooi verleend kan worden voor uitvindingen op alle gebieden van de
technologie. Lid 2 van datzelfde artikel bepaalt dat de verdragsstaten uitvindingen van
octrooieerbaarheid uit kunnen sluiten, indien dat noodzakelijk is ter bescherming van de
openbare orde en goede zeden. Lid 3 bevat een uitputtende lijst met van octrooieerbaarheid
uitgesloten categorieën, te weten diagnostische, therapeutische en chirurgische methoden voor
behandeling van mensen of dieren en voortbrenging van planten en dieren, niet zijnde microorganismen.45 Computerprogramma’s worden in datzelfde artikel niet genoemd.
41
Van Engelen 1994, p. 61
OR 10 februari 1940, BIE 1941, 136; OR 12 juni 1950, BIE 1955, 144; Verkade 1986, p. 25
43
Bakels 2002, p. 348
44
Wichers Hoeth 2000, p. 6
45
Hendriks 2003, p. 149
42
19
2.6
Octrooiverleningssystemen
2.6.1 Nationale octrooiverlening overeenkomstig de ROW 1995
Een Nederlands octrooi wordt verkregen door een octrooiaanvrage te doen bij het Bureau
voor de Industriële Eigendom. De octrooiaanvrage dient als grondslag voor het te verlenen
octrooi en dient behalve gegevens omtrent de octrooiaanvrager een korte aanduiding te
bevatten van de aard van het voortbrengsel of de werkwijze waarop de uitvinding betrekking
heeft, alsmede een duidelijke beschrijving van de uitvinding. Daarnaast dient in de
octrooiconclusies aangegeven te worden wat nieuw is en waarvoor uitsluitende rechten
worden gevraagd (art. 24 ROW 1995).
De verleningsprocedure valt uiteen in drie fasen: inschrijving, nieuwheidsonderzoek en
verlening. De aanvrager kan dus een verzoek om een nieuwheidsonderzoek indienen (art. 31
ROW 1995). Zo’n onderzoek is niet verplicht, maar heeft wel gevolgen voor de duur van het
uitsluitende recht. Zonder onderzoek verstrijkt het recht na zes jaar, met onderzoek na twintig
jaar (artt. 33 lid 5 en 36 lid 5 ROW 1995). Het zesjarige octrooi, ook wel registratieoctrooi
genoemd, levert in een procedure een zwakkere rechtspositie op dan een twintigjarig octrooi,
aangezien de laatste reeds aan een inhoudelijke toetsing is onderworpen. Overigens dient de
houder van een octrooi bij een rechtsvordering altijd het resultaat van een onderzoek naar de
stand van de techniek te overleggen op straffe van niet-ontvankelijkheid (art. 70 lid 2 ROW
1995).
Momenteel is tevens de ROW 1910 van kracht, welke van toepassing is op octrooiaanvragen
van voor 1 april 1995 en de daaruit voortvloeiende octrooien. In deze wet was voorzien in een
nieuwheidsonderzoek door de toenmalige Octrooiraad, zodat de door de Octrooiraad
toegekende octrooien een relatief sterke rechtspositie opleverden.
2.6.2 Europese octrooiverlening overeenkomstig het EOV
De Europese verleningsprocedure valt uiteen in vier fasen: indiening tot publicatie,
nieuwheidsonderzoek, inhoudelijke toetsing en verlening en oppositie. De procedure wordt
ingeleid met één octrooiaanvrage bij het Europees Octrooibureau (EOB), waarbij aangegeven
wordt voor welke landen men bescherming vraagt. Dit is meteen het grootste voordeel van de
20
Europese procedure: door middel van één aanvrage en één verleningsprocedure wordt een
bundel nationale octrooien verkregen. De rechtsgevolgen van een Europees octrooi worden
niet door het EOV bepaald, maar door de nationale rechtsstelsels. Een door het EOB verleend
octrooi krijgt in de landen waarvoor het is aangevraagd dezelfde rechtsgevolgen als een
nationaal octrooi (art. 2 lid 2 EOV). Het nieuwheidsonderzoek wordt ambtshalve verricht
door het EOB, zodat een door het EOB verleend octrooi een relatief sterke rechtspositie
oplevert. Vervolgens onderzoekt het EOB op verzoek of de uitvinding in de octrooiaanvrage
voldoet aan de eisen van het EOV (art. 94 EOV) en wijst daarna de aanvrage af of verleent
een octrooi (art. 97 lid 1 EOV). Na verlening kunnen derden nog bezwaar maken in de
oppositieprocedure (art. 99 e.v. EOV). Het EOV is overigens geen verdrag van de Europese
Unie, ook al zijn alle lidstaten aangesloten bij het EOV (alsmede een aantal andere landen).46
De Europese Unie heeft nog wel een eigen octrooiverdrag, te weten het
Gemeenschapsoctrooiverdrag.47 Overeenkomstig dit verdrag zou, in plaats van een bundel
nationale octrooien, één octrooi worden verleend met dezelfde inhoud en rechtsgevolgen in
alle lidstaten. Dit verdrag staat al jaren in de steigers, maar is desondanks nog steeds niet in
werking getreden en zal in deze scriptie dan ook niet verder behandeld worden.48
2.7
Conclusie
Door een tijdelijk monopolie te verschaffen voor uitvindingen en hiervoor openbaarmaking te
vereisen, zouden octrooien aanmoedigen tot innovatie en technische vooruitgang stimuleren.
Economisch bewijs hiervoor bestaat niet, maar de consensus is dat nu het octrooirecht er
eenmaal is, het niet zinvol zou zijn om het af te schaffen. Een octrooi biedt een uitsluitend
recht tot toepassing van een werkwijze of gebruik van een voortbrengsel. De octrooihouder
kan anderen deze toepassing of dit gebruik verbieden of onder voorwaarden toestaan. Een
octrooi wordt verleend indien de betreffende uitvinding voldoet aan de eisen van nieuwheid,
uitvinderswerkzaamheid en toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid. Verkrijging van
een octrooi geschiedt via de nationale of Europese procedure, waarbij de Europese procedure
een bundel nationale octrooien oplevert.
46
Howard 2002, p. 104
Verordening inzake het Gemeenschapsoctrooi (PbEG 2000, C 337/278)
48
Onderhandelingen met betrekking tot het GOV zijn overigens wel weer in volle gang. De lidstaten kunnen het
echter nog steeds niet eens worden, met name vanwege meningsverschillen met betrekking tot vertalingen en
aansprakelijkheid bij taalfouten. Zie ‘EU over octrooi weer niet akkoord’, NRC Handelsblad 12 maart 2004, p.
11
47
21
Het EOB is van oordeel dat een uitvinding technisch karakter dient te bezitten, maar of dit
ook geldt onder de ROW 1995 is onduidelijk. Computerprogramma’s zijn onder de ROW
1995 en het EOV uitgesloten van octrooieerbaarheid, maar niet expliciet onder het TRIPsVerdrag. Wat het begrip ‘technisch karakter’ precies inhoudt is onbekend en de herkomst van
dit vereiste is op z’n minst dubieus. Of de gronden voor het uitsluiten van
computerprogramma’s als zodanig nog steeds van toepassing zijn, zal in de volgende
hoofdstukken aan de orde komen. In die hoofdstukken zal tevens blijken wat de gevolgen
voor de rechtszekerheid zijn van het vereiste van een ‘technisch karakter’ en de uitsluiting van
computerprogramma’s.
22
HOOFDSTUK 3
OCTROOIEERBAARHEID VAN SOFTWARE NAAR HUIDIG
NEDERLANDS RECHT
3.1
Inleiding
In dit hoofdstuk zal uiteengezet worden onder welke voorwaarden software octrooieerbaar is
naar Nederlands recht, waarbij tevens aan de orde zal komen of deze voorwaarden de
octrooiaanvrager voldoende rechtszekerheid bieden. Allereerst zal ik de beslissingspraktijk
van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad met betrekking tot de octrooieerbaarheid van
software onder de ROW 1910 behandelen (paragraaf 3.2). Vervolgens zal ik uiteenzetten hoe
het EOB omgaat met octrooieerbaarheid van software (paragraaf 3.3). Daarna zal ik de
vermoedelijke situatie met betrekking tot octrooieerbaarheid van software onder de ROW
1995 beschrijven (paragraaf 3.4). Tevens zal ik behandelen wat het TRIPs-Verdrag over dit
onderwerp vermeldt (paragraaf 3.5). Dit hoofdstuk zal afgesloten worden met een conclusie
(paragraaf 3.6).
3.2
Octrooieerbaarheid van software onder de ROW 1910
3.2.1 Beslissingen van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad
Op octrooiaanvragen die in Nederland zijn ingediend voor 1 april 1995 is de ROW 1910 van
toepassing. De ROW 1910 bevat geen specifieke bepaling over octrooieerbaarheid van
software en kent niet het vereiste van een technisch karakter.49 Een antwoord op de vraag of
software octrooieerbaar was onder deze wet, dient gezocht te worden in de jurisprudentie.
Aan de Nederlandse rechter is onder de ROW 1910 echter nooit een zaak voorgelegd, waarin
de rechter aangegeven heeft onder welke voorwaarden software octrooieerbaar zou zijn.50 De
Octrooiraad en de Afdeling van Beroep hebben echter wel een aantal belangrijke uitspraken
hierover gedaan.
In de Telefooncentrale-zaak uit 1970 deed de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad voor
het eerst uitspraak over het octrooieren van software.51 In deze zaak wees de Afdeling van
Beroep octrooiering van software af, hoofdzakelijk door de programmatuur als informatie aan
49
Hutter 1997, p. 316
Verkade, Visser en Bruining 2000, p. 14
51
Octrooiraad, Afdeling van Beroep 16 december 1970, BIE 1971, p. 54-60 (Telefooncentrale)
50
23
te merken. De Afdeling van Beroep oordeelde dat wel octrooi kon worden verleend voor
producten die zich stoffelijk onderscheiden van bekende producten, maar niet voor producten
die zich slechts door informatie-inhoud onderscheiden, zoals boeken en grammafoonplaten.
Op basis hiervan kwam de Afdeling van Beroep tot de conclusie dat een computer die zich
slechts onderscheidt door het erin opgenomen programma en zich derhalve alleen door
informatie-inhoud onderscheidt van een andere computer, niet als een nieuw voortbrengsel in
de zin van de ROW 1910 was aan te merken.
De Octrooiraad ging echter om in de Schakelnetwerk-uitspraak uit 1985.52 In deze uitspraak
maakte de Afdeling van Beroep onderscheid tussen computerprogramma’s als zodanig,
inhoudende alleen vastgelegd op dragers en niet rechtstreeks adresseerbaar door een
computer, en programma’s ingevoerd in het werkgeheugen van de computer en wel
gekenmerkt door rechtstreekse adresseerbaarheid, inhoudende aansturing zonder menselijke
tussenkomst. Eerstgenoemde programma’s worden slechts gekenmerkt door informatieinhoud en zijn derhalve niet octrooieerbaar. Voor laatstgenoemde programma’s gaat dit echter
niet op. Door het inbrengen van een programma in het werkgeheugen van een computer wordt
de logische structuur van die computer bepaald in overeenstemming met de programmainstructies en daarmee wordt een nieuwe inrichting verkregen, mits het programma als nieuw
is aan te merken. Die nieuwe inrichting is naar het oordeel van de Afdeling van Beroep
octrooieerbaar. Dit oordeel komt naar de mening van de Afdeling van Beroep tegemoet aan de
door belanghebbenden gevoelde onbillijkheid dat een hardware-uitvoering van een bepaald
programma wel en de software-uitvoering niet octrooieerbaar is. Tevens sluit deze uitspraak
aan bij de in 1985 door het EOB vastgestelde Richtlijnen voor het onderzoek van
octrooiaanvragen op het gebied van computerprogramma’s. Deze Richtlijnen bepalen dat
computerprogramma’s als zodanig niet octrooieerbaar moeten worden geacht, maar dat een
computer alleen gekenmerkt door een daarin ingebracht nieuw programma octrooieerbaar kan
zijn, indien het programma de computer in technisch opzicht anders doet werken.
In de Streepjescode-uitspraak uit 1987 oordeelde de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad
dat computerprogramma’s ook als werkwijze geoctrooieerd konden worden.53 In deze
uitspraak werd namelijk een werkwijze voor het ontcijferen van een streepjespatroon
octrooieerbaar geacht. Met een ontcijferinrichting, die een microprocessor en een geheugen
52
53
Octrooiraad, Afdeling van Beroep 12 september 1985, BIE 1985, p. 435 (Schakelnetwerk)
Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 11 mei 1987, BIE 1987, p. 174 (Streepjescode)
24
bevatte, kon men langs de streepjescode gaan. De vorm van de streepjes werd vervolgens
gemeten en opgeslagen. De microprocessor bewerkte vervolgens de in het geheugen
opgeslagen informatie.54 De Afdeling van Beroep was van oordeel dat het toevoeren van
informatie, vastgelegd in een eerste drager, aan een informatieverwerkende inrichting en
vervolgens het afleveren door de inrichting van bewerkte informatie, vastgelegd in een tweede
drager, een verandering in de natuur inhoudt en derhalve octrooieerbaar is. Bij het criterium
verandering in de natuur sluit de Afdeling van Beroep aan bij het Rooilijnen-arrest.55 De
Afdeling van Beroep maakt in deze beslissing een onderscheid tussen informatie als zodanig
en gematerialiseerde informatie. Onder gematerialiseerde informatie verstaat de Afdeling van
Beroep informatie welke is vastgelegd op een materiële drager. Alleen gematerialiseerde
informatie zou tot het domein van de natuur behoren en komt derhalve in aanmerking voor
octrooiering.56 Deze uitspraak sluit naar de mening van de Afdeling van Beroep gedeeltelijk
aan bij de praktijk van het EOB, die werkwijzeoctrooien op informatieverwerking met behulp
van een computer toestaat mits er sprake is van een technisch proces. In de Richtlijnen van
het EOB wordt echter gesteld dat getoetst moet worden of de materie in zijn geheel bezien
van technische aard is, welk vereiste de Nederlandse praktijk niet kent. Op dit punt wijkt deze
uitspraak dan ook af van die Richtlijnen.
3.2.1 Conclusie
Na een aanvankelijk aarzelende houding is software sinds 1985 in Nederland onder
voorwaarden octrooieerbaar. Het computerprogramma dient ingevoerd te zijn in het
werkgeheugen van de computer en rechtstreeks adresseerbaar te zijn. Hierdoor wordt de
logische structuur van die computer bepaald in overeenstemming met de programmainstructies en daarmee wordt een nieuwe inrichting verkregen. Software kan tevens als
werkwijze geoctrooieerd worden. Er moet dan wel sprake zijn van een verandering in de
natuur, zodat alleen gematerialiseerde informatie voor octrooiering in aanmerking komt.
Programma’s die slechts gekenmerkt worden door informatie-inhoud zijn niet octrooieerbaar.
Onder de ROW 1910 was het derhalve vrij gemakkelijk om octrooi te krijgen op software,
mede omdat een technisch karakter niet vereist werd en computerprogramma’s in de wettekst
54
Verkade, Visser en Bruining 2000, p. 15
HR 20 januari 1950, BIE 1950, p. 36-39 (Rooilijnen)
56
Verkade, Visser en Bruining 2000, p. 16
55
25
niet expliciet uitgesloten werden van octrooieerbaarheid. De beslissingspraktijk van de
Afdeling van Beroep van de Octrooiraad is bijzonder duidelijk te noemen.
3.3
Octrooieerbaarheid van software onder het EOV
3.3.1 Beslissingen van het EOB en de Kamer van Beroep
Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is vermeld, kan bij het EOB een aanvrage ingediend
worden voor een Europees octrooi, waarbij dit octrooi na verlening uiteenvalt in een bundel
nationale octrooien. Via deze weg kan dus ook een Nederlands octrooi verkregen worden. De
algemene criteria voor het verkrijgen van een octrooi zijn reeds in het voorgaande hoofdstuk
behandeld. Kort zij nog even opgemerkt dat het EOB op grond van de Regulations and Rules
meermalen geoordeeld heeft, dat een octrooieerbare uitvinding een oplossing moet bieden
voor een technisch probleem of anderszins voldoende technisch karakter moet bezitten.57 In
deze paragraaf zullen een aantal uitspraken behandeld worden, waaruit blijkt onder welke
voorwaarden het EOB software octrooieerbaar acht.
In de Vicom-uitspraak uit 1987 ging het om een octrooiaanvrage voor een werkwijze voor de
digitale verwerking van afbeeldingen met tweedimensionale gegevensmatrices. 58 De
Examining Division had de aanvrage afgewezen, omdat de ingediende claims alleen waren
gericht op de mathematische bewerking van tweedimensionale gegevensmatrices in het
algemeen. Octrooiering daarvan zou strijdig zijn met art. 52 lid 2 EOV, dat octrooiering van
zuiver wiskundige methoden niet toelaat. Na inperking van de reikwijdte van de claims in de
beroepsprocedure oordeelde de Kamer van Beroep dat deze methode van beeldverwerking
een technisch proces is, aangezien dit proces leidde tot een fysieke verandering in een
materieel object, en derhalve octrooieerbaar is. Hieraan deed niet af dat de nader
gepreciseerde mathematische stappen, die met een computer werden uitgerekend, het proces
van beeldverwerking exact omschreven.59 Eveneens bepaalde de Kamer van Beroep dat ook
computers die zijn geladen met een computerprogramma waarmee een technisch proces wordt
beschreven, meer inhouden dan een computerprogramma als zodanig en dus in principe
octrooieerbaar zijn in de vorm van inrichtingconclusies. In een uitspraak uit 1986 is echter
57
Verkade, Visser en Bruining 2000, p. 17
T208/84, Official Journal 1987, p. 14 (Vicom)
59
Hutter 1997, p. 315
58
26
een uitzondering gemaakt op deze regel: als het eigenlijk opgeloste probleem te maken heeft
met één van de uitsluitingen van art. 52 lid 2 EOV, dan is deze oplossing niet
octrooieerbaar.60 Als bijvoorbeeld het eigenlijke probleem de oplossing van een mathematisch
probleem is, dan zal geen octrooi worden verleend voor een computer die ingericht is voor het
oplossen van dit probleem.61
In de zaak Koch en Sterzel uit 1986 bepaalde de Kamer van Beroep dat octrooi verleend kon
worden op een röntgenapparaat, dat was voorzien van een met een computerprogramma
geladen computer.62 Het computerprogramma bestuurde het apparaat zodanig dat de
bestraling optimaal was en dat er tegelijkertijd voldoende bescherming was tegen
overbelasting van het apparaat. De Kamer van Beroep oordeelde dat deze uitvinding technisch
was en aldus voor octrooiering in aanmerking kwam. Blijkens een uitspraak uit 1985 acht het
EOB eveneens een technisch probleem aanwezig, indien bij een uitvinding de interne status
van een computer een rol speelt, bijvoorbeeld het vaststellen van een foutconditie.63
In een interne notitie van het EOB uit 1994 wordt uitgelegd hoe het EOB bij het beoordelen
van software-gerelateerde uitvindingen te werk moet gaan.64 Eerst moet het verschil tussen de
geclaimde uitvinding en de meest nabijkomende stand van de techniek worden vastgesteld.
Daaruit dient het objectieve probleem te worden afgeleid. Daarna dient de geclaimde
oplossing geanalyseerd te worden en beoordeeld te worden welke vaardigheden daarvoor
nodig zijn. Alleen als deze vaardigheden uitsluitend in een niet-technisch gebied liggen, dient
de octrooiaanvrage op grond van art. 52 lid 2 EOV te worden afgewezen. De notitie
kwalificeert, niet uitputtend, de volgende gebieden als technisch: beeldverwerking,
computersimulatie van technische structuren of processen of van neurale netwerken,
computerinterfaces voor de relatie mens-machine, training van neurale netwerken en
verbeteringen met betrekking tot de organisatie van gegevens, zodat gegevensverwerking
efficiënter kan geschieden.
60
T 38/86, Official Journal 1990, p. 384
Hutter 1997, p. 315
62
T 26/86, Official Journal 1988, p. 19 (Koch en Sterzel)
63
T 115/85, Official Journal 1990, p. 30
64
Holzwarth 1994
61
27
In de Sohei-beslissing uit 1995 breidde de Kamer van Beroep van het EOB de
octrooieringsmogelijkheden van software uit.65 In deze zaak werd een computersysteem
geclaimd voor diverse soorten management, waaronder tenminste financieel management en
inventaris-management. Tevens werd een werkwijze voor het besturen van een dergelijke
computer geclaimd. De Kamer van Beroep oordeelde dat bij de implementatie van de
oplossing van het probleem technische overwegingen nodig waren geweest. Dat het
oorspronkelijke probleem, namelijk het voeren van een zo goed mogelijk management, geen
technisch probleem was, deed hier niet aan af. Tevens was het feit dat de claims sommige
niet-technische maatregelen bevatten niet problematisch. Blijkens deze uitspraak is een
uitvinding voldoende technisch, indien een niet-technisch probleem vertaald wordt naar een
voor een computer oplosbaar probleem.66 Een uitvinding bezit dus voldoende technisch
karakter indien of het probleem technisch van aard is, of de oplossing van een niet-technisch
probleem technisch van aard is.67 Uit deze beslissing lijkt de conclusie getrokken te kunnen
worden dat ook methoden voor bedrijfsvoering voor octrooiering in aanmerking komen, mits
deze maar voldoende technisch karakter bezitten.68 Na de Sohei-beslissing is vaker octrooi
verleend op programma’s voor managementsystemen.69 Tevens bestaat er nu naar alle
waarschijnlijkheid meer ruimte voor het octrooieren van tekstverwerkings- en
vertaalprogramma’s, mits het probleem of de oplossing voldoende technisch geformuleerd
worden.70
Zo werd als voldoende technisch beschouwd een methode die de rotatie van een interactief
grafisch getoond object met verhoogde nauwkeurigheid kon weergeven,71 een systeem dat de
help-faciliteit van computers gebruiksvriendelijker maakte door automatisch visuele indicaties
te geven over de condities van een apparaat op een systeem,72 een methode voor het
selecteren van de juiste patiëntbehandeling in noodgevallen73 en een systeem voor het bepalen
van de lengte van de rij voor een klant als er meerdere service points zijn.74 Als onvoldoende
technisch werd beschouwd een methode voor het weergeven van Arabische karakters in een
65
T 769/92, Official Journal 1995, p. 525 (Sohei)
Hutter 1997, p. 316
67
Verkade, Visser en Bruining 2000, p. 18
68
Bakels en Hugenholtz, p. 10
69
Bijvoorbeeld EP-B1-0.625.275 van EBS Dealing Resources Inc. en EP-B1-0.726.304 van Citibank
Aktiengesellschaft
70
Verkade, Visser en Bruining 2000, p. 19
71
T 59/93, Case Law of the Board of Appeal of the EPO 1998
72
T 887/92, Case Law of the Board of Appeal of the EPO 1998
73
T 77/92, Case Law of the Board of Appeal of the EPO 1998
74
T 1002/92, Official Journal 1995, p. 605
66
28
bepaalde gewenste vorm,75 een aantal taal- en tekstverwerkingsprogramma’s,76 een werkwijze
voor het automatisch maken, opslaan en terugzoeken van een uittreksel van een document77
en een spellingscomputerprogramma.78 Of dit soort uitvindingen per definitie uitgesloten is
van octrooieerbaarheid, valt echter niet met zekerheid te zeggen. Het is mogelijk dat de
octrooigemachtigden bij deze uitvindingen er niet in geslaagd zijn deze zo technisch mogelijk
te formuleren. Wellicht zouden enkele uitvindingen in geval van een betere formulering toch
voor octrooiering in aanmerking zijn gekomen.79 Octrooigemachtigden moeten dus hun
uiterste best doen om uitvindingen zo technisch mogelijk te formuleren om zodoende de kans
op toekenning van een octrooi te vergroten.80 Enerzijds is het natuurlijk de taak van
octrooigemachtigden om uitvindingen zodanig te omschrijven dat de kans op octrooiering zo
groot mogelijk is, anderzijds lijkt de vraag naar de octrooieerbaarheid van software hiermee te
zijn verworden tot een woordspel.
Twee beslissingen inzake octrooiaanvragen van IBM markeerden een verandering in beleid
van het EOB. 81 De ene aanvraag (T 1173/97) betrof software voor het uitvoeren van controles
op de uitvoering van software-applicaties en de andere (T 935/97) betrof het vaststellen van
de gedeeltelijke afdekking van informatie in een eerste venster door een tweede venster op
een computerscherm en het vervolgens verplaatsen van de door het tweede venster afgedekte
informatie naar een deel van het eerste venster, dat niet wordt afgedekt door het tweede. In
deze beslissingen legde het EOB uit dat ieder computerprogramma als zodanig een technisch
effect teweegbrengt, namelijk de elektrische stroompjes die door de computerchips vloeien.
Reeds de verandering van nullen en enen in computergeheugens die het programma
teweegbrengt als het wordt uitgevoerd, zijn te beschouwen als een fysieke verandering. 82
Aangezien computerprogramma’s als zodanig echter uitgezonderd zijn van
octrooieerbaarheid, neemt het EOB op grond hiervan aan dat een dergelijk technisch effect
blijkbaar niet voldoende is. Daarom bepaalde het EOB dat een ‘further technical effect’
noodzakelijk is, oftewel een technisch effect dat verdergaat dan de normale fysieke interactie
tussen een computerprogramma en de computer waarop het geladen is. Zulk effect wordt in
het algemeen al vrij snel aangenomen indien er een conventioneel apparaat in het spel is,
75
T 158/88, Official Journal 1991, p. 566
T 38/86, Official Journal 1990, p. 384
77
T 22/85, Official Journal 1990, p. 12
78
T 121/85, Case Law of the Board of Appeal of the EPO 1996, p. 26
79
Hutter 1997, p. 316
80
Bakels 2002, p. 349
81
T 935/97, Official Journal, 1999, 609 (IBM); T 1173/97, Official Journal, 1999, 609 (IBM)
82
Overdijk 1999, p. 202
76
29
bijvoorbeeld de computer zelf.83 Een ‘further technical effect’ kan gelegen zijn in een
onderliggend technisch probleem, in de oplossing ervan en kan zelfs aangenomen worden als
er technische overwegingen aan de oplossing ten grondslag liggen. Daarbij is niet eens nodig
dat het effect nieuw is, deze mag bekend zijn uit de stand van de techniek. Uit deze
beslissingen blijkt dat octrooi verleend kan worden op computerprogramma’s als
voortbrengsel. De Kamer heeft aangegeven dat het mogelijk is octrooi te verkrijgen op een
octrooiconclusie, waarin de uitvinding wordt omschreven als een computer-uitleesbare drager
waarop software is vastgelegd.84 Het praktische belang hiervan is daarin gelegen, dat
verhandeling van een dergelijk computerprogramma zonder toestemming directe
octrooiinbreuk oplevert en derhalve veel gemakkelijker aan te pakken is.85
Met de IBM-zaken heeft het EOB de uitsluiting van computerprogramma’s als zodanig
vergaand weggeredeneerd. Een ‘further technical effect’ lijkt door ieder computerprogramma
te realiseren, zeker aangezien het effect bekend mag zijn uit de stand van de techniek.
Niettemin blijft het begrip ‘further technical effect’ enigszins onduidelijk, aangezien er nog
steeds geen definitie bestaat van het begrip ‘technisch’. Men kan zich daarom afvragen hoe
wenselijk het hanteren van dit criterium is. De redenen voor het invoeren van deze eis zijn in
ieder geval bijzonder merkwaardig. De uitsluiting van octrooieerbaarheid van
computerprogramma’s stamt uit 1968, toen Frankrijk besloot deze categorie uit te sluiten
omdat deze technisch karakter zou ontberen. De bepaling werd vervolgens overgenomen in
het EOV. In de IBM-zaken bepaalt het EOB juist dat computerprogramma’s wel technisch
karakter bezitten. Het uitgangspunt van Frankrijk om computerprogramma’s uit te sluiten was
dus onjuist. Maar omdat de wet nu eenmaal vermeldt dat computerprogramma’s uitgesloten
zijn van octrooieerbaarheid, wordt een ‘further technical effect’ vereist. De op een onjuiste
grond ingevoerde uitsluiting blijft dus een obstakel (ook al is deze hindernis vrij gemakkelijk
te nemen) en is dus de oorzaak van het invoeren van een merkwaardig criterium als ‘further
technical effect’. Wellicht had het EOB beter kunnen bepalen dat nu computerprogramma’s
beschouwd worden als zijnde technisch, de grond voor het invoeren van de uitsluiting van
computerprogramma’s als zodanig is komen te vervallen en de uitzondering derhalve niet
meer van toepassing is. Het criterium ‘further technical effect’ zou ons dan bespaard zijn
gebleven, terwijl software-uitvindingen als octrooieerbaar beschouwd zouden worden en
83
Bakels 2003c, p. 214
Overdijk 1999, p. 202
85
Bakels en Hugenholtz 2002, p. 11
84
30
verder alleen zouden hoeven te voldoen aan de overige vereisten voor octrooieerbaarheid.
Overigens is naar mijn mening wel toe te juichen dat de Kamer de uitsluiting van
computerprogramma’s vergaand weggeredeneerd heeft. Waarschijnlijk heeft de Kamer het
niet als haar taak beschouwd om de uitsluiting geheel af te schaffen.
Ook in 2000 stond de Kamer van Beroep toe dat octrooi werd verleend voor software op een
drager.86 In deze beslissing onderscheidde de Kamer twee typen data die op een drager zijn
geregistreerd: functionele data en data die betrekking hebben op informatie-inhoud.
Laatstgenoemde data zijn op grond van art. 52 leden 2 en 3 EOV uitgesloten van octrooiering.
Functionele data, bijvoorbeeld een TV-signaal gedefinieerd in termen die inherent de
technische eigenschappen van het betreffende TV-systeem bevatten, zijn niet te beschouwen
als enkel presentatie van gegevens. De Kamer staat octrooiering van deze functionele
gegevens op een drager toe.
Een volgende wijziging van koers van het EOB manifesteerde zich in de Pension Benefits
System-beslissing.87 De uitvinding betrof een pensioenspaarsysteem voor werknemers,
waarbij tussentijdse opbrengsten werden uitgekeerd aan deze werknemers, gekoppeld aan een
levensverzekeringssysteem. De Kamer van Beroep maakte in haar beslissing nog eens
duidelijk dat een uitvinding technisch karakter dient te bezitten, hoewel zij toegaf dat de
betekenis van dat begrip niet bijzonder duidelijk is. De Kamer van Beroep concludeerde dat er
geen sprake was van een octrooieerbare uitvinding, omdat het hier een methode voor
bedrijfsvoering als zodanig betrof. De werkwijzeclaim bevatte namelijk niets anders dan een
aantal stappen, dat vereist is voor het verwerken en produceren van informatie van een puur
administratief actuarieel en/of financieel karakter. Het enkele feit dat een methode voor
bedrijfsvoering gebruik maakt van technische middelen voor een niet-technisch doel en/of
voor het verwerken van niet-technische informatie, maakt een dergelijke methode nog niet
technisch. De Kamer was van mening dat de uitvinding als geprogrammeerd
computersysteem wel als voortbrengsel octrooieerbaar was, ook al voerde deze een
economische activiteit uit. Uiteindelijk werd echter geen octrooi verleend vanwege het
ontbreken van voldoende uitvinderswerkzaamheid. De bijdrage van de uitvinding was
namelijk niet technisch van aard, maar economisch en kon volgens de Kamer om die reden
86
T 1194/97, <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t971194ex1.pdf>
T 931/95, TKB 8 september 2000, Computerrecht 2001, p. 321-327, m.nt. L.D. Bruining (Pension Benefits
System)
87
31
geen bijdrage leveren aan het nemen van de hindernis van uitvinderswerkzaamheid.
Overeenkomstig deze beslissing dient de bijdrage derhalve op een technisch vlak te liggen,
bijvoorbeeld een computerprogramma die een ‘further technical effect’ teweegbrengt.
Het vereiste van een technische bijdrage vormt een breuk met het verleden, omdat voorheen
slechts technisch karakter vereist was. De technische bijdrage is echter een vereiste dat
getoetst dient te worden in het kader van de uitvinderswerkzaamheid en niet in het kader van
de vraag of er sprake is van een uitvinding, welke voor octrooiering in aanmerking komt.88 In
principe valt het leerstuk derhalve buiten het bereik van deze scriptie, maar vanwege het
nauwe verband dat dit vereiste heeft met het voor octrooieerbaarheid vereiste technisch
karakter zal ik dit toch verder behandelen. Het vereiste van een technische bijdrage kan niet
uit het EOV afgeleid worden. Voor uitvinderswerkzaamheid is weliswaar vereist dat er een
inventieve bijdrage geleverd wordt tot de stand van de techniek (art. 56 EOV), maar dit
‘techniek’-begrip is niet hetzelfde als het begrip ‘technisch karakter’ dat uit de Regulations
and Rules wordt afgeleid. Het hanteren van het begrip ‘techniek’ in art. 56 EOV is louter een
vertaalkeuze geweest. In het Engels spreekt men namelijk van een ‘contribution to the state of
the art’, waarbij het begrip ‘art’ een andere, ruimere betekenis heeft dan het uit de Regulations
and Rules afgeleide begrip ‘techniek’.
Het beoordelen van de vraag of er sprake is van een technische bijdrage is ingewikkeld,
omdat er geen definitie bestaat van het begrip ‘techniek’. In ieder geval is duidelijk dat een
uitvinding waarvan de inventiviteit zich louter bevindt op het niet-technische gedeelte, zoals
bijvoorbeeld een methode voor bedrijfsvoering, niet voor octrooiering in aanmerking komt.
Als de inventiviteit zich bevindt op het technische gedeelte, dan zal er wel sprake zijn van een
technische bijdrage. Wat er gebeurt als de inventiviteit bestaat uit een combinatie van
technische en niet-technische elementen, is onduidelijk. Het vereiste nodigt uit tot ontleding
van de uitvinding, wat een lastig proces is en bovendien op gespannen voet staat met het
beginsel dat uitvindingen als geheel bekeken dienen te worden. Wellicht had de Kamer van
Beroep in plaats van het introduceren van een technische bijdrage beter kunnen stellen dat de
inventiviteit zich niet louter op het niet-technische gedeelte van de uitvinding mag bevinden.
Dat had in ieder geval duidelijk gemaakt dat inventiviteit bestaande uit een combinatie van
technische en niet-technische elementen octrooieerbaar is. Tevens had een dergelijke uitleg
88
Bostyn 2001, p. 80
32
beter aangesloten bij de negatieve formulering van art. 52 leden 2 en 3 EOV. Het is immers
niet geheel duidelijk wat een technische uitvinding wel is, maar het is in bepaalde gevallen
wel duidelijk wat een uitvinding niet is. Het is dan ook veel gemakkelijker vast te stellen
wanneer er geen sprake is van een technische bijdrage, dan wanneer daar wel sprake van is.
3.3.2 Conclusie
Onder het EOV bestaan ruime mogelijkheden voor het octrooieren van software. De
uitsluiting van octrooieerbaarheid van computerprogramma’s als zodanig is vergaand
weggeredeneerd. Computerprogramma’s zijn zowel als voortbrengsel als als werkwijze
octrooieerbaar, waarbij tevens octrooi verleend kan worden op een computerprogramma op
een drager. Computerprogramma’s worden door het EOB als technisch beschouwd, maar
omdat het EOV computerprogramma’s als zodanig uitsluit van octrooiering, is voor het
verkrijgen van een octrooi een ‘further technical effect’ vereist. Een dergelijk effect wordt al
snel aangenomen indien er een conventioneel apparaat in het spel is en kan tevens gelegen
zijn in een onderliggend technisch probleem, in de oplossing ervan en zelfs als er technische
overwegingen aan de oplossing ten grondslag liggen. Het effect mag bekend zijn uit de stand
van de techniek. Vrijwel ieder computerprogramma zal deze hindernis kunnen nemen, zeker
indien de octrooigemachtigde goed zijn werk doet. Niettemin blijft ‘further technical effect’
een vreemd begrip, omdat er geen definitie bestaat van het begrip ‘technisch’. Tot slot heeft
het EOB bepaald dat een uitvinding een technische bijdrage dient te leveren aan de stand van
de techniek, een vereiste dat niets te maken heeft met de vraag of bepaalde materie
octrooieerbaar is maar met het vereiste van uitvinderswerkzaamheid. Dit vereiste maakt in
ieder geval duidelijk dat de uitvinderswerkzaamheid niet uitsluitend gelegen mag zijn op een
gebied dat als niet-technisch wordt beschouwd, zoals methoden voor bedrijfsvoering. Ook dit
criterium heeft het probleem dat onduidelijk is wat bedoeld wordt met het begrip ‘technisch’,
waardoor het criterium naar mijn mening beter negatief opgesteld had kunnen worden.
3.4
Octrooieerbaarheid van software onder de ROW 1995
3.4.1 De vermoedelijke situatie onder de ROW 1995
Op octrooiaanvragen van na 1 april 1995 is de ROW 1995 van toepassing. De criteria uit de
ROW 1995 voor het verkrijgen van een octrooi moeten op dezelfde wijze worden
33
geïnterpreteerd als de criteria uit het EOV. In de literatuur wordt de verwachting uitgesproken
dat de Nederlandse rechter in een nietigheidsprocedure de criteria van de Octrooiraad zeer
waarschijnlijk mee zal laten wegen, evenals die van het EOB. Welke criteria doorslaggevend
zullen zijn, moet worden afgewacht.89 De ROW 1995 kent net zoals de ROW 1910 en in
tegenstelling tot de praktijk van het EOB niet het vereiste van een technische
probleemstelling. Over de vraag of de wetgever dit criterium heeft willen overnemen bestaat
onduidelijkheid. De Memorie van Toelichting verklaart bij art. 2 ROW 1995:
“Bij de uitleg hiervan wordt door het EOB de eis gesteld dat de uitvinding
van technische aard is, dat wil zeggen een technische bewerking ten doel heeft
(bijvoorbeeld het besturen van een verbrandingsmotor), terwijl de
Octrooiraad een dergelijke beperking niet hanteert, zodat thans in Nederland
in beginsel ook een computer met een boekhoudprogramma of een
tekstverwerker octrooieerbaar is. In dit wetsvoorstel is gekozen voor
aansluiting bij de criteria van het EOV.”90
Over de uitleg van deze tekst bestaat enige onduidelijkheid, vanwege een formulering in
tegenwoordige tijd (“… thans … octrooieerbaar is”). Valt hieruit af te leiden dat de criteria
van de Octrooiraad nog steeds gelden of gelden de criteria van het EOV? Hutter is van
mening dat het eerste het geval is.91 Hij komt tot deze conclusie omdat naar zijn mening de
Octrooiraad duidelijkere criteria hanteert, terwijl de criteria van het EOB een grijze zone tot
gevolg heeft voor o.a. ontwikkelaars van vertaal- en boekhoudprogramma’s. Bovendien
sluiten de criteria naar zijn mening meer aan bij de criteria uit de Verenigde Staten, wat
tegemoet komt aan het belang van harmonisatie op wereldschaal. Zijn derde en laatste
argument is dat uit de Sohei-beslissing blijkt dat het EOB toegroeit naar de jurisprudentie van
de oude Octrooiraad. Geen van deze argumenten is naar mijn mening overtuigend. Hutter zet
duidelijk uiteen wat hij de meest wenselijke situatie acht, maar geeft geen duidelijke
interpretatie van wat de wetgever naar alle waarschijnlijkheid bedoeld heeft. Naar mijn
mening heeft de wetgever de eis dat een uitvinding van technische aard dient te zijn juist wel
willen stellen. De Memorie van Toelichting is uiteraard geschreven op een moment waarop
het wetsvoorstel nog niet was aangenomen en dus op het moment dat het oude systeem nog
89
Verkade, Visser en Bruining 2000, p. 24
Kamerstukken II 1991/92, 22 604, nr. 3, p. 19 (MvT)
91
Hutter 1997, p. 317
90
34
steeds van toepassing was, zodat een formulering in tegenwoordige tijd niet meer dan logisch
was. In de laatste zin van het citaat wordt duidelijk aangegeven dat aangesloten wordt bij de
criteria van het EOV, waaruit men kan afleiden dat de criteria van de Octrooiraad worden
verlaten. De Regulations and Rules van het EOB, waaruit de eis van een technisch karakter
wordt afgeleid, worden immers overeenkomstig art. 164 lid 1 EOV als onderdeel van het
EOV beschouwd. Het vereiste van een technisch karakter geldt naar mijn mening derhalve
ook onder de ROW 1995. De rechter dient naar mijn mening dus aansluiting te zoeken bij de
criteria van het EOV, maar of de rechter dat ook daadwerkelijk zal doen moet maar afgewacht
worden. Tot op heden is het dus nog onduidelijk welke criteria de rechter zal gaan hanteren.
3.4.2 Conclusie
De rechter dient de criteria uit de ROW 1995 uit te leggen overeenkomstig het EOV. In het
algemeen is de verwachting dat de Nederlandse rechter in een nietigheidsprocedure zowel de
criteria van de Octrooiraad als de criteria van het EOB mee zal laten wegen. Welke criteria
doorslaggevend zullen zijn is nog onduidelijk. Op grond van de Memorie van Toelichting bij
de ROW 1995 dienen naar mijn mening de criteria uit de tekst van het EOV en de praktijk
van het EOB voorrang te krijgen. Indien dat het geval is, zal ook onder de ROW 1995 de eis
gelden dat de uitvinding technisch van aard dient te zijn. Dit brengt vervolgens wel weer de
problemen met zich mee waar het EOB ook al mee te kampen heeft, met name met betrekking
tot definiëring van de begrippen ‘technisch’, ‘further technical effect’ en ‘technische
bijdrage’.
3.5
Octrooieerbaarheid van software overeenkomstig het TRIPs-Verdrag
Nederland is als partij bij het TRIPs-Verdrag verplicht haar wetgeving op te stellen
overeenkomstig het minimumniveau van intellectuele eigendomsbescherming van dat
verdrag. Art. 27 TRIPs-Verdrag bepaalt dat octrooi kan worden verleend op alle gebieden van
de technologie. De leden 2 en 3 van dat artikel bevatten een uitputtende lijst met gebieden, die
door de verdragsstaten als niet-octrooieerbaar aangemerkt kunnen worden.
Computerprogramma’s worden daarin niet genoemd. Aangezien het verdrag
octrooibescherming toekent aan alle gebieden van de technologie en computerprogramma’s
niet uitzondert in de uitputtende lijst van uitzonderingen, kan men wellicht concluderen dat
Nederland door computerprogramma’s wel uit te sluiten niet voldoet aan de
35
minimumstandaard en derhalve in strijd handelt met het TRIPs-Verdrag. In de zaak T
1193/9738 heeft de Technische Kamer van Beroep van het EOB art. 27 TRIPs-Verdrag zelfs
gebruikt als ondersteunend argument om de uitzondering van computerprogramma’s als
zodanig uit het EOV eng te interpreteren, ook al is het TRIPs-Verdrag niet rechtstreeks van
toepassing op het EOV.92
Er wordt echter beweerd dat de uitsluiting van computerprogramma’s zich ook onder het
TRIPs-Verdrag laat verantwoorden, omdat art. 27 van dat verdrag ruimte laat voor uitleg van
het begrip ‘technologie’.93 Het klopt inderdaad dat dit begrip in het TRIPs-Verdrag niet
gedefinieerd wordt. Ik ben echter benieuwd hoe men dan gaat beargumenteren dat
computerprogramma’s niet behoren tot een gebied van de technologie.
Computerprogramma’s mogen in de ROW 1995 en het EOV dan wel uitgesloten zijn van
octrooieerbaarheid, toch worden computerprogramma’s in het algemeen als technisch
beschouwd.94 Zoals in paragraaf 3.3.1 is gebleken beschouwt zelfs het EOB
computerprogramma’s als technisch, wat blijkt uit het vereiste van een ‘further technical
effect’.95 Wanneer men computerprogramma’s niet beschouwt als gebied van de technologie
overeenkomstig art. 27 TRIPs-Verdrag, dan levert dat in mijn ogen een uitholling op van de
limitatieve lijst van uitzonderingen in datzelfde artikel. Door gebruik te maken van deze
redenering kan men ieder gebied wel van octrooibescherming uitsluiten en op die manier zou
het TRIPs-Verdrag geen enkel minimumniveau van octrooibescherming bieden. Dat lijkt mij
zeer in strijd met de doelstelling van dat verdrag. Als men lidstaten de mogelijkheid had
willen bieden computerprogramma’s uit te sluiten van octrooieerbaarheid, dan had men dat
expliciet in de limitatieve lijst met uitzonderingen op moeten nemen. Het spreekt immers
zeker niet voor zich dat computerprogramma’s niet tot een gebied van de technologie zouden
behoren. Tevens wordt beweerd dat het weinig aannemelijk zou zijn dat de onderhandelaars
bij het TRIPs-Verdrag zo ver hebben willen gaan dat zij de keuzen van de verdragsluitende
staten van het EOV opzij hebben willen zetten.96 In de eerste plaats zij opgemerkt dat het
moeilijk oordelen is wat de onderhandelaars in gedachten moeten hebben gehad tijdens de
onderhandelingen, in de tweede plaats vraag ik mij af waarom de onderhandelaars bij de
onderhandelingen dan niet even het EOV erbij genomen hebben om de uitzonderingen uit art.
92
Verkade, Visser en Bruining 2000, p. 25
Vgl. Verkade, Visser en Bruining 2000, p. 25; Bakels en Hugenholtz 2002, p. 15
94
Vgl. Ferro 2002, p. 369
95
T 935/97, Official Journal, 1999, 609 (IBM); T 1173/97, Official Journal, 1999, 609 (IBM)
96
Vgl. Verkade, Visser en Bruining 2000, p. 25
93
36
52 lid 2 te incorporeren in het TRIPs-Verdrag, indien zij dat zouden hebben gewild. Dat
laatste lijkt mij niet zo problematisch, omdat de uitzonderingen in het TRIPs-Verdrag
optioneel zijn. De keuze van het wel of niet van octrooieerbaarheid uitsluiten van
computerprogramma’s zou dan bij de verschillende verdragsstaten gebleven zijn. De huidige
verdragstekst laat in mijn ogen weinig ruimte voor die keuze, zodat de uitsluiting van
computerprogramma’s naar mijn mening in strijd is met dit verdrag.
De vraag rijst vervolgens of art. 27 TRIPs-Verdrag door een natuurlijk persoon of
rechtspersoon ingeroepen kan worden tijdens een gerechtelijke procedure. Uit de tekst en
totstandkomingsgeschiedenis van het TRIPs-Verdrag valt geen expliciete bepaling of
verwijzing af te leiden met betrekking tot mogelijke directe werking.97 Het Europese Hof van
Justitie heeft bepaald dat het TRIPs-Verdrag geen directe werking heeft op die gebieden van
het intellectuele eigendomsrecht, die geharmoniseerd zijn door het gemeenschapsrecht. De
nationale rechter blijft wel vrij directe werking toe te kennen aan verdragsbepalingen die
betrekking hebben op gebieden die nog niet geharmoniseerd zijn, zoals het octrooirecht.98 In
Nederland wordt de directe werking van verdragen geregeld door art. 93 Grondwet, dat
bepaalt dat verdragsbepalingen verbindende kracht hebben indien zij naar inhoud eenieder
kunnen verbinden. Hiervoor moeten de bepalingen onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk
en nauwkeurig zijn.99 Naar alle waarschijnlijkheid voldoet art. 27 TRIPs-Verdrag niet aan die
criteria, omdat de begrippen ‘uitvinding’ en ‘technologie’ voor meerdere uitleg vatbaar
zijn.100 Wat rest is de mogelijkheid voor de rechter om bepalingen uit de ROW 1995 en het
EOV verdragsconform te interpreteren.
3.6
Conclusie
Software is sinds 1985 naar Nederlands recht onder voorwaarden octrooieerbaar. Wat echter
onduidelijk is, is de vraag of octrooieerbaarheid van software naar Nederlands recht thans
beoordeeld dient te worden naar de criteria van de Octrooiraad of de criteria van het EOB.
Overeenkomstig de criteria van de Octrooiraad is software als voortbrengsel octrooieerbaar,
indien het programma is ingevoerd in het werkgeheugen van de computer en rechtstreeks
adresseerbaar is. Tevens kan software als werkwijze geoctrooieerd worden indien er sprake is
97
Hendriks 2003, p. 147
HvJ EG 14 december 2000, C-300/98 en C-392-98, Jur. 2000, p. I-11307 (Dior/Tuk)
99
HR 30 mei 1986, NJ 1986, 688 (Collectieve acties bij spoorwegen)
100
Vgl. Hendriks 2003, p. 149
98
37
van een verandering in de natuur, zodat alleen gematerialiseerde informatie voor octrooiering
in aanmerking komt. Programma’s die slechts gekenmerkt worden door informatie-inhoud
zijn volgens de Octrooiraad niet octrooieerbaar. Een technisch karakter wordt niet vereist.
Onder het EOV bestaan ruime mogelijkheden voor het octrooieren van software. De
uitsluiting van octrooieerbaarheid van computerprogramma’s als zodanig is vergaand
weggeredeneerd. Computerprogramma’s zijn zowel als voortbrengsel als als werkwijze
octrooieerbaar, waarbij tevens octrooi verleend kan worden voor een computerprogramma op
een drager. De hindernis van een ‘further technical effect’ zal in principe ieder
computerprogramma kunnen nemen, omdat het effect bekend mag zijn uit de stand van de
techniek en reeds wordt aangenomen als er technische overwegingen aan de oplossing van het
probleem ten grondslag liggen. Het criterium ‘technische bijdrage’ maakt duidelijk dat de
uitvinderswerkzaamheid niet uitsluitend gelegen mag zijn op een gebied dat als niet-technisch
wordt beschouwd, zoals methoden voor bedrijfsvoering. De begrippen ‘further technical
effect’ en ‘technische bijdrage’ hebben beide het probleem dat onduidelijk is wat bedoeld
wordt met het begrip ‘technisch’, waardoor de begrippen onduidelijk en moeilijk hanteerbaar
zijn. Het criterium ‘further technical effect’ is puur bedoeld om de uitsluiting van
computerprogramma’s als zodanig te omzeilen en zou naar mijn mening beter vervangen
kunnen worden door afschaffing van die uitsluiting. Het begrip ‘technische bijdrage’ had naar
mijn mening beter negatief geformuleerd kunnen worden, omdat niet duidelijk is wat een
dergelijke bijdrage wel is, maar in bepaalde gevallen wel wat deze niet is.
Naar mijn mening dienen naar Nederlands recht onder de ROW 1995 de criteria van het EOB
gehanteerd te worden, maar daarover zijn de meningen verdeeld en welke criteria de
Nederlandse rechter uiteindelijk zal hanteren is nog onduidelijk. Hierdoor is tevens
onduidelijk of het criterium dat uitvindingen een technisch karakter dienen te bezitten ook
geldt naar Nederlands recht. Overigens is de kans groot dat de uitsluiting van
computerprogramma’s als zodanig in strijd is met het TRIPs-Verdrag en Nederland verplicht
is uitvindingen op het gebied van software te beoordelen zoals uitvindingen op alle andere
gebieden van de technologie. Tevens zij opgemerkt dat de in dit hoofdstuk behandelde
beslissingspraktijk van de verschillende octrooiverlenende instanties niet per definitie
maatgevend hoeft te zijn voor het geldende recht. Het laatste woord is aan de nationale
rechters, die de mogelijkheid hebben de beslissingspraktijk van deze instanties te ‘overrulen’,
ook al zullen deze rechters in het algemeen terughoudend zijn om de beslissingspraktijk van
38
een groot orgaan als het EOB opzij te zetten. Onduidelijk is hoe de rechters over dergelijke
zaken zouden oordelen, wat ook weer een bepaalde mate van rechtsonzekerheid mee zich
meebrengt voor zowel octrooiaanvragers als derden.
39
HOOFDSTUK 4
VOORSTELRICHTLIJN BETREFFENDE DE
OCTROOIEERBAARHEID VAN IN COMPUTERS GEÏMPLEMENTEERDE
UITVINDINGEN
4.1
Inleiding
Op 20 februari 2002 diende de Europese Commissie een voorstel in voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van in computers
geïmplementeerde uitvindingen.101 Deze voorstelrichtlijn werd op 24 september 2003 door
het Europees Parlement goedgekeurd, maar wel met maarliefst 124 amendementen.
Momenteel is het voorstel aanhangig bij de Raad, die nog geen oordeel over het voorstel heeft
gegeven. Of en wanneer het voorstel wordt aangenomen is derhalve nog onbekend. De
voorstelrichtlijn poogt kortgezegd rechtszekerheid en rechtseenheid te bieden binnen de
Europese Unie met betrekking tot de octrooieerbaarheid van software. Indien deze wordt
aangenomen, dan zal zij op termijn omgezet dienen te worden in nationale regelgeving en
derhalve effect hebben op de Nederlandse regels op het gebied van octrooieerbaarheid van
software. In dit hoofdstuk zal ik onderzoeken welke criteria de voorstelrichtlijn geeft voor
octrooieerbaarheid van software en of deze criteria de octrooiaanvrager voldoende
rechtszekerheid bieden. Allereerst zal ik de achtergronden van de voorstelrichtlijn
uiteenzetten (paragraaf 4.2). Daarna zal ik de criteria behandelen die de voorstelrichtlijn
voorschrijft voor octrooieerbaarheid van software (paragraaf 4.3). Vervolgens zal ik de
belangrijkste amendementen behandelen die door het Europees Parlement zijn voorgesteld
(paragraaf 4.4). Daarna zal ik de besluitvormingsprocedure welke gevolgd dient te worden
voor het aannemen van de voorstelrichtlijn uiteenzetten (paragraaf 4.5). Tenslotte zal ik
concluderen (paragraaf 4.6).
4.2
Achtergronden van de voorstelrichtlijn
4.2.1 Doel van de voorstelrichtlijn
De Europese Commissie is van mening dat de huidige rechtstoestand betreffende
octrooibescherming op het gebied van in computers geïmplementeerde uitvindingen
101
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van in
computers geïmplementeerde uitvindingen, COM(2002) 92
40
dubbelzinnig is en daarom onvoldoende rechtszekerheid biedt. Computerprogramma’s als
zodanig zijn immers door de octrooiwetten van de lidstaten en het EOV uitgesloten van
octrooiering, maar door het EOB en de nationale octrooibureau’s zijn reeds duizenden
octrooien voor in computers geïmplementeerde uitvindingen verleend. Een ander probleem is
volgens de Commissie het feit dat de criteria voor het verlenen van octrooien op software
verschillend worden toegepast in de jurisprudentie en de administratieve praktijken van de
lidstaten. Zo is het mogelijk dat een in computers geïmplementeerde uitvinding in de ene
lidstaat wordt beschermd, maar niet in een andere. Dit heeft naar de mening van de
Commissie directe en nadelige gevolgen voor de werking van de interne markt. De
voorstelrichtlijn tracht verandering te brengen in de huidige situatie door de nationale
octrooiwetten te harmoniseren met betrekking tot de octrooieerbaarheid van in computers
geïmplementeerde uitvindingen en door de voorwaarden voor octrooieerbaarheid
transparanter te maken en op die manier rechtszekerheid te bieden.
4.2.2 Raadplegingen door de Commissie
Blijkens de toelichting bij de voorstelrichtlijn heeft de Europese Commissie een aantal
raadplegingen gedaan bij het grote publiek en de lidstaten. Door sommige delen van het
Europese bedrijfsleven werd herhaaldelijk verzocht om snelle maatregelen om de bestaande
dubbelzinnigheid en rechtsonzekerheid met betrekking tot de octrooieerbaarheid van in
computers geïmplementeerde uitvindingen op te heffen, terwijl ontwikkelaars en gebruikers
van open source software hun bezorgdheid over deze octrooien uitten. Uit de antwoorden die
de Commissie ontving op haar raadpleging kon naar de mening van de Commissie duidelijk
de conclusie worden getrokken dat er behoefte zou zijn aan maatregelen. De huidige situatie
zou onvoldoende duidelijkheid bieden omtrent de grenzen van octrooieerbaarheid en dat
wordt beschouwd als iets dat een grote nadelige invloed op het bedrijfsleven heeft.
4.2.3 De gekozen aanpak
De Commissie heeft er voor gekozen om middels de voorstelrichtlijn de criteria voor het
octrooieren van software te harmoniseren en tegelijkertijd een plotselinge verandering in de
rechtsposities van de verschillende betrokkenen te vermijden. Dit is een zeer nobele manier
van aanpak, maar deze gaat voorbij aan het feit dat de bestaande praktijk van het EOB op z’n
zachtst gezegd niet bijzonder helder en hanteerbaar is. Het bereiken van de doelstelling om
41
met de voorstelrichtlijn rechtszekerheid te bewerkstelligen wordt door middel van deze opzet
al bij voorbaat onmogelijk. In art. 8 van de voorstelrichtlijn wordt bepaald, dat binnen drie
jaar na inwerkingtreding van de richtlijn het effect van deze richtlijn op de innovatie
onderzocht dient te worden, waarna de richtlijn vervolgens aangepast zou kunnen worden. Dit
is op zich zeer verstandig, maar of een dergelijk onderzoek daadwerkelijk een duidelijk
antwoord op zal leveren, valt ten zeerste te betwijfelen.102 De Commissie wil de
octrooibescherming niet uitbreiden door bijvoorbeeld de vereiste technische bijdrage te laten
vallen. Dit zou er volgens de Commissie namelijk toe leiden dat in computers
geïmplementeerde methoden voor bedrijfsvoering worden geoctrooieerd, wat momenteel
onwenselijk zou zijn omdat de gevolgen hiervan nog niet volledig kunnen worden ingeschat.
Ook hier wreekt zich dus weer het gebrek aan empirische gegevens over het octrooirecht.
Naar mijn mening hoeft niet op dergelijke gegevens te worden gewacht, aangezien er geen
indicaties zijn dat deze op korte termijn beschikbaar zullen zijn. Het wachten op dergelijke
gegevens zou de discussie op het gebied van de grenzen van octrooieerbaarheid lam leggen.
Zolang de economische wetenschap in gebreke blijft bij het geven van een eenduidig
antwoord met betrekking tot een wenselijke afbakening van octrooieerbare gebieden, ben ik
met Bosscher van mening dat juristen hierover zelfstandig moeten kunnen oordelen.103 Een
andere reden om de ‘technische bijdrage’ niet af te schaffen is volgens de Commissie het feit
dat geen aparte regels gecreëerd dienen te worden voor in computers geïmplementeerde
uitvindingen. Het creëren van aparte regels is naar mijn mening inderdaad niet wenselijk en
waarschijnlijk ook in strijd met het TRIPs-Verdrag, maar misschien had de Commissie uit dit
gegeven de conclusie kunnen trekken dat de problematiek rond softwareoctrooien breder moet
worden aangepakt. Tenslotte maakt de Commissie duidelijk dat de harmonisatie en grotere
transparantie die deze voorstelrichtlijn volgens de Commissie biedt voor de Europese
ondernemingen een stimulans zou moeten zijn om gebruik te maken van octrooien, teneinde
ten volle profijt te trekken van door die ondernemingen gedane in computers
geïmplementeerde uitvindingen.
102
Zoals eerder in deze scriptie is aangegeven ontbreken er gegevens waaruit de economische effecten van het
octrooirecht afgeleid kunnen worden. Zie bijvoorbeeld Bakels en Hugenholtz 2002, p. 5. Niettemin blijft het
natuurlijk een goede zaak om onderzoek uit te blijven voeren. Men moet er naar mijn mening alleen niet al te
veel van verwachten.
103
Vgl. Bosscher 2003, p. 142
42
4.3
Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen
overeenkomstig de voorstelrichtlijn
4.3.1 Criteria voor octrooieerbaarheid
De bekende voorwaarden voor octrooiering, te weten nieuwheid, toepasbaarheid op het
gebied van de nijverheid en uitvinderswerkzaamheid, gelden ook voor het octrooieren van in
computers geïmplementeerde uitvindingen (art. 4 lid 1 voorstelrichtlijn). Tot zover dus niets
nieuws. Wel opvallend is dat lid 2 van art. 4 voorstelrichtlijn vereist dat voor het op
uitvinderswerkzaamheid berusten van een in computers geïmplementeerde uitvinding een
technische bijdrage geleverd dient te worden. In de volgende paragrafen zal ik de bepalingen
uit de voorstelrichtlijn behandelen welke relevant zijn voor de vraag onder welke
voorwaarden in computers geïmplementeerde uitvindingen octrooieerbaar zijn. Allereerst zal
uitgelegd worden wat verstaan dient te worden onder in computers geïmplementeerde
uitvindingen (paragraaf 4.3.2), waarna het begrip ‘technische bijdrage’ toegelicht zal worden
(paragraaf 4.3.3). Daarna zal een conclusie volgen (paragraaf 4.3.4)
4.3.2 In computers geïmplementeerde uitvindingen
Art. 2 sub a van de voorstelrichtlijn verstaat onder een in computers geïmplementeerde
uitvinding een uitvinding voor de werking waarvan het gebruik van een computer,
computernetwerk of een ander programmeerbaar apparaat nodig is en die één of meer op het
eerste gezicht nieuwe kenmerken heeft die geheel of gedeeltelijk door middel van één of
meerdere computerprogramma’s worden gerealiseerd. Deze definitie blinkt niet uit in
helderheid. Het lijkt op het eerste gezicht een brede definitie, waaronder iedere uitvinding op
het gebied van software zal vallen. Voor de werking van software is immers altijd een
computer, computernetwerk of ander programmeerbaar apparaat nodig, dat de uitvinding
nieuwe kenmerken heeft is uiteraard vereist voor octrooieerbaarheid en dat die nieuwe
kenmerken geheel of gedeeltelijk door computerprogramma’s moeten worden gerealiseerd
spreekt eveneens voor zich. Indien die nieuwe kenmerken namelijk niet door een
computerprogramma worden gerealiseerd, dan is er namelijk sprake van een uitvinding op
een ander gebied dan software. Deze uitvinding kan wellicht eveneens geoctrooieerd worden,
maar kwalificeert in dat geval niet als een in computers geïmplementeerde uitvinding. Nader
onderzoek leert echter dat de definitie relatief krappe mogelijkheden voor octrooieerbaarheid
43
van computerprogramma’s ten gevolge heeft. In overweging 7 van de voorstelrichtlijn wordt
namelijk nog eens aangegeven dat computerprogramma’s als zodanig niet beschouwd worden
als behorende tot een gebied van de technologie. Volgens art. 3 van de voorstelrichtlijn
behoort een in computers geïmplementeerde uitvinding daarentegen wel tot een gebied van de
technologie en is een dergelijke uitvinding dan ook meer dan een computerprogramma als
zodanig. Onder een in computers geïmplementeerde uitvinding moet daarom verstaan worden
een computerprogramma in combinatie met een computer, computernetwerk of een ander
programmeerbaar apparaat. Het computerprogramma kan niet los daarvan worden
geoctrooieerd.104 Eveneens kan een computerprogramma op een drager niet worden
geoctrooieerd, omdat de Commissie dit beschouwt als een computerprogramma als
zodanig.105 Dit laatste is overigens een afwijking van de praktijk van het EOB en dus in strijd
met de doelstelling om de huidige situatie te codificeren. Dit is naar mijn mening een stap
terug in de ontwikkeling, omdat op deze manier octrooiinbreuk weer moeilijker aan te pakken
is. Wel kan een in computers geïmplementeerde uitvinding geoctrooieerd worden als product,
te weten als een geprogrammeerd(e) computer, computernetwerk of apparaat, of als een
werkwijze die door een computer, computernetwerk of apparaat middels het uitvoeren van
software wordt toegepast (art. 5 voorstelrichtlijn).106 Blijkens de toelichting bij de
voorstelrichtlijn vloeit overigens uit de definitie voort dat de nieuwheid van een uitvinding
niet noodzakelijkerwijs op een technisch kenmerk hoeft te berusten. Uit het gebruik van de
bewoordingen “op het eerste gezicht” blijkt dat het niet noodzakelijk is om de werkelijke
nieuwheid aan te tonen wil een uitvinding kwalificeren als een in computers
geïmplementeerde uitvinding. Uiteraard blijft de nieuwheid wel één van de vereisten voor
octrooiering.
4.3.3 Technische bijdrage
Onder het begrip ‘technische bijdrage’ verstaat de voorstelrichtlijn een bijdrage tot de stand
van de techniek op een technisch gebied die voor een deskundige niet voor de hand ligt (art. 2
sub b voorstelrichtlijn). Dit begrip is een kwalificatie van het vereiste van
uitvinderswerkzaamheid. Een in computers geïmplementeerde uitvinding waarbij de bijdrage
104
Howard 2002, p. 100
Zie de artikelsgewijze toelichting bij de voorstelrichtlijn, art. 5, p. 16-17
106
Het begrip ‘in computers geïmplementeerde uitvinding’ heeft dan ook een engere betekenis dan het begrip
‘softwareoctrooi’. Dat laatste begrip ziet op alle uitvindingen waar software aan te pas komt, terwijl het eerste
begrip louter ziet op computerprogramma’s in combinatie met een computer, computernetwerk of ander
apparaat.
105
44
tot de stand van de techniek geen technisch karakter heeft, komt niet voor octrooiering in
aanmerking. Uit lid 3 van art. 4 voorstelrichtlijn blijkt dat bij het vaststellen van de technische
bijdrage de uitvinding in haar geheel moet worden beoordeeld. Hieruit volgt dat een
uitvinding waarvan bepaalde aspecten behoren tot een gebied dat op grond van art. 52 lid 2
EOV is uitgesloten van octrooiering (bijvoorbeeld een computerprogramma, een methode
voor bedrijfsvoering of een mathematische berekening), toch octrooieerbaar kan zijn mits een
niet voor de hand liggende technische bijdrage wordt geleverd. Er is echter geen sprake van
octrooieerbare materie indien er geen technische bijdrage is, bijvoorbeeld in het geval dat de
bijdrage tot de stand van de techniek geheel op niet-technische aspecten berust, wat het geval
zou zijn indien de bijdrage louter zou bestaan in een methode voor de bedrijfsvoering of een
wiskundige methode. De technische bijdrage kan het resultaat zijn van het probleem dat
aanleiding heeft gegeven tot en opgelost wordt door de uitvinding, de middelen (technische
kenmerken) die de oplossing van het onderliggende probleem vormen, de effecten die worden
bereikt door de oplossing van het onderliggende probleem en de noodzaak van technische
overwegingen om te komen tot de uitvinding.
Opvallend is dat de definitie die de voorstelrichtlijn geeft van het begrip ‘technische bijdrage’
veel weg heeft van een cirkelredenering. De uitleg dat het gaat om een bijdrage tot de stand
van de techniek op een technisch gebied maakt de lezer namelijk niet veel wijzer omtrent het
begrip ‘technische bijdrage’. De begrippen ‘technisch’ en ‘bijdrage’ worden in de definitie
louter herhaald en niet uitgelegd. Op de website van de Europese Unie wordt zelfs verklaard
dat het onmogelijk is om in een richtlijn tot in detail uit te leggen wat verstaan dient te worden
onder een technische bijdrage, omdat de aard van het octrooisysteem met zich meebrengt dat
nieuwe uitvindingen worden beschermd en dat deze uitvindingen dus nog niet bekend zijn.107
Het zou derhalve aan de verschillende rechters zijn om in individuele zaken te beoordelen wat
wel en niet binnen de definitie valt. Wel wordt nog vermeld dat uit jurisprudentie blijkt dat er
sprake kan zijn van een technische bijdrage indien er een verbetering is aangebracht in de
manier waarop processen worden uitgevoerd of als de uitoefening van technische
vaardigheden die meer inhouden dan louter programmeren noodzakelijk zijn om tot de
uitvinding te komen. Hoe dan ook, door het begrip ‘technische bijdrage’ niet helder te
definiëren wordt de rechtszekerheid van de betrokkenen omtrent de octrooieerbaarheid van in
Zie Proposal for a Directive on the patentability of computer-implemented inventions – frequently asked
questions onder ‘What is meant by “technical contribution”?’,
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/02-32.htm>
107
45
computers geïmplementeerde uitvindingen niet vergroot, terwijl dat wel één van de
doelstellingen van de voorstelrichtlijn is. Als men niet kan uitleggen wat precies verstaan
dient te worden onder het begrip ‘technische bijdrage’, dan kan men zich afvragen of dit wel
een geschikt begrip is om octrooieerbare en niet-octrooieerbare uitvindingen van elkaar te
onderscheiden. 108
De hantering van het begrip ‘technische bijdrage’ is volgens mij niet los te zien van de wens
van de Europese Commissie om methoden voor bedrijfsvoering buiten octrooibescherming te
houden. Op pagina 13 van de toelichting bij de voorstelrichtlijn wordt namelijk het volgende
overwogen:
“Door het vereiste van een technische bijdrage te codificeren, moet de richtlijn
ervoor zorgen dat octrooien voor “zuivere” bedrijfsmethoden of meer algemeen
voor sociale processen niet worden verleend, omdat ze niet voldoen aan de
strikte criteria, met inbegrip van de noodzaak van een technische bijdrage.”
Naar mijn mening is deze redenering voor het codificeren van het begrip ‘technische bijdrage’
enigszins onduidelijk. Methoden voor bedrijfsvoering zijn ook onder de voorstelrichtlijn
octrooieerbaar, mits een niet voor de hand liggende technische bijdrage wordt geleverd.
‘Zuivere bedrijfsmethoden’, in de zin van richtlijnen voor menselijk handelen die zich in de
menselijke geest afspelen, zijn reeds op grond van art. 52 lid 2 sub c EOV niet octrooieerbaar.
Ik neem echter aan dat de voorstelrichtlijn in computers geïmplementeerde methoden voor
bedrijfsvoering, waarvan de inventiviteit zich louter bevindt op het niet-technische gedeelte,
ook beschouwt als ‘zuivere bedrijfsmethoden’. Duidelijk is het echter allerminst, omdat de
voorstelrichtlijn nalaat dit begrip te definiëren. Wat bovenvermeld citaat wel duidelijk
aangeeft is wat in ieder geval niet kwalificeert als een technische bijdrage, namelijk
inventiviteit die zich louter bevindt op het gebied van methoden voor bedrijfsvoering of
sociale processen. Wat een technische bijdrage dan wel is, blijft helaas onduidelijk. Het
begrip nodigt uit tot het ontleden van een uitvinding en daarbij het technische gedeelte van het
niet-technische gedeelte te scheiden. Dat zal zeker niet gemakkelijk zijn, mede vanwege het
ontbreken van een definitie van het begrip ‘technisch’. Bovendien staat het vereiste op
gespannen voet met het gangbare uitgangspunt dat een uitvinding als geheel bekeken moet
108
Vgl. Bakels 2002, p. 351
46
worden voor de beoordeling van de octrooieerbaarheid.109 Zoals ik ook in het vorige
hoofdstuk in paragraaf 3.3.1 heb opgemerkt, zou het duidelijker geweest zijn als men het
vereiste van een technische bijdrage negatief geformuleerd had. Het is namelijk niet duidelijk
wat een technische bijdrage wel is, maar in bepaalde gevallen wel wat deze niet is. Men had
bijvoorbeeld kunnen bepalen dat geen octrooi verleend wordt voor uitvindingen, waarvan de
inventiviteit zich bevindt op een gebied dat als niet-technisch wordt beschouwd. Op die
manier hoeft men immers niet aan te tonen of er sprake is van een technische bijdrage, terwijl
niemand eigenlijk weet wat dat is. Bovendien zou een negatieve formulering beter aansluiten
bij art. 52 EOV, dat niet aangeeft welke categorieën wel octrooieerbaar zijn, maar wel welke
dat niet zijn.
Het grootste probleem van de codificatie van het begrip ‘technische bijdrage’ is naar mijn
mening het feit dat het heel moeilijk is om weer van het begrip af te komen op het moment
dat blijkt dat het achterhaald is. De Europese Commissie maakt met deze codificatie in mijn
ogen de klassieke fout die eerder door de opstellers van het EOV gemaakt is, namelijk het
wettelijk vastleggen van een begrenzing van octrooieerbaarheid. De uitsluiting van
computerprogramma’s is achterhaald gebleken, maar omdat deze wettelijk verankerd is, blijft
het een obstakel voor het octrooieren van computerprogramma’s. De kans is groot dat het
vereiste van een technische bijdrage op een gegeven moment ook als achterhaald beschouwd
zal gaan worden. De uitsluiting van octrooieerbaarheid van methoden voor bedrijfsvoering is
namelijk te omzeilen door het toevoegen van een innovatief element op een gebied dat
octrooirechtelijk als technisch wordt beschouwd. Toegegeven, het toevoegen van een
innovatief technisch element is lastiger dan het louter toevoegen van een niet-innovatief
technisch element (zoals voorheen voldoende was voor octrooieerbaarheid), maar niettemin
zal ook het vereiste van een technische bijdrage op grote schaal omzeild gaan worden. 110
Octrooigemachtigden zullen daarvoor getraind worden en daarin bedreven raken.111
Uiteindelijk kan dus toch octrooi verkregen worden op bepaalde methoden voor
bedrijfsvoering, wat feitelijk nu reeds het geval is. Dit zal tot gevolg hebben, dat de ene
methode wel octrooieerbaar zal zijn en de andere niet. De kans is groot dat zich schrijnende
109
Vgl. Bakels 2003c, p. 217
Vgl. Overdijk 2002, p. 278. Overdijk stelt dat aan de eis van een technische bijdrage niet al te zware eisen
worden gesteld.
111
Keith Beresford heeft een boek geschreven over het zo technisch mogelijk formuleren van uitvindingen.
Indien de voorstelrichtlijn in haar huidige vorm wordt aangenomen, dan acht ik de kans groot dat er een nieuw
boek of artikel geschreven zal worden over het toevoegen van een ‘technische bijdrage’ aan methoden voor
bedrijfsvoering. Zie Beresford 2000.
110
47
gevallen voor zullen doen, welke gevolgd zullen worden door lobbies vanuit het
bedrijfsleven. Dit zal vervolgens resulteren in grote druk op het EOB en de nationale
octrooibureau’s, welke in toenemende mate toe zullen geven aan die druk en de
mogelijkheden voor het octrooieren van methoden voor bedrijfsvoering zullen verruimen. De
onbillijkheid dat de ene uitvinding wel en de andere niet octrooieerbaar is terwijl deze wel
hetzelfde resultaat bereiken, heeft immers o.a. in de Schakelnetwerk-uitspraak112 en in het in
het volgende hoofdstuk te behandelen Amerikaanse arrest Diamond v. Diehr113 reeds geleid
tot het verleggen van de grenzen. Die verruiming zal ongetwijfeld zo ver gaan dat het vereiste
van een technische bijdrage vergaand weggeredeneerd zal worden en tot gekunstelde
oplossingen zal leiden. Zo lang het wettelijk verankerd is, zal het waarschijnlijk ook een
obstakel blijven. Het vereiste van een technische bijdrage zal naar mijn verwachting dus
dezelfde ontwikkeling ondergaan als de uitsluiting van computerprogramma’s als zodanig. En
als het vereiste dan toch weggeredeneerd gaat worden, dan is het naar mijn mening beter om
daar geen energie aan te verspillen. De voorstelrichtlijn neemt namelijk veel tijd in beslag van
de wetgevende organen van de Europese Unie en de nationale lidstaten en zal tevens lange en
ingewikkelde procedures ten gevolge hebben, wat een bijzondere inspanning zal vergen van
octrooibureau’s, octrooigemachtigden, advocaten, octrooiaanvragers, octrooihouders en
derden.
4.3.4 Conclusie
De doelstelling om met de voorstelrichtlijn rechtszekerheid te bieden door de bestaande
praktijk van het EOB te codificeren is bij voorbaat kansloos, omdat die praktijk bijzonder
onduidelijk is. Onder het begrip ‘in computers geïmplementeerde uitvinding’ valt iedere
uitvinding die bestaat uit een combinatie van software en een computer, computernetwerk of
programmeerbaar apparaat. Het octrooieren van computerprogramma’s op een drager is niet
langer toegestaan. Dit is een stap terug in de ontwikkeling, omdat op deze manier
octrooiinbreuk weer moeilijker aan te pakken is, en bovendien is dit in strijd met de gekozen
aanpak van de voorstelrichtlijn om de bestaande situatie te codificeren. De voorstelrichtlijn
codificeert dat een in computers geïmplementeerde uitvinding een technische bijdrage dient te
leveren. Wat onder dat begrip verstaan dient te worden is echter onduidelijk, zodat een
negatief geformuleerd criterium waarschijnlijk hanteerbaarder was geweest. Naar mijn
112
113
Octrooiraad, Afdeling van Beroep 12 september 1985, BIE 1985, p. 435 (Schakelnetwerk)
450 U.S. 175 (1981) (Diamond v. Diehr)
48
mening is deze codificatie zeer onwenselijk, omdat het op deze manier moeilijk wordt om
weer van dit onduidelijke criterium af te komen. De kans is immers groot dat het vereiste
omzeild gaat worden en vervolgens vergaand weggeredeneerd zal worden door
octrooiverlenende instanties.
4.4
De geamendeerde voorstelrichtlijn
4.4.1 Amendementen van het Europees Parlement
Op 24 september 2003 ging het Europees Parlement akkoord met de voorstelrichtlijn, echter
wel met de nodige amendementen. Het Parlement definieert het begrip ‘in computers
geïmplementeerde uitvinding’ als elke uitvinding in de zin van het EOV waarvoor het gebruik
van een computer, computernetwerk of een ander programmeerbaar apparaat nodig is en die
in zijn toepassingen één of meer niet-technische kenmerken heeft die geheel of gedeeltelijk
door middel van een computerprogramma of computerprogramma’s worden gerealiseerd,
naast de technische kenmerken die elke uitvinding moet hebben. De toevoeging dat de
uitvinding in zijn toepassingen één of meer niet-technische kenmerken dient te hebben, is naar
mijn mening van geen betekenis. Waarschijnlijk heeft het Parlement met deze toevoeging
willen benadrukken dat een computerprogramma als zodanig octrooirechtelijk nog steeds als
niet-technisch wordt beschouwd en dat dit programma alleen octrooieerbaar is in combinatie
met een computer, computernetwerk of programmeerbaar apparaat. Een belangrijke
toevoeging aan de voorstelrichtlijn is de uitgebreidere definitie van het begrip ‘technische
bijdrage’. Dit wordt namelijk als volgt omschreven:
“Een bijdrage tot de stand van de techniek op een gebied van de technologie.
De technische aard van de bijdrage is één van de vier voorwaarden voor
octrooieerbaarheid. Voorts moet een technische bijdrage, om voor octrooi in
aanmerking te komen, nieuw zijn, niet voor de hand liggen en geschikt zijn voor
industriële toepassing.”
Helaas maakt deze uitleg het alleen maar ingewikkelder. Onder de voorstelrichtlijn van de
Commissie werd het begrip ‘technische bijdrage’ beschouwd als voorwaarde voor de eis van
uitvinderswerkzaamheid. In bovenstaande definitie wordt de technische bijdrage echter
opeens als nieuwe, zelfstandige eis beschouwd, naast de drie reeds bestaande eisen.
49
Vervolgens wordt in de laatste zin ook nog bepaald dat de technische bijdrage tevens nieuw,
niet voor de hand liggend en industrieel toepasbaar dient te zijn. De definitie lijkt daarom te
suggereren dat er vier eisen zijn, namelijk nieuwheid, het niet voor de hand liggen van de
uitvinding, industriële toepasbaarheid en technische bijdrage, waarbij dit laatste begrip ook
nog getoetst dient te worden aan nieuwheid, het niet voor de hand liggen van de uitvinding
en industriële toepasbaarheid. Kortom, de drie bekende eisen zouden tweemaal getoetst
dienen te worden. Deze toetsingswijze lijkt me zeer onwaarschijnlijk. In de definitie wordt
het begrip ‘technische bijdrage’ eerst als extra eis genoemd, maar vervolgens gebruikt als
synoniem voor het begrip ‘uitvinding’. Dit gegoochel met het begrip ‘technische bijdrage’
komt de duidelijkheid van de voorstelrichtlijn zeker niet ten goede. Gelukkig gaat het
Parlement daarna dieper in op het begrip ‘technologie’:
“Het gebruik van de natuurkrachten om fysieke effecten te beheersen, buiten de
digitale presentatie van de informatie om, behoort tot een gebied van de
technologie. De verwerking, manipulatie en presentatie van informatie behoren
daarentegen niet tot een gebied van de technologie, zelfs indien daartoe
technische apparaten worden gebruikt.”
Deze uitleg maakt in ieder geval duidelijk wat niet voor octrooi in aanmerking komt,
namelijk verwerking, manipulatie en presentatie van informatie. De rechtvaardiging voor
deze uitsluiting wordt echter nergens uitgelegd en ontgaat mij dan ook volkomen. De
uitsluiting van verwerking, manipulatie en presentatie van informatie is in strijd met het
uitgangspunt van de voorstelrichtlijn om slechts de huidige juridische situatie te
verduidelijken. In de IBM-zaken heeft de Kamer van Beroep immers bepaald dat alle
software in beginsel technisch is.114 In de Vicom-uitspraak uit 1987 achtte de Kamer van
Beroep van het EOB een methode van beeldverwerking octrooieerbaar.115 Deze uitvinding
lijkt onder de geamendeerde voorstelrichtlijn niet octrooieerbaar te zijn op grond van de
uitsluiting van octrooieerbaarheid van verwerking en presentatie van gegevens. De eveneens
in 1987 gewezen Streepjescode-uitspraak door de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad
zou onder de geamendeerde voorstelrichtlijn ook niet houdbaar zijn. In die zaak werd
namelijk octrooi verleend op een werkwijze voor het ontcijferen van streepjescodes middels
een ontcijferinrichting. Octrooieerbaarheid van deze uitvinding zou nu wellicht uitgesloten
114
115
T 935/97, Official Journal, 1999, 609 (IBM); T 1173/97, Official Journal, 1999, 609 (IBM)
T208/84, Official Journal 1987, p. 14 (Vicom)
50
zijn vanwege het feit dat het Parlement verwerking en manipulatie van informatie niet als een
gebied van de technologie beschouwt. De uitsluiting van de gebieden verwerking,
manipulatie en presentatie van gegevens kan dan ook wel eens verstrekkende gevolgen
hebben, omdat veel software nu eenmaal te maken heeft met deze gebieden. Door de
gebieden zelfs uit te sluiten indien er gebruik wordt gemaakt van technische apparaten, is
deze uitzondering in potentie meeromvattend dan de uitzonderingen in art. 52 leden 2 en 3
van het EOV.116 Het feit dat het Parlement deze gebieden wil uitsluiten van
octrooieerbaarheid lijkt dan ook niks te maken te hebben met de doelstelling om de huidige
situatie te verduidelijken, maar meer met de dubbele agenda die het Parlement er op na lijkt
te houden. In overweging 19 van de geamendeerde voorstelrichtlijn geeft het Parlement
namelijk aan dat de voorstelrichtlijn de huidige juridische situatie verduidelijkt ter
waarborging van de rechtszekerheid, transparantie en duidelijkheid van wetgeving en als
tegenwicht tegen de ontwikkeling naar octrooieerbaarheid van niet-octrooieerbare methoden,
zoals alledaagse procedures en bedrijfsmethoden. In de praktijk gaat het Parlement echter een
stapje verder door octrooieerbaarheid zo veel mogelijk terug te dringen, wat juist duidelijk in
strijd is met de doelstelling van de voorstelrichtlijn. Als het Parlement de grenzen van
octrooieerbaarheid wil proberen te verleggen dan is dat haar goed recht, maar dan moet zij
wel zo eerlijk zijn om het uitgangspunt dat de voorstelrichtlijn de huidige situatie slechts
verduidelijkt bij amendering te schrappen. De geamendeerde voorstelrichtlijn houdt
octrooiaanvragers thans voor dat de situatie ongewijzigd zal blijven, maar steekt hen
tegelijkertijd in de rug door zich niet aan die doelstelling te houden.
Vervolgens wordt het begrip ‘gebied van de technologie’ gedefinieerd. Hieronder wordt
verstaan een industrieel toepassingsterrein dat het gebruik van beheersbare natuurkrachten
vereist voor het verkrijgen van voorspelbare resultaten. De aansluiting bij natuurkrachten
doet denken aan het Rooilijnen-arrest, waarin bepaald is dat uitvindingen octrooieerbaar zijn
indien zij een verandering in de natuur teweeg brengen.117 In de Streepjescode-uitspraak is
door de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad bepaald dat informatie als zodanig niet tot
een domein van de natuur behoort, maar gematerialiseerde informatie (informatie op een
drager) wel.118 Het begrip ‘natuur’ is dan ook nogal ruim. In art. 7 van de geamendeerde
voorstelrichtlijn wordt echter bepaald dat op een drager opgeslagen computerprogramma’s
116
Vgl. Ward 2003
HR 20 januari 1950, BIE 1950, p. 36-39 (Rooilijnen)
118
Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 11 mei 1987, BIE 1987, p. 174 (Streepjescode)
117
51
niet octrooieerbaar zijn. Tot slot geeft de geamendeerde voorstelrichtlijn nog een definitie
van het begrip ‘industrie’ in octrooirechtelijke zin. Hieronder wordt geautomatiseerde
productie van materiële goederen verstaan. Hiermee geeft het Parlement aan dat een
uitvinding in ieder geval een materieel aspect moet hebben. Naar mijn mening is ook dit een
vergaande beperking, ook al denk ik niet dat in het verleden ooit octrooi is verleend voor een
immateriële uitvinding. Niettemin is het een beperking, die in de toekomst wel eens
vergaande gevolgen zou kunnen hebben. Hiermee worden immers immateriële uitvindingen
uitgesloten van octrooieerbaarheid, terwijl een uitvinding met een materieel aspect die
hetzelfde resultaat bereikt als de immateriële uitvinding wel voor octrooiering in aanmerking
komt.
In art. 5 maakt het Parlement nog duidelijk dat een in computers geïmplementeerde
uitvinding niet geacht wordt een technische bijdrage te leveren louter op grond van het feit
dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een computer, een netwerk of andere
programmeerbare apparatuur. Uitvindingen waarbij gebruik wordt gemaakt van
computerprogramma’s met toepassing van bedrijfsmethoden, mathematische of andere
methoden en die geen technische resultaten produceren buiten de normale fysieke interactie
tussen een programma en de computer, een netwerk of andere programmeerbare apparatuur
waarop dit ten uitvoer wordt gebracht, zijn niet octrooieerbaar.
4.4.2 Conclusie
Het Parlement heeft de voorstelrichtlijn met haar amendementen nog een stukje onduidelijker
gemaakt. Allereerst goochelt zij met het begrip ‘technische bijdrage’, dat het ene moment
gezien wordt als vierde eis voor octrooieerbaarheid en het andere moment als synoniem voor
het begrip ‘uitvinding’. Het Parlement verduidelijkt wel het begrip ‘technologie’ door het
gebruik van natuurkrachten om fysieke effecten te beheersen als onderdeel van dat begrip te
beschouwen. Helaas bepaalt het Parlement dat verwerking, manipulatie en presentatie van
gegevens niet tot een gebied van de technologie behoren, in strijd met de gekozen aanpak om
slechts de bestaande situatie te codificeren. De gevolgen van die beslissing zijn niet te
overzien, omdat verwerking, manipulatie en presentatie van gegevens nu eenmaal een
wezenlijk onderdeel van vrijwel alle software zijn. Veel in computers geïmplementeerde
uitvindingen zullen om deze reden dan ook niet octrooieerbaar zijn onder de geamendeerde
voorstelrichtlijn. Tevens bepaalt het Parlement dat op een drager opgeslagen
52
computerprogramma’s niet octrooieerbaar zijn, evenals uitvindingen waarbij gebruik wordt
gemaakt van computerprogramma’s met toepassing van bedrijfsmethoden, mathematische of
andere methoden en die geen technische resultaten produceren buiten de normale fysieke
interactie tussen een programma en de computer, een netwerk of andere programmeerbare
apparatuur waarop dit ten uitvoer wordt gebracht. Het resultaat van de amendementen van
het Parlement is een gedrocht, waar niemand mee uit de voeten kan en waarvan de gevolgen
niet zijn te overzien. Het Parlement lijkt vooral bezig te zijn geweest met het frustreren van
de voorstelrichtlijn en niet met het codificeren van de praktijk van het EOB of het verbeteren
van de rechtszekerheid.
4.5
Besluitvormingsprocedure
Momenteel is de voorstelrichtlijn aanhangig bij de Raad, die nog geen oordeel over het
voorstel heeft gegeven. Indien de Raad het voorstel inclusief alle amendementen goedkeurt,
dan is de Richtlijn aangenomen.119 Indien de visie van de Raad echter afwijkt van het huidige
voorstel inclusief amendementen, dan brengt de Raad een gemeenschappelijk standpunt uit.
Ondertussen circuleert er een compromisvoorstel voor een gemeenschappelijk standpunt van
het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie.120 Dit voorstel gaat voorbij aan alle relevante
amendementen van het Parlement en verduidelijkt slechts het voorstel van de Commissie. Dit
compromisvoorstel zou wel eens als basis kunnen dienen voor het gemeenschappelijk
standpunt, maar zeker is dat allerminst. Wel blijkt hieruit dat de amendementen van het
Parlement binnen de EU niet erg serieus worden genomen. Indien het Europees Parlement het
gemeenschappelijk standpunt goedkeurt of zich niet uitspreekt, dan wordt het besluit geacht
genomen te zijn overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt.121 Het Parlement kan het
standpunt ook verwerpen en in dat geval wordt de richtlijn geacht niet te zijn aangenomen.122
Tenslotte kan het Parlement amendementen op het gemeenschappelijk standpunt voorstellen,
waarover de Commissie vervolgens weer advies uitbrengt.123 Indien de Raad die
amendementen niet overneemt, dan wordt het Bemiddelingscommité bijeen geroepen.124 Dit
Commité heeft tot taak om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijke
119
Art. 251 lid 2, tweede alinea, eerste en tweede streepje EG Verdrag
Compromisvoorstel van het voorzitterschap met betrekking to het voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen, 29
januari 2004, document 5570/04, <http://register.consilium.eu.int/pdf/nl/04/st05/st05570.nl04.pdf>
121
Art. 251 lid 2, derde alinea, sub a EG Verdrag
122
Art. 251 lid 2, derde alinea, sub b EG Verdrag
123
Art. 251 lid 2, derde alinea, sub c EG Verdrag
124
Art. 251 leden 3 t/m 6
120
53
ontwerptekst die vervolgens door het Parlement en de Raad moet worden goedgekeurd.
Wanneer één van beide die ontwerptekst afwijst, dan wordt de richtlijn geacht niet te zijn
aangenomen. Hetzelfde geldt indien het Commité er niet in slaagt om een
gemeenschappelijke ontwerptekst vast te stellen.125 Indien de Richtlijn uiteindelijk wordt
aangenomen, dan zal er een termijn gesteld worden waarbinnen de verschillende nationale
lidstaten van de Europese Unie de Richtlijn dienen om te zetten in nationale wetgeving.
Regelmatig zijn lidstaten echter te laat met het implementeren van richtlijnen. Ook Nederland
heeft op dit gebied een reputatie. De gehele procedure in ogenschouw nemend kan derhalve
geconcludeerd worden dat het nog wel enige tijd zal duren voordat de regels uit de
voorstelrichtlijn daadwerkelijk van toepassing zullen zijn op Nederlands grondgebied, als de
voorstelrichtlijn überhaupt aangenomen wordt.
Voordat de bepalingen uit de voorstelrichtlijn in werking zullen treden, zal de
voorstelrichtlijn dus eerst aangenomen en vervolgens omgezet dienen te worden in nationale
wetgeving. Belangrijk is om daarbij op te merken dat een dergelijke richtlijn geen effect
heeft op het EOV, aangezien dit geen verdrag is van de Europese Unie. Naar alle
waarschijnlijkheid zullen daarom de Regulations and Rules van het EOV aangepast worden
aan de richtlijn.126 Dit is eerder gebeurd met de richtlijn betreffende de rechtsbescherming
van biotechnologische uitvindingen.127 In de voorstelrichtlijn vindt men verder geen
bepalingen die betrekking hebben op de periode tussen het aannemen van de voorstelrichtlijn
en de implementatie daarvan door de lidstaten in nationale wetgeving. Het is goed mogelijk
dat het EOB na het aannemen van de voorstelrichtlijn rekening zal houden met die richtlijn
en alvast vooruit zal lopen op de inwerkingtreding daarvan door de criteria reeds toe te
passen.128 Tevens is het theoretisch mogelijk dat nationale rechters voor de inwerkingtreding
de huidige nationale regelgeving reeds richtlijnconform zullen interpreteren.129 Dit levert een
soort ‘grijze zone’ op, waarin niet geheel duidelijk is welk recht precies toegepast gaat
worden. De voorstelrichtlijn maakt niet duidelijk wat er gaat gebeuren met reeds voor
inwerkingtreding van de voorstelrichtlijn toegekende octrooien, welke wel onder het oude
recht maar niet onder de voorstelrichtlijn octrooieerbaar zijn (bijvoorbeeld
125
Lauwaars en Timmermans 1999, p. 90
Cook 2002, p. 199-200
127
Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming
van biotechnologische uitvindingen
128
Meijboom 2002b, p. 78
129
Dit is slechts een theoretische mogelijkheid, omdat dit soort zaken in de praktijk niet of nauwelijks aan de
rechter voorgelegd wordt.
126
54
computerprogramma’s op een drager). Naar mijn mening dienen die octrooiaanspraken
gehandhaafd te worden. Er is destijds immers vertrouwen gewekt dat het zou gaan om
rechtsgeldige octrooien en het vervolgens intrekken of ongeldig verklaren van die octrooien
zou op gespannen voet staan met het beginsel van verbod van terugwerkende kracht.
Bovendien zou handhaving van de octrooiaanspraken aansluiten bij art. 102 ROW 1995,
welk artikel op octrooien verleend onder de oude ROW 1910 uitsluitend de ROW 1910 van
toepassing verklaard. Aangezien de voorstelrichtlijn echter met geen woord over deze
problematiek rept, blijft er op dit gebied onzekerheid bestaan.
4.6
Conclusie
De voorstelrichtlijn staat octrooieerbaarheid toe van iedere uitvinding die bestaat uit een
combinatie van een computerprogramma en een computer, computernetwerk of
programmeerbaar apparaat. Hoe precies de relatie tussen het computerprogramma en de
computer dient te zijn, wordt echter niet duidelijk gemaakt. Niet voldoende is in ieder geval
het opslaan van het programma op een cd-rom, een duidelijke afwijking van de praktijk van
het EOB. Expliciet wordt bepaald dat een in computers geïmplementeerde uitvinding een
technische bijdrage dient te leveren, maar een heldere definitie van dat laatste begrip
ontbreekt. Dat begrip is daardoor bijzonder onduidelijk, zal tot verwarring leiden, zal omzeild
worden door inventieve octrooigemachtigden en zal uiteindelijk ongetwijfeld vergaand
weggeredeneerd worden. Probleem is echter dat indien het begrip gecodificeerd wordt, het
moeilijk zal zijn om er weer van af te komen. De voorstelrichtlijn slaagt echter gedeeltelijk
wel in haar doelstelling om de rechtszekerheid te verbeteren, omdat deze de nooit door
rechters getoetste praktijk van het EOB definitief tot geldend recht kan maken. Het nadeel
daarvan is echter dat de praktijk van het EOB nu eenmaal bijzonder onduidelijk is, welke
onduidelijkheid gecodificeerd wordt door de voorstelrichtlijn. Het Parlement maakt er met
haar amendementen vervolgens een zootje van door te goochelen met het begrip ‘technische
bijdrage’ en verwerking, manipulatie en presentatie van gegevens uit te sluiten van
octrooieerbaarheid. De amendementen maken weinig kans van slagen. De precieze gevolgen
van de voorstelrichtlijn zouden pas duidelijk kunnen worden nadat verschillende nationale
rechters, bij voorkeur het Europese Hof van Justitie, geoordeeld hebben over bepaalde
criteria. Dat zal echter nog wel enige tijd op zich laten wachten. In de tussentijd kunnen zich
nog vele problemen voordoen, zoals afwijkende implementaties in nationale wetgeving door
de verschillende lidstaten en eventueel richtlijnconforme interpretaties bij het toekennen en
55
beoordelen van de octrooien. Bovendien dient opgemerkt te worden dat harmonisatie van het
octrooirecht op het gebied van in computers geïmplementeerde uitvindingen voor Nederland
op dit gebied definitief de deur zal sluiten voor eventuele directe werking van art. 27 TRIPsVerdrag. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid kan de voorstelrichtlijn maar beter niet
aangenomen worden.
56
HOOFDSTUK 5
OCTROOIEERBAARHEID VAN SOFTWARE NAAR HET
RECHT VAN DE VERENIGDE STATEN
5.1
Inleiding
In de vorige hoofdstukken heb ik uiteengezet onder welke voorwaarden software
octrooieerbaar is naar huidig en toekomstig Nederlands recht, waarbij verschillende
rechtszekerheidsproblemen aan bod zijn gekomen. In dit hoofdstuk ga ik onderzoeken hoe in
de Verenigde Staten wordt omgegaan met het octrooieren van software. Ik heb gekozen om
het recht van dit land te behandelen, omdat dit land tot de belangrijkste handelspartners van
Nederland en Europa behoort, een bloeiende software-industrie heeft, de uitsluiting van
octrooieerbaarheid van computerprogramma’s in Nederland en Europa mede tot stand is
gekomen vanwege vermeende harmonisatie met Amerikaans recht en de
octrooieringsmogelijkheden voor software en methoden voor bedrijfsvoering aldaar
aanzienlijk ruimer zijn dan hier. Deze vergelijking kan wellicht tot nieuwe inzichten leiden
met betrekking tot een duidelijke afbakening van octrooieerbare en niet-octrooieerbare
uitvindingen en rechtszekerheid voor de octrooiaanvrager. In de volgende paragraaf zal
daarom het recht van de Verenigde Staten op het gebied van octrooieerbaarheid van software
besproken worden (paragraaf 5.2). Vervolgens zal ik de gevolgen van de arresten
Chakrabarty, Diehr en State Street uiteenzetten (paragraaf 5.3). Dit hoofdstuk zal afgesloten
worden met een conclusie (paragraaf 5.4).
5.2
Octrooieerbaarheid van software onder de US Patent Act
5.2.1 Inleiding in het Amerikaanse octrooirecht
Het Amerikaanse octrooirecht vindt haar basis in Art. 1 Sec. 8 van de Amerikaanse
Constitutie, dat als volgt luidt:
“The Congress shall have power…to promote the progress of science and useful
arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to
their respective writings and discoveries.”
57
Deze bepaling heeft Congress de mogelijkheid gegeven het octrooirecht in te voeren en biedt
haar tevens de mogelijkheid om octrooieringsmogelijkheden in de toekomst te verruimen.
Art. 101 van de US Patent Act borduurt voort op deze bepaling uit de Constitutie en bepaalt:
“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine,
manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement
thereof, may obtain a patent therfore, subject to the conditions and
requirements of this title.”130
De term ‘process’ is ongeveer gelijk aan het Nederlandse begrip ‘werkwijze’, terwijl de
begrippen ‘machine’, ‘article of manufacture’ en ‘composition of matter’ in Nederland in de
meeste gevallen onder het begrip ‘voortbrengsel’ zouden vallen. De begrippen ‘new’ en
‘useful’ zijn te vertalen als ‘nieuw’ en ‘bruikbaar’. Abstracte ideeën, natuurwetten,
wetenschappelijk principes, louter tekst en mathematische algoritmen als zodanig zijn ook
naar Amerikaans recht uitgesloten van octrooieerbaarheid.131
5.2.2 Beslissingen van het Supreme Court en het Federal Circuit Court of Appeals
De geschiedenis met betrekking tot het vraagstuk van octrooieerbaarheid van software verliep
in de Verenigde Staten aanvankelijk op vergelijkbare wijze als in Nederland en Europa. Een
belangrijk verschil is echter dat aan deze kant van de oceaan de belangrijkste beslissingen
genomen zijn door octrooiverlenende instanties, terwijl het laatste woord wat betreft
octrooiering juist bij de verschillende nationale rechters ligt. Omdat die rechters nog niet over
het onderwerp hebben geoordeeld, blijft er onduidelijkheid bestaan over hoe zij zullen
oordelen indien een zaak met betrekking tot deze kwestie aan hen voorgelegd wordt. In de
Verenigde Staten zijn de belangrijke beslissingen wel door rechters genomen, in de meeste
gevallen zelfs door het Supreme Court. Het is derhalve duidelijk hoe de hoogste Amerikaanse
rechter oordeelt over octrooieerbaarheid van software, wat uiteraard positief is met betrekking
tot de duidelijkheid voor octrooiaanvragers. De door veel Nederlanders en Europeanen
verafschuwde Amerikaanse claimcultuur blijkt dus toch ook wel z’n voordelen te hebben.
130
131
US Code Title 35, Section 101
Verkade, Visser en Bruining 2000, p. 25
58
In 1972 velde het Supreme Court voor het eerst haar oordeel over de octrooieerbaarheid van
software in de zaak Gottschalk v. Benson.132 In deze zaak ging het om een werkwijze
(‘process’) voor het omzetten van binair gecodeerde decimale getallen in zuivere binaire
getallen. Deze zaak leidde tot moeilijkheden, omdat computers nu eenmaal gebruik maken
van binaire getallen en veel elektronische apparaten gebruik maken van binair gecodeerde
decimale getallen. Octrooiering werd afgewezen vanwege gebrek aan praktische toepassing
van de mathematische formule. De octrooiconclusie was te ruim omschreven en zou in wezen
een octrooi op die mathematische formule zelf opleveren. Derhalve werd geoordeeld dat de
uitvinding niet te kwalificeren was als een werkwijze overeenkomstig de US Patent Act. Het
Supreme Court voegde daaraan toe dat zij zich niet bevoegd achtte om octrooieerbaarheid
naar het gebied van computerprogramma’s uit te breiden, omdat enkele jaren daarvoor een
commissie tot het tegendeel besloten had.133 Die uitsluiting kwam vooral voort uit gebrek aan
mogelijkheden voor het US Patent Office om de benodigde techniek te onderzoeken.134 In
Parker v. Flook kwam het Supreme Court tot een vergelijkbare beslissing, maar maakte daarin
wel duidelijk dat het enkele feit dat er gebruik gemaakt wordt van een mathematische formule
niet per definitie in de weg staat aan octrooiering.135
In 1980 volgde een baanbrekende beslissing van het Supreme Court in de zaak Diamond v.
Chakrabarty.136 In deze zaak werd bepaald dat een door de mens gecreëerd micro-organisme
te kwalificeren is als octrooieerbare materie. Deze zaak draaide dus niet om
octrooieerbaarheid van software, maar zette wel de standaard voor de vraag wat onder
octrooieerbare materie verstaan dient te worden. Volgens dit arrest is octrooieerbare materie:
“…anything under the sun made by man…”
In deze uitspraak werd nogmaals duidelijk gemaakt dat ‘laws of nature, physical phenomena
and abstract ideas’ niet octrooieerbaar zijn. De Chakrabarty-uitspraak laat de uitspraken in
Gottschalk v. Benson en Parker v. Flook overeind in de zin dat mathematische formules als
zodanig uitgesloten blijven van octrooieerbaarheid en maakt duidelijk dat software wellicht
132
409 U.S. 63 (1972) (Gottschalk v. Benson)
Deze commissie was in het leven geroepen door president Lyndon Johnson om alle aspecten van het
octrooisysteem te bestuderen. De commissie heeft destijds grote veranderingen voorgesteld, maar had in beginsel
slechts een adviserende functie. Zie Stobbs 2002, p. 81.
134
Stobbs 2002, p. 78-82
135
437 U.S. 584 (1978) (Parker v. Flook)
136
447 U.S. 303 (1980) (Diamond v. Chakrabarty)
133
59
toch octrooieerbaar kan zijn, indien het te kwalificeren is als ‘anything under the sun made by
man’.137
In het arrest Diamond v. Diehr uit 1981 stond het Supreme Court het octrooieren van software
voor het eerst expliciet toe.138 Het octrooi betrof een werkwijze voor het vulcaniseren van
synthetisch rubber. Diehr’s uitvinding zorgde ervoor dat de temperatuur in de rubberpers
optimaal was, zodat het rubber de juiste vorm aan kon nemen. Hiervoor maakte de uitvinding
gebruik van sensoren, welke informatie met betrekking tot de temperatuur naar een computer
stuurden. Deze computer berekende vervolgens de tijd die nodig was voor het bereiken van
het gewenste resultaat. In de uitspraak herhaalde het Supreme Court de basisprincipes uit het
Chakrabarty-arrest. Het Supreme Court legde verder uit dat in Parker v. Flook de uitvinding
betrekking had op ieder gebruik van een specifieke mathematische formule in de
petrochemische industrie, terwijl de octrooiconclusies in deze zaak slechts het gebruik van
een mathematische formule in combinatie met de andere stappen van de werkwijze omvatten.
Kortgezegd, de octrooiconclusies in Parker v. Flook waren te ruim omschreven, terwijl de
octrooiconclusies in Diamond v. Diehr specifiek betrekking hadden op een werkwijze voor
het vulcaniseren van synthetisch rubber. Het Supreme Court bepaalde dat de claim als geheel
bekeken diende te worden om te bepalen of er sprake was van octrooieerbare materie en dat
het enkele feit dat er gebruik gemaakt werd van een mathematische formule,
computerprogramma of computer niet automatisch tot niet-octrooieerbaarheid leidt. Sinds
deze uitspraak bestaat er geen twijfel meer over de mogelijkheid van het octrooieren van
software in de Verenigde Staten. Wel hield het Supreme Court vast aan het principe dat het
computerprogramma moest leiden tot een fysiek resultaat.139
De Guidelines van het US Patent Office bepalen dat geen octrooi verleend kan worden op
‘functional descriptive material per se’.140 Er kan alleen octrooibescherming worden verleend
indien er een structurele en functionele relatie bestaat tussen het programma en de computer
waarop deze geladen is. Dit betekent dat geen octrooi verleend kan worden op loutere
gegevens of tekst die op een voor een computer leesbaar geheugen staan. Een
computerprogramma dat vastgelegd is op een drager komt in aanmerking voor octrooiering,
mits er een structurele en functionele relatie bestaat tussen het programma en de computer
137
Vgl. Stobbs 2002, p. 90
450 U.S. 175 (1981) (Diamond v. Diehr)
139
Burk 2003, p. 223
140
Guidelines, 4, D.1 (a)
138
60
waarop deze is geladen.141 Wat precies onder een structurele en functionele relatie verstaan
dient te worden, is onduidelijk. Het vereiste heeft in ieder geval geleid tot toepassing van de
‘doctrine of magic words’, inhoudende dat software-uitvindingen door octrooigemachtigden
werden geformuleerd als vanalles behalve software om maar te voldoen aan het vereiste van
een relatie met iets fysieks. In de praktijk wordt een dergelijke relatie al snel aangenomen.
Voldoende is dat een computerprogramma de hardware in een andere elektrische of
magnetische staat brengt, een vereiste waar in beginsel ieder computerprogramma aan
voldoet. Zo is het opslaan van een computerprogramma op de harde schijf of op een drager,
zoals bijvoorbeeld een cd-rom of floppy disk, voldoende.142
In de zaak Alappat uit 1994 heeft het Federal Court of Appeals geoordeeld dat octrooiering
mogelijk is, indien er sprake is van een ‘specific machine to produce a useful, concrete and
tangible result.’143 Als aan die voorwaarden voldaan is, dan gaan de uitsluitingen van
abstracte ideeën, wiskundige concepten e.d. niet meer op. In de Alappat-zaak ging het om een
uitvinding die het mogelijk maakte om de golfvorm op het scherm van een digitale
oscillograaf zo vloeiend mogelijk weer te geven, waarbij de uitvinding onder andere
betrekking had op een formule voor de berekening van de intensiteit van de pixelbelichting.
Dit laatste stond niet in de weg aan octrooiering, omdat aan de genoemde voorwaarden werd
voldaan.
Bij een octrooiclaim die op een werkwijze is gericht, is het moeilijker uit te maken of er
sprake is van een octrooieerbare uitvinding. Er dient namelijk sprake te zijn van voldoende
relatie met de fysieke omgeving, wat volgens de Alappat-uitspraak van belang is om uit te
maken of er een bruikbaar, concreet resultaat geproduceerd kan worden. Uit de uitspraak in de
zaak State Street Bank & Trust Company v. Signature Financial Group Inc. van het Federal
Court of Appeals blijkt het onderscheid tussen een werkwijze of voortbrengsel niet meer van
wezenlijk belang.144 De term ‘useful’ (bruikbaar) van Art. 1 Sec. 8 van de Amerikaanse
Constitutie heeft een belangrijkere lading gekregen. Een werkwijze is derhalve octrooieerbaar
indien deze, naast bruikbaar, voldoende concreet en tastbaar is, waarbij de nadruk nu ligt op
de tegenstelling tot abstract.
141
Verkade, Visser en Bruining 2000, p. 26
Burk 2003, p. 223-224
143
33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994) (Alappat)
144
149 F.3d 1526, 1540 (Fed. Cir. 1998) (State Street Bank & Trust Company v. Signature Financial Group Inc.)
142
61
In de State Street-zaak ging het om een uitvinding die betrekking had op een methode voor
een beleggingsfonds, waarbij de gezamenlijke fondsen zodanig verdeeld werden dat onder
andere gebruik gemaakt kon worden van de belastingvoordelen van een partnership, waarin
deze gezamenlijke fondsen waren georganiseerd. Daarvoor moeten dagelijks zeer veel
berekeningen worden uitgevoerd. Naar het oordeel van het Federal Court of Appeals leverde
dit een voldoende ‘useful, concrete and tangible result’ op, waardoor de uitsluitingsgrond van
de wiskundige methode niet meer van toepassing was. Een relatie met de fysieke wereld is
nog steeds vereist, maar hoeft in de octrooiclaims met betrekking tot software niet meer
expliciet genoemd te worden. De computer wordt in een dergelijke claim automatisch
meegelezen door de rechter.145 De State Street-uitspraak maakte tevens een einde aan de
ongeschreven ‘business method exception’, welke inhield dat methoden voor bedrijfsvoering
op zichzelf niet voor octrooiering in aanmerking kwamen. Het Federal Court of Appeals zette
deze uitzondering als gedateerd aan de kant en maakte duidelijk dat methoden voor
bedrijfsvoering alleen getoetst worden aan dezelfde criteria voor octrooiering als andere
werkwijze-octrooien.146 De State Street-uitspraak is vervolgens bevestigd in de zaak AT&T
Corporation v. Excel Communications, Inc.147
5.3
Gevolgen van de arresten Chakrabarty, Diehr en State Street
De gevolgen van het Amerikaanse octrooisysteem zijn overal ter wereld merkbaar, dus ook in
Nederland en Europa. Zo verbiedt de US Patent Act het op de Amerikaanse markt brengen
van producten die buiten de Verenigde Staten gemaakt zijn volgens een in de Verenigde
Staten geoctrooieerde werkwijze. In het geval dat een buitenlands bedrijf elektronisch zaken
doet met Amerikaanse klanten bestaat het gevaar dat het elektronische signaal dat verzonden
wordt door de Amerikaanse klant een directe inbreuk op een Amerikaans octrooi op een
computerprogramma op zou kunnen leveren. Tevens loopt een buitenlands bedrijf, dat zich tot
klanten in de Verenigde Staten richt voor elektronisch zaken doen, het gevaar van aanzetten
tot inbreuk beschuldigd te worden.148 Het Amerikaanse octrooisysteem heeft dus ook
merkbare gevolgen in het buitenland. Dit werkt negatief voor de rechtszekerheid van bepaalde
derden in Nederland en Europa, omdat deze er niet meer op kunnen vertrouwen dat gebieden
145
Vgl. Silverman 2000; Ferro 2002, p. 370
Een definitie van het begrip ‘methoden voor bedrijfsvoering’ is nog niet voorhanden. Het is een vrij algemene
term, die gebruikt wordt om verschillende soorten werkwijze-claims te omschrijven. Vgl. Love en Coggins
2001, p. 1
147
172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999) (AT&T Corporation v. Excel Communications, Inc.)
148
Hanneman 2000, p. 44
146
62
die buiten het hier geldende octrooirecht vallen ook daadwerkelijk wat het octrooirecht betreft
geheel tot het publieke domein behoren.
De beslissing in de State Street-zaak heeft geleid tot openstelling voor octrooieerbaarheid
voor nieuwe categorieën uitvindingen, te weten uitvindingen die zich op bijvoorbeeld
financieel, actuarieel, economisch en bedrijfskundig gebied bevinden. De argumenten die
tegenstanders van dergelijke octrooien aanvoeren, zijn voornamelijk gericht tegen het
octrooirecht zelf of het beweerdelijk ontbreken van inventiviteit in individuele octrooien.149
Zoals reeds aangegeven is de algemene consensus echter dat er geen reden is het octrooirecht
af te schaffen nu het er eenmaal is, terwijl het ontbreken van inventiviteit in individuele
octrooien geen argument is voor niet-octrooieerbaarheid van bepaalde categorieën, maar
veeleer een argument voor het in zijn algemeenheid strenger toepassen van het criterium
uitvinderswerkzaamheid. Wel een belangrijk nadeel dat het State Street-arrest tot gevolg heeft
gehad, is dat het voor octrooiraden aanvankelijk moeilijk was om de nieuwheid en
inventiviteit te beoordelen, omdat deze octrooiraden nooit systematisch literatuur op deze
gebieden hadden verzameld. Voor dit probleem zijn echter voldoende maatregelen getroffen,
zoals het bijscholen van de aanwezige vooronderzoekers, het aannemen van nieuwe
vooronderzoekers, het opzetten van een nieuw octrooi-classificatiesysteem en het verschaffen
van toegang tot meer dan negenhonderd commerciële databanken met informatie op het
terrein van methoden voor bedrijfsvoering.150 Het probleem van onvoldoende kennis op
nieuwe octrooieerbare gebieden blijkt derhalve een probleem te zijn dat aanvankelijk
moeilijkheden op kan leveren, maar dat op termijn zeker niet onoverkomelijk is. Dit probleem
kan naar mijn mening dan ook geen reden zijn om uitbreiding van octrooieerbaarheid
principieel uit te sluiten.151 152
Overigens zij opgemerkt dat sinds het Chakrabarty-arrest octrooi is verleend voor een grote
diversiteit aan categorieën uitvindingen, waaronder architectuur,153 veilingen,154
149
Vgl. Bender 2001, p. 376
Hanneman 2000, p. 42; Op de website van het U.S.P.T.O. is verder uitgebreide informatie te vinden over het
octrooieren van methoden voor bedrijfsvoering, alsmede de mededeling dat het steeds beter gaat met het
oplossen van de organisatorische moeilijkheden, <http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod>.
151
Vgl. Huydecoper 1985, p. 199
152
Voor een verdere behandeling van de voor- en nadelen van octrooieerbaarheid van methoden voor
bedrijfsvoering verwijs ik naar Overdijk 2002, p. 247-277.
153
B.v. U.S. Patent No. 5.761.857. Amerikaanse octrooien kunnen op nummer opgezocht worden op de website
<http://patft.uspto.gov/netahtml/srchnum.htm>.
154
B.v. U.S. Patent No. 5.897.620
150
63
investeringen,155 marketing,156 psychoanalyse,157 sport,158 taal159 en theologie.160 Men kan
zich afvragen of octrooibescherming voor deze categorieën wel wenselijk is. Het is echter niet
uitgesloten dat ook naar huidig Nederlands en Europees recht enkele van dergelijke octrooien
verleend zouden kunnen worden. Een vooralsnog denkbeeldig werkwijzeoctrooi op het
klapschaatsen zou naar alle waarschijnlijkheid ook als technisch gekwalificeerd kunnen
worden, niettegenstaande het feit dat de uitvinding in de categorie sport zou vallen. De grens
tussen wenselijke en onwenselijke octrooien lijkt dan ook niet bepaald te worden door het
vereiste van een technisch karakter. Het argument dat het ontwikkelen van bepaalde
categorieën uitvindingen, waaronder software, minder risico met zich mee zou brengen en
minder investeringen zou vergen dan het geval zou zijn bij conventionele techniek, kan
eveneens naar de prullenbak verwezen worden, omdat deze omstandigheden niet van belang
zijn voor octrooiering vanwege het ontbreken van een ‘sweat of the brow doctrine’.161
Bij uitbreiding van octrooieerbare materie zal altijd de vraag rijzen of het octrooieren op de
nieuwe gebieden de innovatie nu wel of niet bevordert. Ook in het Amerikaanse geval blijven
economen ons echter het antwoord op deze vraag schuldig.162 Zowel wat methoden voor
bedrijfsvoering als software betreft bestaat er geen bewijs dat octrooieerbaarheid van deze
gebieden positief danwel negatief zou werken voor de innovatie.163 Zoals ik in het vorige
hoofdstuk heb aangegeven ben ik van mening dat juristen zelfstandig moeten kunnen
oordelen over een wenselijke afbakening van octrooieerbare gebieden, zolang de economische
wetenschap op dit punt in gebreke blijft.164 De uitgangspunten rechtseenheid, rechtszekerheid
en overeenstemming met internationale verdragen kunnen dan een belangrijke rol gaan
spelen. Wachten op een antwoord van economen die dat antwoord al honderden jaren
schuldig blijven, lijkt mij in ieder geval geen oplossing. De Verenigde Staten kan een
dergelijke afwachtende houding niet verweten worden, wat heeft geleid tot een
octrooisysteem dat in staat is gebleken zich aan te passen aan technologische en economische
ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van een industriële maatschappij naar een meer op
155
B.v. U.S. Patent No. 5.809.484
B.v. U.S. Patent No. 5.668.736
157
B.v. U.S. Patent No. 5.190.458
158
B.v. U.S. Patent No. 5.616.089
159
B.v. U.S. Patent No. 4.864.503
160
B.v. U.S. Patent No. 5.734.795
161
Vgl. Bakels 2002, p. 349
162
Bakels 2002, p. 349-350
163
Bakels en Hugenholtz 2002, p. 5; Ministerie van Economische Zaken 2001, p. 25-27
164
Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.3. Vgl. Bosscher 2003, p. 142
156
64
diensten georiënteerde maatschappij.165 Gebleken is dat de Nederlandse en Europese
octrooisystemen een dergelijke voortvarendheid om zich aan te passen aan technologische en
economische ontwikkelingen missen, waardoor deze systemen uit de pas zijn gaan lopen met
de ontwikkelingen in de maatschappij en om die reden veel minder in staat kunnen worden
geacht te doen waarvoor deze ooit bedoeld zijn, namelijk stimuleren tot innovatie.
Om de Nederlandse en Europese problematiek op het gebied van octrooieerbaarheid van
software op te lossen, dient men in mijn ogen dan ook lering te trekken uit de Amerikaanse
situatie. Opvallend is dat in de Verenigde Staten het Chakrabarty-arrest bepalend was voor de
doorbraak naar octrooieerbaarheid van software, ondanks dat de onderliggende casus op een
geheel ander type technologie betrekking had. Omdat dat arrest duidelijk bepaald heeft wat
verstaan dient te worden onder octrooieerbare materie, fungeert het bij iedere nieuwe
ontwikkeling als basis voor de vraag met betrekking tot octrooieerbaarheid. In het
Nederlandse en Europese recht ontbreekt een dergelijke hanteerbare basis, omdat nog steeds
niet duidelijk is wat verstaan dient te worden onder het begrip ‘technisch karakter’. Om de
problematiek rond softwareoctrooien op te lossen, dient men in mijn ogen dan ook eerst de
fundamentele vraag te adresseren, namelijk wat is octrooieerbare materie? Het louter proberen
op te lossen van de rechtszekerheidsproblemen op het gebied van octrooieerbaarheid van
software is dan ook niet meer dan symptoombestrijding. Wanneer dit probleem opgelost
wordt, dan dient zich weer een volgend probleem aan. Dit is dan ook één van de redenen
waarom de in het vorige hoofdstuk besproken voorstelrichtlijn hopeloos faalt in haar
doelstelling rechtszekerheid te verschaffen.
5.4
Conclusie
Naar Amerikaans recht is ‘anything under the sun made by man’ vatbaar voor octrooi.
Uitgesloten zijn slechts abstracte ideeën, natuurwetten, wetenschappelijk principes, louter
tekst en mathematische algoritmen als zodanig. Computerprogramma’s en methoden voor
bedrijfsvoering behoren tot de octrooieerbare materie. Er kan octrooi verleend worden voor
computerprogramma’s die op een computer worden geladen en computerprogramma’s als
zodanig. Tevens is werkwijze-octrooiering mogelijk. Voor octrooiering als ‘machine’ is
noodzakelijk dat er sprake is van een ‘useful, concrete and tangible result’. Verdergaande
165
Hanneman 2000, p. 44
65
eisen, zoals bijvoorbeeld de eis van een technisch karakter, worden niet gesteld. Dit maakt het
Amerikaanse octrooirecht een stuk hanteerbaarder dan het Nederlandse en Europese, omdat er
niet geworsteld hoeft te worden met begrippen als ‘technische bijdrage’, ‘further technical
effect’ en ‘computerprogramma als zodanig’.
Omdat het Amerikaanse recht voor octrooiering van software wel nog steeds een relatie eist
met de computer (ook al wordt deze barrière snel genomen), lijkt het op dit punt toch niet zo
ver verwijderd te zijn van het Nederlandse en Europese recht. Vanwege het wegvallen van de
‘business method exception’ blijft het Amerikaanse systeem wel iets ruimer van omvang wat
octrooieerbare materie betreft. Zo zijn in de Verenigde Staten ook uitvindingen die zich
bevinden op economisch of bedrijfskundig gebied octrooieerbaar, mits gekoppeld aan een
computerprogramma of anderszins aan de materiële wereld. Deze gebieden zijn in Europa
veelal ook octrooieerbaar, indien de uitvinding gekoppeld is aan iets ‘technisch’, zoals een
conventioneel apparaat of een computer. Enig verschil met betrekking tot de octrooieerbare
materie blijft echter bestaan, wat uiteraard weer de discussie aanzwengelt over de vraag of
octrooien op deze gebieden de innovatie nu juist bevorderen danwel afremmen. Op deze
discussie blijven economen echter al honderden jaren het antwoord schuldig, zodat naar mijn
mening de afbakening van octrooieerbare materie beoordeeld dient te worden aan de hand van
andere perspectieven, zoals rechtszekerheid, rechtseenheid en overeenstemming met
internationale verdragen.
De lering die Nederland en Europa kunnen trekken uit de Amerikaanse situatie is dat de vraag
opgelost dient te worden wat onder octrooieerbare materie verstaan dient te worden. Zonder
oplossing van die fundamentele vraag is het oplossen van de problematiek rond
softwareoctrooien niet meer dan symptoombestijding.
66
HOOFDSTUK 6
6.1
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Conclusies
6.1.1 Rechtszekerheidsproblemen
Met de codificatie van de uitsluiting van octrooieerbaarheid van computerprogramma’s als
zodanig in het EOV poogde men rechtseenheid te bewerkstelligen met het Amerikaanse recht,
alsmede rechtszekerheid op het gebied van octrooieerbaarheid van software. Er bestond
immers onduidelijkheid of computerprogramma’s wel voldoende technisch karakter zouden
bezitten. Destijds gingen deze redenen op en waren de rechtseenheid en rechtszekerheid
gewaarborgd. De hedendaagse situatie is echter geheel anders. De uitsluiting heeft geen
rechtszekerheid gebracht, omdat onder omstandigheden toch octrooien op software verleend
worden en software als technisch beschouwd wordt, en rechtseenheid evenmin, omdat in de
Verenigde Staten geen enkele belemmering meer bestaat voor het octrooieren van software.
De redenen voor de invoering van de uitsluiting zijn dus komen te vervallen.
In 1985 werd het octrooieren van software mogelijk, mede vanwege de onbillijkheid dat een
hardware-uitvoering van een bepaald programma wel octrooieerbaar was en de softwareuitvoering niet. Wel werd een structurele relatie met de computer vereist, zodat octrooien
betrekking moesten hebben op de combinatie van software en hardware. Vervolgens werd het
mogelijk om software los van de hardware te octrooieren, bijvoorbeeld op een cd-rom. Wel
was noodzakelijk dat het computerprogramma een ‘further technical effect’ teweegbracht.
Hiermee gaf het EOB aan dat computerprogramma’s wel degelijk technisch zijn, maar dat
vanwege de wettelijke uitsluiting voor octrooiering meer vereist was. Dit merkwaardige
criterium is dus in het leven geroepen vanwege deze op onjuiste gronden ingevoerde
uitsluiting. Wat verstaan dient te worden onder een ‘further technical effect’ is onduidelijk,
vanwege het feit dat er geen definitie bestaat van het begrip ‘technisch’ in octrooirechtelijke
zin. Een dergelijk effect wordt al aangenomen als er technische overwegingen aan de
oplossing ten grondslag liggen. Octrooigemachtigden moeten in staat worden geacht om een
software-uitvinding zodanig te omschrijven, dat deze horde wordt genomen.
Wat verstaan dient te worden onder het vervolgens in het leven geroepen vereiste van een
technische bijdrage is onduidelijk, eveneens vanwege het ontbreken van een definitie van het
67
begrip ‘technisch’. Het vereiste is niet af te leiden uit het EOV en werd ingevoerd om in
computers geïmplementeerde methoden voor bedrijfsvoering buiten de deur te houden, zodat
tenminste duidelijk is welke uitvindingen geen technische bijdrage leveren: uitvindingen
waarvan de inventiviteit zich louter bevindt op een gebied dat octrooirechtelijk als niettechnisch wordt beschouwd. Met de invoering van dit vereiste wordt de vraag naar een
technisch karakter gedeeltelijk verplaatst naar de vraag of er sprake is van
uitvinderswerkzaamheid. De technische bijdrage is voor octrooigemachtigden lastiger te
omzeilen, omdat het toevoegen van een technisch element aan een niet-technische uitvinding
niet meer voldoende is. Nu dient een inventief technisch element toegevoegd te worden, maar
niettemin valt te verwachten dat octrooigemachtigden steeds meer bedreven zullen raken in
het omzeilen van dit vereiste. Methoden voor bedrijfsvoering zullen toch toegelaten worden,
indien deze een technische bijdrage leveren. Dit zal vervolgens tot de onbillijkheid leiden dat
de ene methode voor bedrijfsvoering wel toegelaten wordt en een andere niet, terwijl zij beide
hetzelfde resultaat bereiken. Een dergelijke onbillijkheid heeft octrooibureau’s eerder doen
besluiten om de uitzondering van computerprogramma’s grotendeels opzij te zetten. Ik
verwacht dat hetzelfde zal gebeuren met de technische bijdrage, waardoor dit begrip weinig
zal uitsluiten en gekunstelde oplossingen zal opleveren.
Onduidelijkheid bestaat over de vraag of het vereiste van een technisch karakter ook geldt
naar Nederlands recht en of naar huidig Nederlands recht de criteria van de Octrooiraad
gevolgd dienen te worden of die van het EOB. Die laatste oplossing zou de problemen
meebrengen met betrekking tot de begrippen ‘technisch’, ‘further technical effect’ en
‘technische bijdrage’. De kans is overigens groot dat de uitzondering van octrooieerbaarheid
van computerprogramma’s in strijd is met het TRIPs-Verdrag. Bovendien is de praktijk van
de octrooibureau’s niet per definitie maatgevend voor het geldende recht. Nationale rechters
hebben het laatste woord, maar hebben zich nog nooit uitgelaten over de problematiek.
Theoretisch hebben zij de mogelijkheid om de bestaande praktijk geheel opzij te schuiven.
De momenteel aanhangige voorstelrichtlijn zou de huidige rechtsonzekerheid moeten
opheffen. Door de gekozen aanpak om de huidige situatie te codificeren, is het bereiken van
die doelstelling echter al bij voorbaat illusoir. De enige verbetering op het punt van
rechtszekerheid is dat de praktijk van het EOB definitief tot geldend recht zou worden
gemaakt en niet meer opzij gezet zou kunnen worden door nationale rechters. Dit is echter een
Pyrrhus-overwinning, omdat de praktijk van het EOB bijzonder onduidelijk is. Bovendien
68
sluit de voorstelrichtlijn definitief de deur voor directe werking van het TRIPs-Verdrag. De
voorstelrichtlijn codificeert het vereiste van een technische bijdrage, maar geeft hiervoor geen
hanteerbare definitie. De voorstelrichtlijn laat enkel octrooiering toe van
computerprogramma’s in combinatie met een computer en niet meer los daarvan, zoals
bijvoorbeeld op cd-rom. Dit is een duidelijke afwijking van de praktijk van het EOB en dus in
strijd met de gekozen aanpak. Bovendien wordt hierdoor het aanpakken van octrooiinbreuk
bemoeilijkt. Deze verandering doet de vraag rijzen of octrooien die onder het oude recht
verleend zijn geldig blijven. De voorstelrichtlijn rept met geen woord over deze problematiek,
waardoor rechtsonzekerheid op dit punt blijft bestaan. De amendementen van het Parlement
vergroten de onduidelijkheid, omdat het Parlement goochelt met het begrip ‘technische
bijdrage’ en verwerking, manipulatie en presentatie van gegevens uitsluit van
octrooieerbaarheid. De gevolgen van een dergelijke uitsluiting zijn onbekend, maar zouden
wel eens verstrekkend kunnen zijn. De kans is overigens groot dat de amendementen van tafel
worden geveegd.
Er bestaan dus diverse bestendigheidsproblemen op het gebied van octrooieerbaarheid van
software, aangezien de praktijk op dit gebied aan constante verandering onderhevig is.
Bovendien leiden de veranderende omstandigheden steeds weer tot de vraag of onder de oude
situatie verleende octrooien geldig blijven. Op zich zouden de bestendigheidsproblemen niet
erg hoeven zijn, indien men met die veranderingen uiteindelijk tot een oplossing zou komen
van de problematiek. Een dergelijke oplossing is echter nog steeds niet in zicht, waardoor de
steeds veranderende situatie naar mijn mening als zeer onwenselijk is aan te merken. Tel
daarbij de onduidelijkheid met betrekking tot de begrippen ‘technisch karakter’, ‘further
technical effect’ en ‘technische bijdrage’ op, alsmede de onduidelijkheid omtrent welk regime
in Nederland van toepassing is, de mogelijke strijdigheid met het TRIPs-Verdrag en de stap
terug die de Europese Commissie voor ogen staat, en men kan spreken van een groot
rechtszekerheidsgebrek voor de octrooiaanvrager.
6.1.2 Het werkelijke probleem
De vraag hoe octrooieerbare uitvindingen kunnen worden afgebakend, houdt juristen al jaren
bezig. Tot een hanteerbare definitie van het begrip ‘techniek’ heeft dit nog steeds niet geleid,
waardoor iedere afbakening gedoemd is te verworden tot een cirkelredenering. Het van
octrooieerbaarheid uitsluiten van computerprogramma’s en methoden voor bedrijfsvoering als
69
zodanig is niet zo helder als het lijkt. Uitvindingen op uitgesloten gebieden kan men alsnog
octrooieren, mits er maar iets ‘technisch’ aan de uitvinding wordt toegevoegd, bijvoorbeeld
een conventioneel apparaat. Dit heeft daarom tot gevolg dat geen enkele categorie geheel
uitgesloten wordt van octrooieerbaarheid en dat de vraag of er sprake is van een
octrooieerbare uitvinding van toevalligheden afhangt. De onbillijke resultaten die deze
benadering tot gevolg heeft gehad, heeft octrooibureau’s steeds doen besluiten de grenzen te
verleggen. Deze glijdende schaal lijkt niet te stoppen, omdat iedere uitsluiting tot onbillijke
gevolgen zal leiden, en zal ons langzaam naar het Amerikaanse model brengen.
Het schrappen van de uitsluiting van computerprogramma’s uit de lijst van nietoctrooieerbare materie leidt tot een oplossing voor wat betreft het rechtszekerheidsprobleem
op het gebied van softwareoctrooien. Op deze manier zou voor iedereen duidelijk zijn dat
software voor octrooiering in aanmerking komt en is het probleem dat ik met deze scriptie aan
de orde heb willen stellen opgelost. Het werkelijke probleem blijft echter bestaan. De grenzen
van octrooieerbaarheid worden slechts verlegd, terwijl de problematiek met betrekking tot het
begrip ‘technisch karakter’ en de uitsluiting van methoden voor bedrijfsvoering niet wordt
opgelost. Het oplossen van de problematiek op het gebied van softwareoctrooien is louter
symptoombestrijding en gaat voorbij aan het feit dat het probleem dieper zit. Zo lang men
geen duidelijke omschrijving kan geven van wat verstaan dient te worden onder
octrooieerbare materie, zullen iedere keer dat er nieuwe ontwikkelingen ontstaan problemen
rijzen. Steeds weer zal het technische karakter van de uitvinding vastgesteld dienen te worden,
zonder dat men eigenlijk weet wat dat is. Op deze manier loopt het octrooirecht altijd achter
de feiten aan, wat nooit de bedoeling kan zijn van een systeem dat het opkomen van nieuwe
ontwikkelingen juist zou moeten stimuleren.
1.2
Aanbevelingen
De enige oplossing voor deze problematiek is in mijn ogen aansluiting zoeken bij het
Amerikaanse systeem. Naar mijn mening moet het vereiste van een technisch karakter
verlaten worden en moet meer de nadruk gelegd worden op de reeds geldende voorwaarde
van een voldoende concrete uitwerking van de uitvinding. Ieder voortbrengsel en iedere
werkwijze moet voor octrooiering in aanmerking komen. Hiervoor zal altijd een verandering
of beïnvloeding van de natuur vereist zijn, welke eis normaalgesproken voldoende was voor
het aannemen van een technisch karakter. Deze verandering levert dus geen grote wijziging
70
op ten opzichte van de bestaande praktijk. De van octrooieerbaarheid uitgezonderde gebieden
moeten beperkt blijven tot categorieën als ontdekkingen, natuurwetenschappelijke theorieën,
wiskundige methoden en abstracte ideeën. Het gaat hierbij kortgezegd om verschijnselen die
octrooirechtelijk beschouwd worden als onderdeel van de natuur en onafhankelijk van de
mens bestaan. Computerprogramma’s en methoden voor bedrijfsvoering ontstaan alleen door
toedoen van de mens en moeten uit de lijst geschrapt worden. Computerprogramma’s zijn in
deze benadering altijd octrooieerbaar en methoden voor bedrijfsvoering slechts indien zij
geïmplementeerd zijn in een computerprogramma of anderszins een verandering in de natuur
teweegbrengen.
Door deze wijzigingen door te voeren zal ook onder Nederlands recht alles dat door de mens
gecreëerd wordt voor octrooiering in aanmerking komen. Ook na het doorvoeren van deze
wijzigingen zullen zich ongetwijfeld probleemgevallen voordoen, maar deze kunnen dan in
ieder geval beoordeeld worden aan de hand van hanteerbare maatstaven. Behalve een grotere
mate van rechtszekerheid biedt dit systeem rechtseenheid met de Verenigde Staten, alsmede
overeenstemming met het TRIPs-Verdrag. Wel betekent dit een verruiming van
octrooieerbare materie, wat uiteraard de discussie of octrooien innovatie stimuleren danwel
afremmen weer zal aanzwengelen. In plaats van nogmaals deze eindeloze discussie te voeren
kan men beter eens nadenken over maatregelen die de negatieve effecten van het
octrooisysteem zo veel mogelijk aan banden leggen, zoals een hogere barrière voor
uitvinderswerkzaamheid,166 beperking van de lengte van de monopolies,
onderhandelingsplicht met potentiële licentienemers, ruimere mogelijkheden tot het verlenen
van dwanglicenties,167 afschaffing van het registratieoctrooi168 en het gemakkelijker
aanpakken van misbruik van machtspositie. Op die manier kan er een balans gevonden
worden die recht doet aan het belonen van inventiviteit en tegelijkertijd de nadelen van de
verkregen monopolies beperkt. Een dergelijke balans kan al jaren niet gevonden worden
middels categoriale uitsluiting. De zoektocht naar de juiste balans kan in ieder geval
plaatsvinden in een systeem dat eindelijk hanteerbaar is geworden en dat om die reden veel
beter in staat zal zijn om zich aan te passen aan maatschappelijke ontwikkelingen en te doen
waarvoor het ooit is ingevoerd, namelijk stimuleren tot innovatie.
166
Vgl. Hanneman 2000, p. 45
Vgl. Bakels 2002, p. 351
168
Vgl. Van Engelen 2004, p. 19
167
71
LITERATUURLIJST
Geraadpleegde boeken en artikelen
Bakels 2002
R.B. Bakels, ‘Softwareoctrooien: een vanzelfsprekendheid of een gevaarlijke
ontaarding?’, Computerrecht 2002, p. 347-352
Bakels 2003a
R.B. Bakels, ‘Een grote verantwoordelijkheid voor het Europees Parlement.
Voorgestelde Europese richtlijn helpt softwareontwikkelaars van de regen in de drup’,
22 mei 2003, <http://www.breekpunt.nl/print.asp?id=a863>
Bakels 2003b
R.B. Bakels, ‘EU kan zonder slechte softwarepatentenregeling’, De Volkskrant 29
september 2003, p. 7
<http://www.ivir.nl/publicaties/bakels/eu_kan_zonder_slechte_softwarepa.htm>
Bakels 2003c
R.B. Bakels, ‘Van software tot erger: op zoek naar de grenzen van het octrooirecht’, IER
2003, p. 213-221
Bakels en Hugenholtz 2002
R.B. Bakels en P.B. Hugenholtz, The patentability of computer programs. Discussion of
European-level legislation in the field of patents for software, studie in opdracht van het
Europees Parlement, <http://www.ivir.nl/publications/other/softwarepatent.pdf>
Bender 2001
D. Bender, ‘Business Method Patents: The View from the United States’, EIPR 2001, p.
375-379
Beresford 2000
K. Beresford, Patenting software under the European Patent Convention, London:
Sweet & Maxwell 2000
72
Bosscher 2003
D.J.B. Bosscher, ‘Kritiek op softwareoctrooien: ontaarding van een
vanzelfsprekendheid?’, Computerrecht 2003, p. 141-142
Bostyn 2001
S.J.R. Bostyn, ‘Ik denk, dus ik krijg een octrooi. Octrooieerbaarheid van
bedrijfsvoeringsmethodes en ideeën in Europa en de VS’, BIE 2001, p. 77-88
Burk 2003
D.L. Burk, ‘Reflections in a darkling glass: a comparative contemplation of the Harvard
College decision’, Canadian Business Law Journal 2003, p. 219-237
Cook 2002
T. Cook, ‘EC draft patent directive. “I wouldn’t start from here if I were you” –
Intellectual property protection for computer and software in Europe and the proposed
new directive on computer-implemented inventions’, Computer Law & Security Report
2002, p. 197-200
Engelfriet 2003
A. Engelfriet, ‘Open source software en octrooien: een moeilijke combinatie’, BIE 2003,
p. 204-208
Ferro 2002
F.N. Ferro, ‘Het land van de onbeperkte mogelijkheden, het octrooieren van business
methods in de Verenigde Staten’, BIE 2002, p. 369-373
Hanneman 1985
H.W.A.M. Hanneman, The patentability of computer software, Deventer: Kluwer 1985
Hanneman 1999
H.W.A.M. Hanneman, ‘EOB verleent octrooi voor computerprogramma’s’, BIE 1999,
p. 156-157
73
Hanneman 2000
H.W. Hanneman, ‘Over de octrooieerbaarheid van ‘methoden voor de bedrijfsvoering’’,
BIE 2000, p. 40-45
Hendriks 2003
N.A.H. Hendriks, ‘De directe werking van het TRIPs-Verdrag en de gevolgen voor het
Nederlandse octrooirecht’, IER 2003, p. 146-153
Holzwarth 1994
A.S. Holzwarth, Patentability of software-related inventions under the European Patent
Convention, epopat1994enho
Howard 2002
A. Howard, ‘Patentability of Computer-Implemented Inventions. A concise analysis of
the Commission’s proposal for a Directive on the patentability of computerimplemented inventions’, Computer und Recht International 2002, p. 97-104
Hutter 1997
J.J. Hutter, ‘Octrooiering van software: een overzicht van omgekeerde tweede medische
indicatie tot octrooiering van cd’s’, BIE 1997, p. 315-319
Hutter en Winkler 1998
J.J. Hutter en M. Winkler, ‘Softwarebescherming en octrooi. Octrooirecht bron van
misverstanden’, Informatie 1998, p. 62-67
Huydecoper 1985
J.L.R.A. Huydecoper, ‘Het wiel wel en het bankbiljet niet. De niet-beschermde
uitvindingen’, BIE 1985, p. 196-200
Lauwaars en Timmermans 1999
R.H. Lauwaars en C.W.A. Timmermans, Europees recht in kort bestek, Deventer:
W.E.J. Tjeenk Willink 1999
74
Louët Feisser 2000
A. Louët Feisser, ‘Hoe technisch dient een uitvinding te zijn om geoctrooieerd te
kunnen worden?’, BIE 2000, p. 243-244
Love en Coggins 2001
J.J. Love en W.W. Coggins, ‘Successfully Preparing and Prosecuting a Business
Method Patent Application’, 2001,
<http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/aiplapaper.rtf>
Machlup 1958
F. Machlup, An Economic Review of the Patent System, Study no. 15 of the
Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights of the Committee on the
judiciary, United States Senate, 85th congress, second session 1958, p. 80
Meijboom 1990
A.P. Meijboom, ‘The Question of Software Patentability in Europe’, in: H.W.K.
Kaspersen en A. Oskamp, Amongst friends in Computers and Law. A Collection of
Essays in Remembrance of Guy Vandenberghe, Deventer: Kluwer 1990
Meijboom 2002a
A.P. Meijboom, ‘Bang voor software-octrooien’, Computerrecht 2002, p. 66
Meijboom 2002b
A.P. Meijboom, ‘Octrooien voor software en business methods’, Bb 2002, p. 76-78
Ministerie van Economische Zaken 2001
Ministerie van Economische Zaken, De juridische en economische aspecten van het
software-octrooi, Den Haag, december 2001
Newman 1997
J. Newman, ‘The Patentability of Computer-related Inventions in Europe’, EIPR 1997,
p. 701-708
75
Oldenziel 1998
H.A. Oldenziel, Wetgeving en rechtszekerheid, Deventer: Kluwer 1998
Overdijk 1999
T.F.W. Overdijk, ‘Octrooiering van computersoftware. Europees Octrooibureau zet deur
voor software-octrooien wijd open’, Bb 1999, p. 201-203
Overdijk 2002
T.F.W. Overdijk, ‘Elektronische handel en octrooi: ‘The Answer to the Method is in the
Machine’’, in: R.E. van Esch en J.E.J. Prins, Recht en elektronische handel, Deventer:
Kluwer 2002
Silverman 2000
A.B. Silverman, ‘Software Patents for Methods of Doing Business – A Second Class
Citizen No More’, 2000, <http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters0012.html>
Slot, Swaak en Lavrijssen 2002
P.J. Slot, Ch.R.A. Swaak en S.A.C.M. Lavrijssen, Inleiding mededingingsrecht, Den
Haag: Boom juridische uitgevers 2002
Stobbs 2002
G.A. Stobbs, Business method patents, New York: Aspen Law & Business 2002
Teijl en Holzhauer 1991
R. Teijl en R.W. Holzhauer, De toenemende complexiteit van het intellectuele
eigendomsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1991
Van Empel en Geerts 1995
G. van Empel en P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, Kluwer:
Deventer 1995
76
Van Engelen 1994
Th.C.J.A. van Engelen, Prestatiebescherming. En ongeschreven intellectuele
eigendomsrechten, W.E.J. Tjeenk Willink: Zwolle 1994
Van Engelen 2004
Th.C.J.A. van Engelen, ‘Het Nederlandse registratieoctrooi: een wolf in schaapskleren!’,
IER 2004, p. 12-19
Van Looijengoed 2001
F. van Looijengoed, ‘Anything under the sun? Over de wenselijkheid van octrooien op
methoden voor de bedrijfsvoering’, BIE 2001, p. 604-613
Van Nieuwenhoven Helbach, Huydecoper en Van Nispen 2002
E.A. van Nieuwenhoven Helbach, J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen,
Industriële eigendom. Deel 1: Bescherming van technische innovatie, Deventer: Kluwer
2002
Vandenberghe 1984
G. Vandenberghe, Bescherming van computersoftware, Antwerpen: Kluwer 1984
Verkade 1986
D.W.F. Verkade, Juridische bescherming van programmatuur, Alphen aan den Rijn:
Samson 1986
Verkade, Visser en Bruining 2000
D.W.F. Verkade, D.J.G. Visser en L.D. Bruining, Ruimere octrooiëring van
computerprogramma’s: technicality of revolutie?, Den Haag: Sdu Uitgevers 2000
Ward 2003
P. Ward, ‘Proposed Directive on Patentability of Computer-implemented Inventions’, 9
oktober 2003,
<http://www.twobirds.com/NewsAndPublications/FirmAndLegalNews/newsdisplay.cf
m?objectid=3EE2482B-4C9D-4752-8D0DAF0AE163C502>
77
Wichers Hoeth 2000
L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, W.E.J. Tjeenk
Willink: Zwolle 2000
Geraadpleegde websites
Eurolinux
<http://www.eurolinux.org>
FFII: Software Patents in Europe
<http://swpat.ffii.org>
League for Programming Freedom
<http://lpf.ai.mit.edu>
Planet Internet
<http://www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=463891/sc=d2e98b>
Proposal for a Directive on the patentability of computer-implemented inventions – frequently
asked questions
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/02-32.htm>
United States Patent and Trademark Office
<http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod>
Webwereld
< http://www.webwereld.nl>
78
JURISPRUDENTIELIJST
Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen
1. HvJ EG 14 december 2000, C-300/98 en C-392-98, Jur. 2000, p. I-11307 (Dior/Tuk)
Hoge Raad der Nederlanden
1. HR 20 januari 1950, BIE 1950, p. 36-39 (Rooilijnen)
2. HR 30 mei 1986, NJ 1986, 688 (Collectieve acties bij spoorwegen)
Gerechtshoven
1. Hof ‘s-Gravenhage 4 juli 1996, BIE 1997, 440 (Lucas/Litech)
2. Hof ‘s-Gravenhage 6 februari 1997, BIE 1998, 147 (Clysan/Dreizler II)
Rechtbanken
1. Rb. ‘s-Gravenhage 24 juni 1987, BIE 1995, 287
2. Pres. Rb. ‘s-Gravenhage 16 september 1988, IER 1989, 18 (Epileerapparaat)
Europees Octrooibureau
1. T 208/84, Official Journal 1987, p. 14 (Vicom)
2. T 22/85, Official Journal 1990, p. 12
3. T 115/85, Official Journal 1990, p. 30
4. T 121/85, Case Law of the Board of Appeal of the EPO 1996, p. 26
5. T 26/86, Official Journal 1988, p. 19 (Koch en Sterzel)
6. T 38/86, Official Journal 1990, p. 384
7. T 158/88, Official Journal 1991, p. 566
8. T 77/92, Case Law of the Board of Appeal of the EPO 1998
9. T 769/92, Official Journal 1995, p. 525 (Sohei)
10. T 887/92, Case Law of the Board of Appeal of the EPO 1998
11. T 1002/92, Official Journal 1995, p. 605
79
12. T 59/93, Case Law of the Board of Appeal of the EPO 1998
13. T 931/95, TKB 8 september 2000, Computerrecht 2001, p. 321-327, m.nt. L.D. Bruining
(Pension Benefits System)
14. T 935/97, Official Journal 1999, 609 (IBM)
15. T 1173/97, Official Journal 1999, 609 (IBM)
16. T 1194/97, <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t971194ex1.pdf>
Octrooiraad
1. Octrooiraad 10 februari 1940, BIE 1941, 136
2. Octrooiraad 12 juni 1950, BIE 1955, 144
3. Octrooiraad, Afdeling van Beroep 16 december 1970, BIE 1971, p. 54-60
(Telefooncentrale)
4. Octrooiraad, Afdeling van Beroep 12 september 1985, BIE 1985, p. 435 (Schakelnetwerk)
5. Octrooiraad, Afdeling van Beroep 11 mei 1987, BIE 1987, p. 164 (Streepjescode)
United States Supreme Court
1. 409 U.S. 63 (1972) (Gottschalk v. Benson)
2. 437 U.S. 584 (1978) (Parker v. Flook)
3. 447 U.S. 303 (1980) (Diamond v. Chakrabarty)
4. 450 U.S. 175 (1981) (Diamond v. Diehr)
United States Federal Circuit Court of Appeals
1. 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994) (Alappat)
2. 149 F.3d 1526, 1540 (Fed. Cir. 1998) (State Street Bank v. Signature Financial Group)
3. 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999) (AT&T Corporation v. Excel Communications, Inc.)
80