Klik om een titel te maken

Hoe behoud ik de kennis, ontwikkeling
en know-how van mijn werknemers
voor mijn bedrijf?
Amsterdam, 20 november 2008
Mr. Otto Swens, Vondst Advocaten
Van Leijenberghlaan 199
1082 GG Amsterdam
The Netherlands
t: + 31 20 504 20 00
f: + 31 20 504 20 10
e: [email protected]
CASUS – basisfeiten
•
•
U bouwt machines voor de voedingsmiddelenindustrie
U heeft o.a. de volgende werknemers in dienst:
a) Jan Peins (38): houdt zich bezig met
productontwikkeling (techniek en vormgeving). Er
staan geen speciale bedingen in zijn arbeidscontract.
b) Piet Pas (58): werkt in de assemblage, als monteur.
Hij heeft logischerwijs toegang tot de technische
details en tekeningen van uw machines.
c) Kees Pas (17): Zoon van Piet, een jonge, algemene
administratieve kracht, die het klantenbestand
bijhoudt en regelmatig contact heeft met de klanten.
IE rechten: van u of de werknemer?
Casus 1: Jan’s vondst
Casus 1: Jan’s vondst
• Het is weekend. Jan verpakt in zijn keuken wat restjes in
een oud bakje en hij bedenkt dat dit oude bakje met enige
technische aanpassingen een prachtige oplossing geeft
voor een al langer bestaand nadeel met uw
verpakkingsmachines. Jan vertelt u zijn idee en ontwikkelt
op kantoor ook een mooie vormgeving voor het bakje.
• U vindt het briljant. U octrooieert de vinding en deponeert
het bakje als model.
• Als Jan dit hoort is hij woest: dit is zíjn idee, hij heeft het
thuis bedacht en hij wil de rechten of anders veel geld. De
omzet op uw verpakkingsmachines is immers verdubbeld!
Casus 1: Is het bakje van Jan?
• Drie relevante rechten van intellectueel eigendom
• Octrooirecht
• Modelrecht
• Auteursrecht
Casus 1: Kan Jan het octrooi claimen?
• Geen beding in arbeidscontract? Art. 12 ROW 1995:
“Uitvinding komt toe aan de werknemer, tenzij de aard van
zijn dienstbetrekking met zich brengt dat deze
uitvindingen doet van het soort waarop het octrooi
betrekking heeft.”
• Bewijslast bij werkgever
• Type aanstelling is beslissend: Jan is aangesteld voor
onderzoekswerk, dus is het octrooi van u. Dat de
gedachte thuis is ontstaan is niet relevant.
Casus 1: Kan Jan het octrooi claimen?
• Jan moet als uitvinder in het octrooi worden genoemd
• Jan heeft recht op ‘billijke vergoeding’
• Rechtspraak over hoogte vergoeding:
• Waarde van het octrooi (succes van de vernieuwde
verpakkingsmachines) bepaalt niet de hoogte van de
vergoeding!
• Ook fictie van licentieverhouding niet
• Beloning is een soort gratificatie (meestal dus vrij laag)
Casus 1: Ligt het anders als Piet of Kees
het bakje had uitgevonden?
• Ja, Piet en Kees zijn niet aangesteld om
ontwikkelingswerk te doen. Piet en Kees zouden recht
hebben op het octrooi.
• Uitzonderingen:
• Stagiaires, trainees: octrooi altijd voor de werkgever
• Medewerker universiteit, hogeschool of
onderzoeksinstelling (TNO): octrooi altijd voor de
werkgever
• Freelancers, uitzendkrachten: dubieus, want geen
arbeidscontract
Casus 1: Kan Jan het model claimen?
• Nee.
• Artikel 3.8 lid 1 BVIE bepaalt:
“behoudens afwijkend beding wordt de werkgever
beschouwd als ontwerper van de modellen die door de
werknemer in de uitoefening van zijn functie zijn
ontworpen”.
• Er moet een verband zijn tussen de werkzaamheden en
het model (dit is wel ruimer dan het octrooirecht!).
Casus 1: Ligt het anders als Piet of Kees
het bakje had vormgegeven?
• Ja, Piet is monteur, Kees administratief medewerker.
• Er kan vanuit worden gegaan dat het ontwerpen van
bakjes geen verband houdt met de werkzaamheden van
een monteur, en zeker niet van een administratieve
kracht.
• Piet en Kees zijn dan dus modelrechthebbende.
Casus 1: Kan Jan het auteursrecht
claimen?
• Auteursrecht ook van belang! Bescherming van het
uiterlijk van een ‘werk’ met een ‘oorspronkelijk karakter’
• Hoeft niet geregistreerd te worden!
• Art. 7 Auteurswet: Indien de arbeid, in dienst van een
ander verricht, bestaat uit het vervaardigen van
auteursrechtelijk beschermde werken, dan wordt de
werkgever als ‘maker’ beschouwd.
• Artikel 3.8 lid 2 BVIE bepaalt: auteursrecht volgt
modelrecht! Model- en auteursrecht altijd in dezelfde
handen, namelijk wie recht heeft op model!
Casus 1: Persoonlijkheidsrechten?
• Persoonlijkheidsrechten: rechten om bezwaar te maken
tegen wijziging, verminking of andere aantasting van het
werk (bijv. openbaar maken onder andere naam).
• Rechtspraak: exploitatierechten naar werkgever,
persoonlijkheidsrechten = omstreden!
• Jan zou kunnen eisen dat u het uiterlijk van bakje niet
mag wijzigen zonder zijn toestemming.
Casus 1: Ligt het anders als Piet of Kees
het bakje had ontworpen?
• Ja, Piet en Kees hadden het recht op het model.
• Het auteursrecht volgt het modelrecht.
• Piet en Kees zijn dan dus ook
auteursrechthebbenden.
Hoe regelt u dit goed?
• Zorg altijd voor een goede omschrijving van de taak van
de werknemer. Als de werknemer in zijn werk ook
uitvindingen zal doen of zal ontwerpen, zorg dan dat dit in
zijn taak omschreven ligt en ook welke type uitvindingen
en ontwerpen. Ook als 10% - 20% van het werk!
• Spreek met de werknemer af dat de rechten op
uitvindingen, ontwerpen en modellen aan u als werkgever
toekomen. Deze afspraak mag altijd gemaakt worden in
een arbeidscontract of los, en ook met freelancers,
uitzendkrachten en monteurs, zoals Piet.
• Leg alles schriftelijk vast.
Een uitvindingsclausule
“Indien de werknemer uit hoofde van zijn functie een uitvinding doet, doet
hij hiervan terstond melding aan de werkgever. De werkgever heeft het
exclusieve gebruiksrecht op elke uitvinding die de werknemer in het
kader van zijn dienstverband doet of die daaruit voortvloeit, en is
gerechtigd op deze uitvinding – zowel in Nederland als in het buitenland
- bij de daartoe bevoegde instanties Octrooi aan te vragen. Als de
werkgever van de bij haar aangemelde uitvinding gebruik maakt en
octrooi aanvraagt, heeft de werknemer recht op een passende
vergoeding, vast te stellen conform artikel 12 lid 6 van de Rijksoctrooiwet
1995. De werknemer heeft te allen tijde het recht in het octrooi als de
uitvinder te worden vermeld.”
Een ontwerpclausule
“Indien de werknemer in verband met zijn werkzaamheden een
voortbrengsel ontwerpt, doet hij hiervan terstond melding aan de
werkgever. De werkgever heeft het exclusieve gebruiksrecht op elk
ontwerp dat de werknemer in het kader van zijn dienstverband doet of
die daarmee verband houdt, en is gerechtigd op dit ontwerp uitvinding –
zowel in Nederland als in het buitenland - bij de daartoe bevoegde
instanties een modelrecht aan te vragen. De werkgever is tevens te allen
tijde gerechtigd tot het auteursrecht op het ontwerp van de werknemer.
De werknemer doet tevens afstand van zijn persoonlijkheidsrechten.”
Bescherming van de kennis en know
how van uw bedrijf en uw werknemers
Casus 2:
De carrière-move van Piet en Kees
Casus 2: Piet en Kees carrière-move
• Piet en Kees krijgen van een concurrent in Duitsland
samen een ‘offer they can’t refuse’. Met name Piet kan op
zijn oude dag 2x zoveel gaan verdienen. Zij willen weg.
• In hun arbeidscontracten staat een concurrentiebeding,
relatiebeding en geheimhoudingsbeding voor 2 jaar voor
de hele wereld, maar Piet en Kees zeggen: “die gelden
toch niet!”. U maakt zich zorgen:
• U heeft Piet goed opgeleid. Piet kent alle technische tekeningen
van uw machines, kent de machines zelf ook van haver tot gort en
weet precies waar de sterke en zwakke plekken zitten.
• Kees kent al uw klanten, houdt het klantenbestand bij, weet wie
goed betaalt en wie niet, wie veel bestelt en wie niet.
Casus 2: Geldt het concurrentie- en
relatiebeding?
• Wat is een concurrentiebeding? 7: 653 BW:
“Beding tussen werkgever en werknemer, waarbij de
laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde
van zijn arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam
te zijn’
• Spanning tussen grondrecht werknemer op vrije
arbeidskeuze (art. 19 lid 3 Grondwet) en de werkgever op
rechtmatige bescherming van zijn bedrijfsbelangen.
Casus 2: Vereisten bedingen
• Geheimhoudingsbeding: geen specifieke eisen
• Concurrentie- en relatiebeding: Meerderjarigheidseis en
schriftelijkheidseis.
• Schriftelijkheidseis geldt ook als beding later wordt
overeengekomen  waarborg dat werknemer het beding
goed heeft overwogen. Verwijzing naar aanvullende
arbeidsvoorwaarden alleen afdoende als deze bij de
ondertekende arbeidsovereenkomst zijn gevoegd! Niet
voldoende: vermelding in CAO.
• Let op: bedingen gelden niet bij ‘schadeplichtig ontslag’
werknemer! (geen dringende reden, reden niet vermeld).
Casus 2: Let ook op…
• HR 9 maart 1979 (Brabant / Van Uffelen) en HR 5 januari
2007 (AVM) .
• Concurrentiebeding opnieuw vastleggen tijdens
dienstverband is nodig als:
• Ingrijpende wijziging functie
• Ingrijpende wijziging arbeidsvoorwaarden
• Beding gaat ‘aanmerkelijk zwaarder drukken’ (niet bij
voorzienbare promotie of natuurlijke doorgroei)
• Omzetting tijdelijk contract naar vast contract
(omstreden, maar advies: altijd doen!)
Casus 2: Vereisten boetebeding
• Boetebeding vaak gekoppeld aan geheimhoudings-,
relatie- of concurrentiebeding
• Schriftelijkheidseis.
• Boete moet helder zijn gekoppeld aan een bepaalde
verplichting
• Boete mag niet ten goede komen aan u. U moet die
storten in een fonds voor een goed doel.
• Boete gekoppeld aan dagloon werknemer  hiervan mag
bij overeenkomst worden afgeweken.
Casus 2: Moet u Piet en Kees laten
gaan?
• Voor Kees geldt geheimhoudingsbeding wel, maar het
concurrentie- en relatiebeding niet  Hij is 17!
• Piet vecht zijn concurrentie- en relatiebeding aan bij de
rechtbank. Hij stelt dat hij 2x zoveel kan verdienen, dat hij
altijd al naar het buitenland wilde, nu oud is en niet snel
meer zo’n stap kan maken en dat hij bij zijn zoon in de
buurt wil werken.
• Wat zal de rechter beslissen?
Casus 2: Wat beslist de rechter?
• Gehele vernietiging van het concurrentie- en
relatiebeding?
 komt vrijwel nooit voor
• Gedeeltelijke vernietiging van de bedingen?
 Komt vaker voor. Denk aan:
• Beperking in duur
• Beperking in geografisch gebied
• Beperking tot relatiebeding
• Eerder bij tijdelijke werknemers, uitzendkrachten etc.
Casus 2: Wat beslist de rechter (2)
• Rechtspraak: afweging belangen van Piet versus u.
• Wat zijn omstandigheden in het voordeel van Piet (de
werknemer)?
• Positieverbetering
• Risico verlies nieuwe baan
• Ernstig nadeel bij vinden passende werkkring
• Korte duur/tijdelijkheid arbeidsovereenkomst
• Onvrijwillig ontslag
Casus 2: Wat beslist de rechter (3)
• Wat zijn omstandigheden in het voordeel van u (de
werkgever):
• Kennis bedrijfsgeheimen
• Persoonlijk contact klanten / relaties (via Kees!)
• Lange duur dienstverband
• Investering in opleiding en deskundigheid
• Beëindiging dienstverband op het initiatief
werknemer
Casus 2: Wat beslist de rechter (4)
•
•
•
•
De situatie van Kees is erg in uw voordeel.
Kans op gehele vernietiging nihil.
Kans op beperking in duur ook.
Wellicht beperking in territoir tot landen waar relevante
concurrenten zijn gevestigd.
• Wellicht vergoeding voor Kees, als beding hem erg
belemmert in het vinden van een andere baan.
Een concurrentiebeding is zwaarder dan relatiebeding en
wordt dus eerder gematigd!
Casus 2: Half succes…?
Kees mag naar uw Duitse concurrent, maar Piet niet!
Maar u bent niet tevreden. Kees weet alles van uw klanten
en gaat naar de concurrent. En via zijn vader Piet zou hij
ook allerlei vertrouwelijke informatie kunnen krijgen. Piet is
altijd betrouwbaar geweest, maar de rechtszaak over het
concurrentiebeding heeft de relatie bekoeld.
Wat kunt u doen?
Casus 2: Als Kees uw geheime
informatie gaat gebruiken…?
• Vertrouwelijke informatie (tekeningen machines, details
bouw, voordelen, nadelen, nieuwe ontwikkelingen etc.)
• Geheimhoudingsbeding is geldig. Kees handelt dus in
strijd met de arbeidsovereenkomst als hij deze informatie
via zijn vader bij zijn nieuwe Duitse werkgever brengt
• Kees handelt ook onrechtmatig als hij op niet-legitieme
wijze gebruik maakt van uw bedrijfsgeheimen.
 ook internationaal verdrag: (art. 39 TRIPS): algemeen
verbod op gebruik niet openbaar gemaakt informatie.
Geldt (indirect) ook in Nederland!
Casus 3: Als Kees uw klanten
benadert…?
• Rechtspraak
• Kees zal zonder concurrentiebeding onrechtmatig
handelen, als hij:
“stelselmatig klanten benadert die duurzaam aan
werkgever waren verbonden daarbij gebruik maakt van
kennis en gegevens die hij heeft verkregen van u, de exWerkgever”
Voorbeeld concurrentiebeding
“Het is Werknemer na verbreking van het dienstverband
verboden, gedurende een periode van één jaar in enigerlei
vorm, om niet of tegen vergoeding, direct of indirect,
zelfstandig, in samenwerking met, of in dienst, voor rekening
of op naam van derden, werkzaamheden te verrichten of te
doen verrichten, op het gebied waarin Werkgever werkzaam
is.”
Voorbeeld relatiebeding
“Het is Werknemer tevens verboden om op enige wijze
direct of indirect zakelijke contacten te onderhouden met
relaties van Werkgever waarmee deze de laatste 2 jaar
voorafgaand aan het einde van het dienstverband bij
Werkgever heeft gewerkt of hen te bewegen het
dienstverband te beëindigen en/of in dienst te houden.”
Voorbeeld geheimhoudingsbeding
“Werknemer erkent dat hem door Werkgever
geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden
betreffende of verband houdend met het bedrijf van
Werkgever. Het is Werknemer verboden hetzij gedurende
de dienstbetrekking hetzij na beëindiging hiervan, op
enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm
ook enige mededeling te doen van of aangaande enige
bijzonderheden van de onderneming van Werkgever of
die daarmee verband houden. Overtreding zal voor
Werkgever een dringende reden vormen tot ontslag op
staande voet als bedoeld in artikel 7:678 sub 2.i. BW.”
Voorbeeld boetebeding
“Ingeval van overtreding van het bepaalde in één van de
artikelen (…)verbeurt Werknemer een terstond en zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare
boete ten behoeve van Werkgever van EURO 10.000,- per
overtreding en EURO 1.000,- voor iedere dag dat de
ovetreding voortduurt.”
Dank voor uw aandacht!
Amsterdam, 20 november 2008
Mr. Otto Swens, Vondst Advocaten
Van Leijenberghlaan 199
1082 GG Amsterdam
The Netherlands
t: + 31 20 504 20 00
f: + 31 20 504 20 10
e: [email protected]