De realiteit is geen fictie meer - IE

De realiteit is geen fictie meer
Citeersuggestie: S. Hagen, De realiteit is geen fictie meer, IEF 10634.
Reikhalzend – en door de meeste IE-rechthebbenden
wellicht vooral: angstvallig – werd er uitgekeken naar
het op 1 december 2011 gewezen arrest van het Hof
van Justitie van de EU in de gevoegde zaken van
Philips (C-446/09) en Nokia (C-495/09). Reikhalzend,
omdat te verwachten viel dat het Hof daarin nader
zou aangeven onder welke voorwaarden de
douaneautoriteiten van een Lidstaat de doorvoer van
inbreukmakende goederen (afkomstig van buiten en
met bestemming buiten de EU) kunnen beletten.
Angstvallig, omdat – afgaande op de conclusie van AG Cruz Villalón – de verwachting was dat het Europese
Hof een einde zou maken aan de zogenoemde
‘vervaardigingsfictie’, die in dergelijke gevallen van
transit-goederen door Nederlandse rechters wel werd
toegepast om deze als inbreukmakend in de EU te
kunnen kwalificeren (en op basis daarvan te laten
vernietigen). In beide opzichten heeft het Hof de
‘verwachtingen’ waargemaakt.
1. De Anti-Piratij Verordening
2. De Nokia-zaak
2.a. Overwegingen van het HvJEU
3. De Philips-zaak
3.a. Overwegingen van het HvJEU
4. In conclusie
1. De Anti-Piraterij Verordening
Het draait in dezen allemaal om de uitleg van de
zogenoemde Europese Anti-Piraterij Verordening
(Verordening 1383/2003, voorheen Verordening
329/594). Deze Verordening (hierna: de APV) stelt
voorwaarden waaronder de douane, op verzoek van
de houder van een intellectueel eigendomsrecht, kan
optreden wanneer men bij controle van een zending
die bijvoorbeeld op Schiphol of in de Rotterdamse
haven aankomt, het vermoeden krijgt dat de zending
inbreukmakende goederen bevat.
Onder “goederen die inbreuk maken op een
intellectueel eigendomsrecht” verstaat de APV zowel
“namaakgoederen” (merkinbreuk), “door piraterij
verkregen goederen” (inbreuk op auteurs-, naburig
en/of modelrecht) alsook goederen die inbreuk op
een octrooi, kwekersrecht of geografische aanduiding
opleveren. Wanneer de douane een zending aantreft
waarvan zij vermoedt dat het inbreukmakende
producten zijn, informeert de douane (op verzoek) de
betreffende IE-rechthebbende en zendt zij deze
enkele foto’s en/of monsters van de goederen ter
beoordeling. Indien de rechthebbende het vermoeden
van de douane bevestigt, dan kan deze bij de douane
de gegevens opvragen van de verzender, vervoerder
en geadresseerde van de zending. De rechthebbende
sommeert hen vervolgens schriftelijk om de
inbreukmakende goederen vrijwillig af te staan ter
vernietiging.
De zending wordt door de douane 10 werkdagen
vastgehouden, te verlengen met een termijn van
nogmaals 10 werkdagen. Wanneer de eigenaar of
houder van de goederen binnen die termijn inderdaad
schriftelijk verklaart in te stemmen met afgifte, stelt
de IE-rechthebbende de douane daarvan in kennis en
worden de inbreukmakende producten vervolgens
vernietigd. Indien echter de eigenaar of houder van de
goederen uitdrukkelijk weigert in te stemmen, dan zal
de douane de zending vrij moeten gegeven. In dat
geval zal de merkhouder, om te voorkomen dat de
douane de namaakproducten vrijgeeft, uiteindelijk
(eventueel na voorafgaande civiele beslaglegging) een
procedure moeten starten bij de rechter waarin hij
vernietiging van de goederen kan vorderen. Maar ook
wanneer de merkhouder helemaal geen reactie krijgt
op zijn sommaties, kan hij de namaak vernietigen: in
dat geval bepaalt de APV namelijk dat (stilzwijgende)
toestemming wordt verondersteld te zijn gegeven.
Het ‘douanebeslag’, zoals de hiervoor beschreven
procedure ook wel wordt genoemd, heeft zich in de
praktijk bewezen als een snelle, eenvoudige en
effectieve procedure voor rechthebbenden om
inbreukmakende producten reeds aan de grens te
kunnen onderscheppen, voordat deze daadwerkelijk
in de EU in de handel kunnen worden gebracht.
Lange tijd beleef echter de vraag of de APV ook het
tegenhouden van zendingen rechtvaardigt wanneer
het goederen in transit betreft, m.a.w. goederen
afkomstig van buiten de EU, die tevens een
bestemming hebben buiten de EU, en dus slechts via
de EU worden doorgevoerd. Voorstanders van de
mogelijkheid tot douanebeslag van transit zendingen
wezen erop de bestemming van dergelijke zendingen
herhaaldelijk kan worden gewijzigd en benadrukten
steevast het gevaar dat dergelijke goederen alsnog op
frauduleuze wijze hun weg naar de EU zouden kunnen
vinden. Wanneer in dergelijke gevallen geen
douaneoptreden mogelijk zou zijn, zou dit een
effectieve strijd tegen namaak ondermijnen en de
effectiviteit van de APV als wapen in die strijd
uithollen. Tegenstanders daarentegen hechtten
veeleer aan het waarborgen van het legitieme
internationale handelsverkeer van via de EU
transiterende goederen, die anders in het gedrang zou
kunnen komen.
In zijn arrest van 1 december 2011 heeft het Europese
Hof zich nu nader uitgesproken over de voorwaarden
waaronder handhavend optreden onder vigeur van de
APV mogelijk kan zijn.
2. De Nokia-zaak
In de Nokia-zaak werd door de douaneautoriteiten op
de luchthaven van Londen Heathrow een zending
namaak Nokia-telefoons onderschept, afkomstig uit
Hongkong en met bestemming Colombia. Het verzoek
van Nokia aan de douane om de namaakgoederen in
beslag te nemen werd echter geweigerd door de
douane. De douane vond dat geen sprake kon zijn van
“namaakgoederen” in de zin van de APV, omdat de
zending voor Colombia bestemd was en volgens de
douane niet was bewezen dat deze frauduleus naar de
EU zou worden omgeleid (waardoor de betreffende
goederen alsnog binnen de EU in het economisch
verkeer gebracht zouden worden, en daarmee
inbreuk op de EU Gemeenschapsmerkrechten van
Nokia zouden maken).
Nokia is tegen deze beslissing in beroep gegaan bij de
High Court of Justice, en vervolgens tegen diens
afwijzende beslissing in hoger beroep gekomen bij de
Court of Appeal, die daarop prejudiciële vragen van
uitleg heeft gesteld aan het Europese Hof.
2.a. Overwegingen van het HvJEU
Het Hof stelt voorop dat onder een schorsingsregeling
geplaatste goederen afkomstig van buiten de EU niet
louter wegens deze plaatsing (transit status) inbreuk
kunnen maken op in de EU geldende intellectuele
eigendomsrechten.
Indien echter de douaneautoriteiten (met de
rechthebbende) vaststellen dat dergelijke goederen
imitaties of kopieën betreffen, kunnen zij deze
goederen wél vasthouden, wanneer er een
gefundeerd vermoeden bestaat dat deze goederen
alsnog zullen worden omgeleid en in de EU op de
markt zullen worden gebracht, en daarmee inbreuk
zullen maken op IE-rechten met gelding in de EU.
Hiervan kan in elk geval sprake zijn wanneer met
betrekking tot dergelijke van buiten de EU afkomstige
goederen sprake is van “een reeds tot de
consumenten in de EU gerichte commerciële
handeling”, zoals verkoop, verkoopaanbieding of
reclame.
Maar ook wanneer er nog geen sprake is van een
concrete, op de EU-consument gerichte commerciële
handeling, kan de douane toch optreden wanneer er
omstandigheden zijn die het vermoeden
rechtvaardigen dat een of meerdere partijen
betrokken bij de productie, expeditie of distributie
van de betreffende goederen op het punt staan deze
naar consumenten in de EU om te leiden, of wanneer
er aanwijzingen zijn dat deze partijen dergelijke
commerciële bedoelingen verbergen. Voorbeelden
van aanwijzingen of gegevens die een dergelijk
vermoeden kunnen funderen zijn volgens het Hof:
(a) de omstandigheid dat de bestemming van de
goederen niet is aangegeven hoewel voor de
gevraagde schorsingsregeling aangifte van de
bestemming vereist is;
(b) het ontbreken van nauwkeurige of betrouwbare
informatie over de identiteit of het adres van de
producent of de expediteur van de goederen;
(c) het ontbreken van samenwerking met de
douaneautoriteiten; of
(d) nog aan het licht gekomen documenten of
correspondentie over de betrokken goederen waaruit
blijkt dat het gevaar bestaat dat deze goederen naar
de consumenten in de EU worden omgeleid.
Naar aanleiding van dit arrest is te verwachten dat de
douaneautoriteiten in de EU dus niet (meer) een
zending namaakgoederen zullen vasthouden op het
enkele verzoek van een rechthebbende, slechts
gebaseerd op een gesteld, ongefundeerde vermoeden
dat de goederen wel eens frauduleus toch hun weg
naar de EU zouden kunnen vinden. Anderzijds geeft
het Hof diverse voorbeelden van aanwijzingen die een
dergelijk vermoeden wél kunnen funderen. Er blijven
kortom ruime mogelijkheden om, telkens op grond
van de omstandigheden van het concrete geval, een
vermoeden te motiveren en daarmee een verzoek om
douaneoptreden te legitimeren.
3. De Philips-zaak
Daar waar in de fase van douanebeslag dus een
(onderbouwd) vermoeden kan volstaan om transit
goederen vast te houden, is het Europese Hof minder
ruimhartig voor de rechthebbende wanneer het
vervolgens daadwerkelijk tot een gerechtelijke
procedure komt, waarin de nationale rechter zich
moet uitspreken over de vraag of de betreffende
vastgehouden goederen inderdaad aangemerkt
kunnen worden als inbreukmakend op een
intellectueel eigendomsrecht met gelding in de EU
dan wel in de betreffende Lidstaat.
In de Philips-zaak hadden de douaneautoriteiten in de
haven van Antwerpen een lading elektrische
scheerapparaten tegengehouden die mogelijk inbreuk
maakten op modellen- en auteursrechten van Philips.
Philips wendde zich vervolgens tot de rechtbank te
Antwerpen en vorderde onder meer vernietiging van
de gesteld inbreukmakende (“door piraterij
verkregen”) goederen. De goederen waren afkomstig
uit China, met onbekende bestemming. De gedaagde
partij voerde aan dat er geen bewijs was dat de
goederen bestemd waren voor de Europese markt en
derhalve niet kwalificeerden als inbreukmakende
producten.
Philips beriep zich echter op de zogenoemde
‘vervaardigingsfictie’, waarvan de Hoge Raad zich
bediende in het (om die reden befaamde)
Philips/Postec-arrest uit 2004, en welke sindsdien
door Nederlandse rechters is nagevolgd in
verschillende transit-zaken. Op grond van deze fictie
werden transit-goederen beschouwd als
inbreukmakend op IE-rechten met gelding in de
Lidstaat waar de goederen waren tegengehouden,
indien de vervaardiging van dergelijke goederen in die
Lidstaat als inbreukmakend zou kwalificeren.
De rechtbank Antwerpen heeft vervolgens over de
toepasselijkheid van een dergelijke fictie een
prejudiciële vraag gesteld aan het Europese Hof.
3.a. Overwegingen van het HvJEU
Het Europese Hof maakt echter korte metten met de
vervaardigingsfictie. Het Hof overweegt daartoe dat
een dergelijke fictie niet voor de betrokkenen
dermate verstrekkende gevolgen als vernietiging van
de goederen rechtvaardigt. In een gerechtelijke
procedure dient de rechterlijke instantie van de
betreffende Lidstaat vast te stellen of de door de
douaneautoriteiten vastgehouden (transit)goederen
daadwerkelijk inbreuk maken op enig intellectueel
eigendomsrecht van de rechthebbende met gelding in
die Lidstaat. Een dergelijke beslissing kan, zo
overweegt het Hof expliciet, niet worden genomen op
basis van een louter vermoeden, maar moet
gebaseerd zijn op een onderzoek van de vraag of is
bewezen dat inbreuk is gemaakt op het betrokken
recht.
Het verwerpen van de vervaardigingsfictie is een
flinke ‘bewijslastige’ tegenvaller voor IErechthebbenden. Immers, bewijs maar eens dat
bepaalde namaakgoederen of ongeautoriseerde
kopieën die slechts ter doorvoer in het douanegebied
van de EU zijn binnengebracht – en dus zonder aldaar
in de vrije handel te worden gebracht – inbreuk
kunnen maken op een in de EU geldend IE-recht. Het
Hof realiseert zich evenwel kennelijk dat dit een
behoorlijke bewijslast op de schouders van de
rechthebbende legt, en geeft vervolgens (in
overweging 71 van het arrest) enkele voorbeelden van
wat als dergelijk bewijs kan dienen, te weten:
(a) een verkoop van goederen aan een klant in de EU;
(b) een verkoopaanbieding of reclame gericht aan
consumenten in de EU; of
(c) documenten of correspondentie betreffende de
betrokken goederen waaruit blijkt dat het voornemen
bestaat om deze goederen naar de consumenten in
de EU om te leiden.
Opvallend is dat de voornoemde formuleringen (“een
verkoop van goederen”, “een verkoopaanbieding”
“reclame”) niet specifiek lijken te zien op de
betrokken goederen, hetgeen ruimte laat voor het
argument dat als bewijs van inbreuk volstaat wanneer
de rechthebbende kan aantonen dat de betreffende
producent, expediteur of distributeur dergelijke
inbreukmakende activiteiten ontplooit, zonder dat dit
bewezen hoeft te zien specifiek op de betrokken
goederen. Daarentegen hanteert het Hof aan het
einde van het arrest, in de ‘verklaring voor recht’ in
(resumerend) antwoord op de gestelde prejudiciële
vragen, meer restrictieve bewoordingen, stellende dat
“dit bewijs is geleverd, onder meer, wanneer blijkt dat
deze goederen aan een klant in de EU zijn verkocht of
voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan
aan of reclame is gemaakt bij consumenten in de EU,
…”.
Hoe generiek of specifiek dergelijk bewijs moet zijn is
daarmee niet geheel duidelijk.
Ten slotte wijst het Hof er nog op dat het de
douaneautoriteiten van de Lidstaten via welke transitgoederen worden doorgevoerd vrijstaat om samen te
werken met de douane in het land van bestemming
teneinde de goederen, zo deze in dat land inbreuk
maken op een IE-recht, aldaar alsnog uit het
internationale handelsverkeer te laten nemen.
4. In conclusie
De nieuwe realiteit in douanebeslagzaken betreffende
goederen in transit is dat toepassing van de
vervaardigingsfictie ingevolge dit arrest van het
Europese Hof niet langer houdbaar is. Het Hof stelt
daarmee duidelijk(e) grenzen aan het onderscheppen
van transit namaak- en piraterij-goederen door
rechthebbenden in de EU. Daarnaast geeft het Hof
echter ook richting en ruimte aan rechthebbenden om
met name in de fase van het douanebeslag toch
effectief te kunnen (blijven) strijden tegen de handel
in counterfeit en kopieën. Dat biedt mogelijkheden.
Een vermoeden, zij het gefundeerd, dat een transitlading inbreukmakende goederen betreft blijft
voldoende voor een rechthebbende om deze zending
door de douaneautoriteiten te laten vasthouden. De
praktijk wijst (vooralsnog) uit dat vervolgens op de
namens de rechthebbende verzonden sommaties
door de betrokken partijen in menig geval niet wordt
gereageerd, althans door deze niet expliciet bezwaar
wordt gemaakt tegen vernietiging van de betrokken
goederen. In die gevallen blijft de vereenvoudigde
procedure van vernietiging op grond van
veronderstelde (stilzwijgende) toestemming
opportuun; zo blijft er dan toch een ‘fictie’ overeind
die de rechthebbende kan blijven baten.
Steffen Hagen, C’M’S’ Derks Star Busmann