• • - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
•
Operator: XYvision
3 3 7
NUMMER 10 c oktober 2008 c JAARGANG 76
I
N
H
O U
D
Actualiteiten
Over het belang van de juiste vraag. House of Lords over
inventiviteit, nawerkbaarheid en steun in de beschrijving.
House of Lords deelt het oordeel van de Haagse rechtbank
(blz. 340).
duct dat blijvend is gefixeerd; EP 721 van BRS, met
Glaverbel als uitgangspunt, voegt inzicht toe dat van verwarming kan worden afgezien indien de gebogen glasruit
op andere wijze wordt gefixeerd; EP 721 ongeldig wegens
gebrek aan inventiviteit) (blz. 359).
Rechterlijke uitspraken
Nr. 41 Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 juli 2007, Abbott
Laboraties/Teva Pharmaceuticals Europe e.a. (niet Abbott is
octrooihoudster, maar Abbott GmbH, nu verzuimd is in verzoekschriften voor de verloven tot beslag te vermelden dat
Abbott gevolmachtigd is; beoordeling of beslag terecht is
dient niet te worden beperkt tot het (summiere) bewijs dat
destijds aan de rechter die het verlof verleende was voorgelegd; niet tijdig door Abbott procedure ten principale aangevangen; beslagen moeten worden opgeheven; van enig
onrechtmatig handelen op dit moment door Teva is niet gebleken) (blz. 363).
1 Octrooirecht
2 Merkenrecht
Nr. 38 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 juli 2006, The Whitaker Corporation/FCI ’s-Hertogenbosch e.a. (het aanbieden
van een oplossing voor het probleem ’to design a right angled connector that is easy to manufacture’ is wezenlijk voor
de uitvinding; FCI geeft met haar Airmax VS geen toepassing aan ten minste twee kenmerken van conclusie 1 van EP
785 van Whitaker; gevorderde voorlopige voorzieningen
geweigerd) (blz. 347).
Nr. 42 Hof ’s-Gravenhage, 19 juli 2007, G-Star International e.a./Metro Cash&Carry Nederland ’Makro’ (G-Star jeans
en de merken hebben geen luxueus en prestigieus imago;
geen ernstige aantasting van reputatie van G-Star door de
wijze van aanbieden van Makro; in jurisprudentie onvoldoende steun te vinden voor opvatting dat loyaliteit van wederverkoper ertoe leidt dat hij in geval van uitputting van
het merk, voor het adverteren slechts gebruik mag maken
van een woordmerk van de merkhouder; door wijze van adverteren van Makro indruk gewekt van commerciële band
tussen G-Star en Makro) (blz. 367).
Artikelen
S.J.R. Bostyn, Van planten-DNA tot sojameel, uitputtingsleer en beschermingsomvang: een commentaar op Rb. ’sGravenhage, Monsanto v Cefetra, Argentinië, Vopak en
ACTI (blz. 342).
Jurisprudentie
Nr. 39 Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 maart 2008, Monsanto
Technology/Cefetra e.a. (geen inbreuk op conclusies 1 t/m 5
omdat het DNA niet als geïsoleerde stof voorhanden is maar
in het sojameel is opgenomen; opvatting verworpen dat
sojameel aan te merken is als rechtstreeks verkregen voortbrengsel door toepassing van de werkwijzen in conclusies
14, 17-19 en 28; vragen van uitleg over art. 9 Biotechnologierichtlijn zullen (concept) aan HvJ EG worden gesteld.)
(blz. 350).
Nr. 40 Rechtbank ’s-Gravenhage, 20 febr. 2008, BRS Excell
Glass/Portal e.a. (stelling van Portal, dat Frans octrooi van
Glaverbel wel degelijk het bij omgevingstemperatuur buigen van gelaagd hard glas openbaart, slaagt; Glaverbel echter niet nieuwheidsschadelijk; Glaverbel voert tot een pro-
Nr. 43 Rechtbank Amsterdam, 17 jan. 2007, Red Bull e.a./
Leidseplein Beheer e.a. (niet de bedoeling van de wetgever
om art. 2.27, lid 4 BVIE van toepassing te achten op depots
van derden die reeds voor het verval zijn verricht; dat niet
alle woorden die in het beeldmerk voorkomen worden gebruikt, staat er niet aan in de weg om van normaal gebruik
te kunnen spreken; tekens van De Vries stemmen zowel auditief, visueel als begripsmatig niet, althans onvoldoende,
overeen met het merk van Red Bull) (blz. 371).
(vervolg inhoud op blz. 338)
Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 3 8
C
B I J B L A D
O
L
O
F
O
I N D U S T R I E
} L E
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
N
Bijblad bij
De Industriële
Eigendom
Verschijnt maandelijks, rond de 16e
Redactie:
prof. mr. J.J. Brinkhof
mr. J.L. Driessen
dr. J.H.J. den Hartog
jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper
prof. mr. C.J.J.C. van Nispen
prof. mr. A.A. Quaedvlieg
prof. mr. J.H. Spoor
mr. P.J.M. Steinhauser
Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan
abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten
in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90
Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan
tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van
de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur
schriftelijk, te worden gericht aan de administratie
Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie
uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder
tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd
Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820,
2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 64 28,
faxnummer (070) 390 65 27, e-mail: fi[email protected]
Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179
Correspondenten:
F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München)
H. Laddie
R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence)
Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected]
Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.)
Telefoonnr. (070) 398 65 02
Telefaxnr. (070) 398 65 30
Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris
Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie
Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag
© Auteursrecht voorbehouden
3 Modelrecht
5 Auteursrecht
Nr. 44 Rechtbank ’s-Gravenhage, 27 juni 2007, Starform/
Time Out Holland e.a. (enkele verweer dat van inbreuk geen
sprake kan zijn omdat er gronden zijn voor nietigverklaring, is alleen ontvankelijk indien wordt gesteld dat de vermeende inbeukmaker een ouder nationaal modelrecht
heeft, op grond waarvan het geregistreerde model nietig
verklaard zou kunnen worden; gevorderde verklaring voor
recht en gebod toegewezen voor zover gegrond op slaafse
nabootsing en beperkt tot Nederland; nevenvorderingen
slechts toewijsbaar voor de Benelux) (blz. 376).
Nr. 46 Hof ’s-Hertogenbosch, 12 juni 2007, Martinique Rosmalen e.a./Present International (vormgeving van de drie
wijnkistinterieurs vooral ingegeven door het technisch effect ervan en niet door persoonlijke invulling van de maker;
bij verschillende onderdelen zijn wel persoonlijke keuzes
van de ontwerper mogelijk, maar deze betreffen op het geheel van de voor het overige in de markt al gebruikte vormgeving zodanig geringe aspecten dat niet gesproken kan
worden van eigen oorspronkelijk karakter met persoonlijk
stempel van de maker) (blz. 387).
4 Handelsnaamrecht
Nr. 47 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 27 april 2007, IDPharma/KNMP (deskundigenonderzoek maakt voldoende
aannemelijk dat de uit te geven KNMP Kennisbank geen inbreuk zal maken op auteursrechten van ID/Pharma; omdat
de stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst het complement is van de schriftelijke licentieovereenkomst, ligt
het in de rede voor de overige modaliteiten te spiegelen aan
die schriftelijke overeenkomst; geen ongeoorloofde beperking van de mededinging) (blz. 390).
Nr. 45 Hof Amsterdam, 23 nov. 2006, Equity Trust/Private
Equity Services (Amsterdam) (verwarringsgevaar onvoldoende aannemelijk; aan het woord ’equity’ komt in de financiële wereld in Nederland nauwelijks (meer) onderscheidend vermogen toe waar het aandelenvermogen en daaraan
gerelateerde beheersactiviteiten betreft; dit geldt ook voor
trustdiensten als door Equity Trust verleend; niet onaannemelijk dat Private Equity Services bij keuze van haar handelsnaam haar bedrijfsmatige activiteiten heeft getracht te
beschrijven) (blz. 384).
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 3 9
6 Onrechtmatige daad
Boekbesprekingen
Nr. 48 Vzr. Rechtbank Amsterdam, 17 maart 2005,
Kimberly-Clark Worldwide e.a./Friesland Foods h.o.d.n.
Riedel Drinks e.a. (de Dubbelfris-puppy, met name nu hij
ook met toiletpapier in de weer is, op zijn minst geïnspireerd op en dus in zekere mate een nabootsing van de PAGEpuppy; nabootsing is echter in zijn algemeenheid niet steeds
onrechtmatig en rechtvaardigt evenmin zonder meer toewijzing van de vorderingen van K-C; geen verwarringsgevaar waardoor K-C schade lijdt; niet uit te sluiten dat
Dubbelfris-reclame kan worden opgevat als parodie, die in
beginsel toelaatbaar is) (blz. 395).
L. Wichers Hoeth (Gielen c.s.), Kort begrip van het intellectuele
eigendomsrecht, J.L.R.A.H. (blz. 401).
7 Diversen
PAO-cursus ’Handhaving Intellectuele eigendom’
(blz. 403).
Nr. 49 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 sept. 2007, DerTec/Bege Aandrijftechniek (Bege heeft bewust en opzettelijk een domeinnaam geregistreerd die overeenstemt met
het merk en de handelsnaam van haar concurrent; Bege
heeft op koop toe genomen dat die domeinnaam doorlinkt
naar haar eigen website; dergelijke inbreukmakende handelingen niet te goeder trouw gedaan; volledige kostenvergoeding; gespecificeerde kostenopgave van Der-Tec voor
redelijk gehouden; Bege kan niet volstaan met het enkel
roepen dat het wel erg veel is) (blz. 398).
Berichten
PAO-cursus ’Actualiteiten Auteursrecht’ (blz. 403).
PAO-cursus ’Internetrecht: actualiteiten, wetgeving en
rechtspraak’ (blz. 403).
10e Benelux Merkendag (blz. 403).
OSR-cursus ’Intellectuele eigendom’ (blz. 403).
TILT Congres ’Tilting Perspectives on Regulating Technologies’ (blz. 403).
Officiële mededelingen
Register van octrooigemachtigden (blz. 404).
Mededeling van de uitgever
De website voor het Bijblad (www.bijblad.nl) is per 17 oktober jl. wegens technische problemen down gebracht. Het digitale,
afzoekbare archief zal op korte termijn heropend worden als onderdeel van de vernieuwde website van Octrooicentrum Nederland (www.octrooicentrum.nl).
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 4 0
A
B I J B L A D
C
T U
A
L
I
T
E
I
T
E
I N D U S T R I E
} L E
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
N
Over het belang van de juiste vraag.
House of Lords over inventiviteit, nawerkbaarheid en
steun in de beschrijving. House of Lords deelt het oordeel van de Haagse rechtbank.
Op 9 juli 2008 heeft de House of Lords een – in meerdere
opzichten – interessante beslissing gegeven in de zaak tussen Conor Medsystems en Angiotech Pharmaceuticals.1 De
zaak heeft betrekking op een Europees octrooi van Angiotech. Centraal stond de vraag of de geclaimde stent met een
taxol coating aan het vereiste van inventiviteit voldeed.
Eerst zal ik kort iets zeggen over de achtergrond. Al geruime
tijd worden stents gebruikt om vernauwingen in bijvoorbeeld bloedvaten op te heffen. De stent, een cilindervormig
buisje, wordt met behulp van een katheter in het bloedvat
aangebracht op de plaats van de vernauwing. Op die plek
wordt de stent door het opblazen van het ballonnetje
waarop de stent zich in ’ineengevouwen’ toestand bevindt,
’uitgevouwen’. De stent drukt dan de vernauwing als het
ware terug. De stent, die een open structuur heeft, blijft op
die plek achter in het bloedvat en ondersteunt daar de vaatwand.
Een bekend probleem is dat bij het aanbrengen van de stent
in het bloedvat de binnenwand van het bloedvat letsel kan
oplopen. Het herstel daarvan (door het lichaam zelf) gaat
gepaard met de vorming van nieuw weefsel. Dat nieuwe
weefsel kan op zijn beurt opnieuw tot vernauwing van het
bloedvat leiden. Dit noemt men restenosis.
De coating van taxol op de stent is bedoeld voor de behandeling of het voorkomen van restenosis.
Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland heeft
Conor nietigheidsacties ingesteld tegen dit octrooi. Volgens
Conor was de uitvinding niet inventief. In het Verenigd
Koninkrijk slaagde Conor bij de High Court en de Court of
Appeal. Bij de Haagse rechtbank – de namen van de rechters
worden voluit genoemd in de ’opinion’ van Lord Hoffmann
– had Conor geen succes.
In §3 van de opinion stelt Lord Hoffmann eerst een aantal
zaken vast. Er is geen Europees octrooigerecht. Een Europees octrooi is een bundel nationale octrooien waarover nationale gerechten moeten oordelen. Daarom is het onvermijdelijk dat deze af en toe tot onverenigbare beslissingen
komen over hetzelfde octrooi. In sommige is de oorzaak
daarvan dat het bewijs verschilt. ’In most continental jurisdictions, including the European Patent Office (’EPO’),
cross-examination is limited or unknown.’ Lord Hoffmann
vervolgt dan met de opmerking dat uiteenlopende beslissingen in andere gevallen het gevolg zijn van het feit dat
’one is dealing with questions of degree over which judges
may legitimately differ.’ Inventiviteit is een dergelijke kwestie. Daarop volgt: ’But when the question is one of principle, it is desirable that so far as possible there should be uniformity in the way the national courts and the EPO interpret
the European Patent Convention (’EPC’). In dit geval gaat
het naar zijn mening om een principiële kwestie: ’It is about
how you identify the concept embodied in the invention
which may constitute the ’inventive step’ for the purposes
1
Zaak [2008] UKHL 49. Te vinden op de website http://
www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldjudgmt.htm.
•
Operator: XYvision
of article 56 of the EPC and section 1(1)(b) of the Patents Act
1977.’
Hierbij wil ik de volgende kanttekeningen plaatsen.
(i) Terecht wordt gesignaleerd dat verschillen in proces- en
bewijsrecht kunnen leiden tot uiteenlopende beslissingen
van rechters in verschillende verdragsluitende staten die
over dezelfde kwesties moeten oordelen. Wil men bereiken
dat rechters van verschillende jurisdicties bij de toepassing
van dezelfde eenvormige regels in feitelijk identieke situaties tot identieke beslissingen komen – en dat is beoogd met
het Europese octrooisysteem2 – dan zal uiteindelijk ook het
proces- en bewijsrecht op dit terrein moeten worden geharmoniseerd en geüniformeerd. Mondiaal is hiermee een begin gemaakt met het TRIPs verdrag, en in EU-verband,
voortbouwend op het TRIPs verdrag, met de Richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.
(ii) Evenzeer terecht noemt Lord Hoffmann in dit verband
in één adem de nationale rechter en het Europees Octrooibureau. Met dat laatste verwijst hij naar de Kamers van
Beroep, de ’rechters’ van dit Bureau.
(iii) Lord Hoffmann spreekt over het vereiste van inventiviteit in het Europees Octrooiverdrag en in de UK Patents Act.
Uit deze formulering blijkt dat naar zijn mening het
inventiviteitvereiste in het Europees Octrooiverdrag en in
de nationale octrooiwetten identiek is.
Vervolgens spreekt Lord Hoffmann over het restenosisprobleem van de stents van vóór het octrooi van Angiotech.
Hij wijst op de volgende omstandigheden. Restenosis deed
zich voor bij een derde tot de helft van de patiënten bij wie
een stent was ingebracht. Hij wijst erop dat uit de literatuur
blijkt dat allerlei suggesties werden gedaan om dit probleem op te lossen. In 1993 – ongeveer ten tijde van de
prioriteitsdatum van het octrooi – verscheen een wetenschappelijk artikel over dit probleem en mogelijke oplossingen. De opinion van Lord Hoffmann bevat een citaat van
de samenvatting waarin te lezen is: ’Despite 15 years of clinical experience and research in the field of restenosis prevention, this has not yet resulted in the revelation of unequivocal beneficial effects of any particular drug.’ En:
’Whether there is a feasible monotherapy, whether we have
to focus on a drug combination, or whether we are only searching for the ’Holy Grail’ remain to be answered.’ Intussen
was een jonge medische onderzoeker die zich bezig hield
met onderzoek naar de vorming van bloedvaten (angiogenesis), op de gedachte gekomen dat ongewenste vermeerdering (proliferation) van cellen te voorkomen was door het
remmen van angiogenesis. Na een ontmoeting en discussie
met een andere wetenschapper die ervaring had met het
aanbrengen van stents, besloten beiden op zoek te gaan naar
een middel dat angiogenesis kon remmen of voorkomen.
Zij testten daartoe verschillende geneesmiddelen met behulp van een bepaalde test. In 1993 testten zij paclitaxel,
een kort tevoren ontdekt ’anti-proliferative’. Paclitaxel
2
Het Europese octrooisysteem wordt in hoofdzaak gevormd door het
Verdrag van Straatsburg betreffende de eenmaking van enige beginselen
van het octrooirecht, het Europees Octrooiverdrag (EOV) inzake de verlening van Europese octrooien en het Gemeenschapsoctrooiverdrag,
ondanks het feit dat het laatste verdrag nooit in werking is getreden.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
(beter bekend onder de commerciële naam taxol) bleek opmerkelijke ’anti-angiogenic’ eigenschappen te hebben,
zelfs in kleine concentraties. Kort daarna werd octrooi aangevraagd voor – onder meer – stents met een coating van
’anti-angiogenic compositions’. Deze stent bleek een groot
commercieel succes. De stent reduceerde het aantal gevallen
van restenosis in aanzienlijke mate. In 2005 startte Conor
de nietigheidsactie.
Wie de rapporten van de deskundigen leest die partijen voor
de zitting in het geding hadden gebracht, krijgt, aldus Lord
Hoffmann, de indruk dat de enige vraag waarover deze het
niet eens waren, was of het op de prioriteitsdatum voor de
hand lag een stent te voorzien van een coating met taxol. Te
verwachten was dat Angiotech zich zou vastklampen aan de
’Holy Grail’-publicatie. Vlak voor de zitting van de High
Court kreeg het proces echter een andere wending. In een
’skeleton argument’ ontkende de barrister van Conor dat de
inventiviteitsstap die geopenbaard werd in de beschrijving,
eruit bestond de stent te voorzien van een taxolcoating. De
barrister betoogde dat het inventieve concept ’purportedly
resides in the idea of seeking to treat or prevent restenosis
by coating a stent with a taxol/polymer composition. The
disclosure is of no more than this. The idea is not shown to
work (either in humans or in animals), nor to work to any
particular extent, nor to work with any polymer nor with
any particular amount of drug. The invention thus lies in
the idea of trying some, one or more, taxol/polymer combinations to determine whether restenosis can thereby be treated. It is at this level of generality that inventiveness must
be assessed.’ (zie §15 van de Opinion).
Lord Hoffmann is van oordeel dat dit argument van Conor
een ’illegitimate amalgam’ is van de vereisten van inventiviteit (artikel 56 EOV) met nawerkbaarheid (artikel 83 EOV) of
met de eis dat datgene waarvoor bescherming wordt gevraagd, steun moet vinden in de beschrijving (artikel 84
EOV). Hij vervolgt (in §17): ’It is the claimed invention
which has to involve an inventive step. The invention means
prima facie that specified in the claim (...)’. In dit geval is de
geclaimde uitvinding een stent met een coating van taxol.
Partijen waren het erover eens dat het hierbij om een nieuw
voortbrengsel ging. Daarom zou de te beantwoorden vraag
eenvoudig dienen te zijn of het voortbrengsel inventief was.
Lord Hoffmann voegt daaraan toe dat, zoals vaak het geval
is met claims gericht op een voortbrengsel, in dit geval de
inventiviteit niet schuilt in het ontdekken hoe het voortbrengsel te maken is. De beweerde inventiviteit is gelegen
in de claim dat het voortbrengsel een bijzondere eigenschap
heeft, te weten: het voorkomen of behandelen van restenosis. De vraag moest daarom zijn of het voor de hand liggend
was een stent met een coating van taxol te gebruiken voor
dit doel. Volgens Lord Hoffmann probeerde de barrister
deze vraag te vermijden ’by watering down the claimed invention by reference to what he said were inadequacies in
the specification.’ Deze ’inadequacies’ bestonden eruit dat
de beschrijving geen informatie bevatte over testen bij mensen of dieren waaruit bleek dat deze stent zou werken; de
beschrijving verschafte evenmin genoeg informatie over doses etcetera om de ’person skilled in the art’ in staat te stellen de uitvinding te laten werken. Het zou daarom om niet
meer gaan dan ’an idea that taxol might work and any skilled person would have known that.’
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 4 1
Daarop volgt (in §19) de reactie: ’In my opinion, however,
the invention is the product specified in a claim and the
patentee is entitled to have the question of obviousness determined by reference to his claim and not to some vague
paraphrase based upon the extent of his disclosure in the
description. There is no requirement in the EPC or the statute that the specification must demonstrate by experiment
that the invention will work or explain why it will work.’
Lord Hoffmann verwijst met instemming naar een passage
in het vonnis van de Haagse rechtbank waarin hetzelfde tot
uitdrukking is gebracht.
Lord Hoffmann wijst erop dat de beschrijving duidelijk
maakt dat taxol ’the favoured anti-angiogenic’ is. Zeker, de
beschrijving zegt heel weinig over ’the details of how or why
taxol would be efficacious in preventing restenosis.’ Blijkens
de beschrijving werd de oplossing van het probleem van restenosis gezien ’in terms of preventing angiogenesis’ maar
het bewijs daarvan werd niet geleverd. (§ 22)
Is dan sprake van ’insufficiency’ (niet nawerkbaarheid – artikel 83 EOV)? Nee: ’... if (as turned out to be the case) the
invention did work, it would not matter why. The reason
may have had nothing to do with anti-angiogenesis. The
specification would be sufficient if, for whatever reason,
taxol coated stents possessed the claimed property of preventing or treating restenosis.’ (§ 23)
Vervolgens bespreekt Lord Hoffmann de beslissingen van
de High Court en Court of Appeal. Hij is van mening dat
deze niet juist waren en de beslissing van de Haagse rechtbank wel.
Lord Hoffmann wijst er voorts nog op dat het vereiste dat de
claims steun dienen te vinden in de beschrijving in deze zaak
niet aan de orde is. Deze kwestie is uitsluitend van belang
tijdens de verleningsprocedure en dus niet tijdens een
nietigheidsprocedure. In dit verband bespreekt hij ook een
tweetal beslissingen van Kamers van Beroep ’in which
claims to broad classes of chemical compounds alleged to
have some common technical effect have been rejected under article 56 (obviousness) when there was nothing to show
that they would all have that technical effect’3 (§ 31-36). Hij
concludeert dat deze zaken wat de feiten betreft aanzienlijk
verschillen van de onderhavige zaak. In deze zaak geldt:
’The specification did claim that a taxol coated stent would
prevent restenosis and Conor did not suggest that this claim
was not plausible.’ (§ 36)
Ten slotte attendeer ik de lezers op de interessante overwegingen van Lord Walker of Gestingthorpe over ’obvious to
try’.
Deze beslissing onderstreept het belang van het stellen van
de juiste vragen. De vraag of een octrooi voldoet aan de verschillende vereisten, dient de rechter specifiek per vereiste
te onderzoeken. Inventiviteit is iets anders dan nawerkbaarheid en dan het voorschrift dat de claims steun in de beschrijving moeten vinden. Voor een beoordeling van het
laatste vereiste is na de verlening van een Europees octrooi
geen plaats meer. In een nietigheidsprocedure dient dit
punt daarom buiten beschouwing te blijven. Inventiviteit
en nawerkbaarheid zijn twee afzonderlijke vereisten. Zij
mogen niet over één kam worden geschoren. Dat is de les
van deze beslissing.
3
T 0939/92 (Agrevo) en T 1329/04 (John Hopkins University School of
Medicine).
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 4 2
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
De High Court en de Court of Appeal lieten zich volgens de
House of Lords van de wijs brengen, de Haagse octrooikamer niet.
Br.
A
R
T
I
K
E
L
E
N
Van planten-DNA tot sojameel, uitputtingsleer en
beschermingsomvang: een commentaar op Rb. ’s Gravenhage, Monsanto v Cefetra, Argentinië, Vopak en
ACTI*
S.J.R.Bostyn**
Inleiding
Octrooizaken inzake genetisch gewijzigde planten zijn niet
echt talrijk, en voor de Nederlandse rechter komen ze al
evenmin vaak voor. Des te meer belangstelling wekt een recent vonnis van de Haagse rechtbank in de Monsanto v Cefetra, Argentinië, Vopak en ACTI zaak,1 zeker voor hen die
belangstelling tonen voor biotechnologische uitvindingen.
Het vonnis is overigens ook een primeur voor continentaal
Europa inzake de interpretatie van de artikelen 8 en 9 van
de biotechnologierichtlijn 98/44/EG, zoals geïmplementeerd in artikelen 53a, lid 1 tot 3 ROW 1995. Ik heb reeds
eerder meerdere malen benadrukt dat voornoemde artikelen problemen zouden geven bij de interpretatie en inschatting van de draagwijdte,2 en voorwaar zo is geschied in het
onderhavige vonnis.
Echter, de rechtbank had zich de moeite kunnen besparen
om uitgebreid in te gaan op de voornoemde artikelen, laat
staan prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ. Immers, in
feite was de zaak relatief makkelijk op te lossen, middels
toepassing van de sinds mensenheugenis gekende regels inzake uitputting van rechten.
De feiten
De zaak ging om uit Argentinië geïmporteerd sojameel, dat
verkregen werd uit genetisch gewijzigde sojabonen die glyfosaat herbicide resistent waren gemaakt door de aanwezigheid van een bepaald gen, waarover verder meer. De geoog*
Zie het vonnis van de Rb ’s-Gravenhage, 19 maart 2008 (RR-sojabonen)
op blz. 350 in dit nummer. Red.
**
Mr. dr. Sven J.R. Bostyn, LL.M., Legal Counsel te Sint-Martens-Latem,
België, Senior Onderzoeker, Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van Amsterdam, e-mail: [email protected]. De standpunten
hierin verkondigd zijn van de auteur, en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijze de standpunten van zijn kantoor of zijn cliënten.
1
Monsanto Technology LLC v Cefetra BV, Cefretra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Staat Argentinië, Miguel Santiagos Campos, rolnummer
249983/HA ZA 05-2885, en Monsanto Technology LLC v Vopak Agenices Rotterdam BV, Alfred C. Toepfer International GmbH, rolnummer
270268/HA ZA 06-2576, geconsolideerd vonnis van 19 maart 2008.
2
BOSTYN, S.J.R., Octrooieren van klonen en andere biologische merkwaardigheden, De EU ontwerprichtlijn biotechnologische uitvindingen,
Bijblad Industriële Eigendom (BIE), 1997, 403-408; BOSTYN, S.J.R., The
Patentability of Genetic Information Carriers, The new E.U. Directive
98/44 on the legal protection of biotechnological inventions, Intellectual
Property Quarterly, 1999/1, 1-36; BOSTYN, S.J.R., The Prodigal Son: The
Relationship Between Patent Law and Health Care, 11 Medical Law
Review, 2003, 67-120.
ste sojabonen worden eerst gedroogd, gehard, gekraakt en
ontdaan van hun hulzen. Daarna worden de verbrijzelde
bonen met behulp van een stoombehandeling zachter gemaakt en door persen gevoerd, die er sojavlokken van maken. Uit deze olierijke sojavlokken wordt dan in reactoren
met behulp van speciale oplosmiddelen, zoals bijvoorbeeld
hexaan, de olie geëxtraheerd. Om het oplosmiddel weer uit
de vlokken te verwijderen worden deze nogmaals met hitte
en stoom behandeld. De uiteindelijk verkregen gedroogde
vlokken worden uiteindelijk ofwel fijngemalen tot sojameel
ofwel met stoom in compacte pallets geperst.
Monsanto is rechthebbende op het aan haar op 19 juni 1996
onder nummer EP 0 546 090 verleend Europees octrooi betreffende ’Glyphosphate tolerant 5-enolpyruvylshikimate3-phosphate synthases’. Voor de uitvinding bestaat in Argentinië geen octrooibescherming.
Bij de verbouwing van soja wordt op grote schaal gebruik
gemaakt van het herbicide glyfosaat. De werking van glyfosaat berust op de remming van het in planten aanwezige
enzym 5-enol pyruvylshikimaat-3-fosfaat synthase (EPSPS).
Het octrooi beschrijft nu een klasse EPSPS enzymen die niet
gevoelig zijn voor glyfosaat, de zogenaamde klasse II EPSPSenzymen, en dus bijzonder nuttig kunnen zijn bij het ontwikkelen van herbicide resistente planten. Genen die voor
deze enzymen coderen zijn volgens de beschrijving van het
octrooi geïsoleerd uit drie verschillende bacteriën. Dit gen
wordt ingebracht in de plant, waardoor de plant een glyfosaatbestending EPSPS-enzym aanmaakt, en dus de plant
glyfosattolerant wordt. De Monsanto Roundup Ready (RR)
sojaboon maakt een dergelijk klasse II EPSPS-enzym aan,
meer bepaald het CP4-EPSPS enzym.
Scheepsladingen met, blijkens onderzoek sojameel afkomstig van RR sojabonen vanuit Argentinië, zijn in 2005 en
2006 in Nederland ontdekt en onderzocht.
Na oppositie luiden de voor deze bijdrage relevante conclusies:
1. An isolated DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme, said
enzyme being an EPSPS enzyme having a Km for phosphoenolpyruvate (PEP) between 1-150 µM and a Ki(glyphosate)/Km(PEP) ratio
between 3-500, which enzyme is capable of reacting with antibodies
raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5.
2. A DNA sequence of claim 1, wherein said Km for phosphoenolpyruvate is between 2-25 µM.
3. A DNA sequence of claim 1, wherein said Ki/Km ratio is between
6-250.
4. An isolated DNA sequence encoding a protein which exhibits
EPSPS activity wherein said protein is capable of reacting with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group
consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5.
5. The DNA sequence of claim 5 wherein said antibodies are raised
against a Class II EPSPS enzyme of SEQ ID NO:3.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
6. A DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme selected from
the group consisting of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5.
7. A recombinant, double-stranded DNA molecule comprising in sequence:
a) a promoter which functions in plant cells to cause the production of
an RNA sequence;
b) a structural DNA sequence that causes the production of an RNA
sequence which encodes a Class II EPSPS enzyme capable of reacting
with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from
the group consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEQ ID
NO:5; and
c) a 3’ non-translated region which functions in plant cells to cause
the addition of a stretch of polyadenyl nucleotides to the 3’ end of the
RNA sequence
where the promoter is heterologous with respect to the structural DNA
sequence and adapted to cause sufficient expression of the fusion polypeptide to enhance glyphosate tolerance of a plant cell transformed
with said DNA molecule.
8. The DNA molecule of Claim 7 in which said structural DNA sequence encodes a fusion polypeptide comprising an amino-terminal
chloroplast transit peptide and a Class II EPSPS enzyme.
9. The DNA molecule of Claim 8 wherein said structural DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme is selected from the group
consisting of SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:4 and SEQ ID NO:6.
10. The DNA molecule of Claim 9 wherein said sequence is from SEQ
ID NO:2.
11. A DNA molecule of Claim 8 in which the promoter is a plant DNA
virus promoter.
12. A DNA molecule of Claim 11 in which the promoter is selected
from the group consisting of CaMV35S and FMV35S promoters.
13. A DNA molecule of Claim 7 in which said structural DNA encodes a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of
SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5.
14. A method of producing genetically transformed plants which are
tolerant toward glyphosate herbicide, comprising the steps of:
a) inserting into the genome of the plant cell a recombinant, doublestranded DNA molecule comprising:
i) a promoter which functions in plant cells to cause the production of
an RNA sequence,
ii) a structural DNA sequence that causes the production of an RNA
sequence which encodes a 5 fusion polypeptide comprising an amino
terminal chloroplast transit peptide and a Class II EPSPS enzyme
capable of reacting with antibodies raised against a Class II EPSPS
enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID
NO:3 and SEQ ID NO:5,
iii) a 3’ non-translated DNA sequence which functions in plant cells
to cause the addition of a stretch of polyadenyl nucleotides to the 3’
end of the RNA sequence where the promoter is heterologous with respect to the structural DNA sequence and adapted to cause sufficient
expression of the fusion polypeptide to enhance the glyphosate tolerance of a plant cell transformed with said gene;
b) obtaining a transformed plant cell; and
c) regenerating from the transformed plant cell a genetically transformed plant which has increased tolerance to glyphosate herbicide.
20. A glyphosate tolerant plant cell comprising a DNA molecule of
Claims 8, 9, 12 or 13.
24. A glyphosate tolerant plant comprising plant cells of Claim 20.
Waar het dus in feite om ging was dat vanuit Argentinië,
waar geen octrooibescherming was voor de uitvinding, de
uit de aldus genetisch gewijzigde sojabonen sojaolie werd
gewonnen.
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 4 3
Het restproduct (althans na enige bewerking), het sojameel,
werd dan uitgevoerd, onder andere naar Nederland.
Dat sojameel bleek de DNA-sequentie te bevatten, zoals die
is beschermd door – onder andere – conclusie 6 van het litigieuze octrooi, die de DNA-sequentie beschermt die codeert
voor de synthese van een klasse II EPSPS-enzym.
Het wetgevend kader
De bepalingen die centraal stonden in het onderhavige vonnis waren artikel 8 en 9 biotechnologierichtlijn, in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in respectievelijk
artikel 53a lid 1 tot 3 ROW 1995. De bewuste artikelen stellen:
1 Ten aanzien van een octrooi voor biologisch materiaal dat door de
uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen, strekt het uitsluitend recht zich uit tot ieder biologisch materiaal dat hieruit door
middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm wordt gewonnen en dat diezelfde eigenschappen heeft.
2 Ten aanzien van een octrooi voor een werkwijze voor de voortbrenging van biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft gekregen, strekt het uitsluitend recht zich uit tot het
biologisch materiaal dat rechtstreeks door deze werkwijze wordt gewonnen en tot ieder ander biologisch materiaal dat door middel van
propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm
uit het rechtstreeks gewonnen biologisch materiaal wordt gewonnen
en dat diezelfde eigenschappen heeft.
3 Ten aanzien van een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat, strekt het uitsluitend recht zich uit tot ieder materiaal waarin dit voortbrengsel
wordt verwerkt en waarin de genetische informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent, onverminderd artikel 3, eerste lid, onderdeel b.
De precieze betekenis en draagwijdte van de voornoemde
artikelen is naar aanzien van het hierin besproken vonnis
kennelijk niet eenvoudig te begrijpen, reden waarom het
wellicht nuttig is een en ander te verduidelijken.
De redenering van de rechtbank
De rechtbank overweegt in verband met de aanwezigheid
van de bewuste DNA-sequentie in het sojameel dat ’zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat de DNA-sequentie slechts
in minimale hoeveelheden in het sojameel aanwezig is, neemt dat
niet weg dat inbreuk op het octrooi van Monsanto wordt gemaakt,
indien althans de beschermingsomvang van het octrooi het voortbrengsel, het DNA, als zodanig omvat’ (ro. 4.13).
En op dit cruciale aspect gaat de rechtbank vervolgens in de
fout. Volgens de rechtbank wordt de beschermingsomvang
van de conclusies betreffende de DNA sequentie (met name
conclusies 6, 7, 8, 11, 12 en 13) uitsluitend beheerst door
artikel 53a ROW 1995.
Dit is in die zin mijns inziens onjuist daar de vraag inzake
inbreuk op de voornoemde conclusies primair wordt beheerst door de algemene regel van artikel 53, en in subsidiaire orde door artikel 53a ROW 1995. De subsidiaire vraag
diende in het kader van de conclusies betreffende de DNA
sequenties niet aan de orde te zijn gebracht. Daarentegen
was de subsidiaire vraag wel degelijk van belang om bijvoorbeeld na te gaan of er inbreuk zou zijn gepleegd op de conclusies die betrekking hebben op de genetisch gemanipuleerde plant. Een en ander wordt hierna verduidelijkt.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 4 4
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
Analyse
In feite handelt de inbreukvraag hier om niets meer dan de
vraag of het DNA als zelfstandig beschermde uitvinding, in
Nederland is geïmporteerd met of zonder toestemming van
de octrooihouder.
Immers, conform artikel 53 ROW 1995 geeft het octrooi de
octrooihouder het uitsluitend recht om het geoctrooieerde
voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te
verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan
wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben.
Met andere woorden, en toegepast op onze casus, de te beantwoorden vraag is mijns inziens of het DNA (= het voortbrengsel onder octrooiconclusie 6) met toestemming van de
octrooihouder in Nederland is ingevoerd. Het antwoord
daarop lijkt duidelijk negatief te moeten worden beantwoord, en dus is er sprake van directe inbreuk op het octrooi
van Monsanto alleen al om die reden.
Dat de rechtbank daarbij nog artikel 8 en 9 van de
biotechnologierichtlijn bij de zaak betrekt is mooi meegenomen voor de rechtsontwikkeling, maar doet eigenlijk hier
niet ter zake. De inbreuk kan worden vastgesteld onder artikel 53 ROW 1995, en complexer dient de zaak niet te worden voorgesteld.
Interpretatie van artikel 8 en 9 biotechnologierichtlijn
Daar de rechtbank meende dat tenminste artikel 9
biotechnologierichtlijn relevant was voor de zaak, lijkt het
nuttig enige duiding te geven bij artikelen 8 en 9 van
diezelfde richtlijn, om misverstanden omtrent hun
toepassingsgebied voor de toekomst te vermijden.
Artikel 53a (waarin de voornoemde artikelen 8 en 9
biotechnologierichtlijn zijn geïmplementeerd) heeft tot
doel de specifieke problemen bij biologisch materiaal te ondervangen die zouden kunnen ontstaan bij een normale toepassing van de uitputtingsleer, volgens dewelke de octrooihouder zijn rechten heeft uitgeput wanneer met zijn
toestemming een voortbrengsel dat het voorwerp van het
octrooi uitmaakt, vervaardigd, gebruikt, etc. is.
Bij een nauwe interpretatie van het begrip ’voortbrengsel’
dat het voorwerp van het octrooi uitmaakt, in het hierin besproken geval biologisch materiaal, zou dat tot de frustrerende vaststelling kunnen leiden dat terwijl bijvoorbeeld
een onder octrooibescherming vallende genetisch gemanipuleerde plant met toestemming van de octrooihouder op
de markt is gebracht (bijvoorbeeld bij de verkoop van zaad
dat tot de genetisch gemanipuleerde plant uitgroeit), een
volgende generatie van diezelfde genetisch gemanipuleerde
plant in principe niet meer zou beschermd zijn door het octrooi, gelet op een nauwe uitleg van de normale regels van
de uitputtingsleer.
De Europese wetgever heeft hiertoe een uitzonderingsregime uitgewerkt dat de octrooihouder toelaat zijn uitsluitende rechten ook te kunnen blijven uitoefenen ten aanzien
van het verdere biologisch materiaal, bijvoorbeeld planten,
op voorwaarde dat de voorwaarden zijn vervuld die zijn
neergelegd in artikel 53a ROW 1995 (of de artikelen 8 en 9
biotechnologierichtlijn). Voor ons voorbeeld van de genetisch gemanipuleerde plant zou dat betekenen dat aan het
vereiste van artikel 53a lid 1 is voldaan, namelijk dat het
biologisch materiaal dat hieruit door middel van propaga-
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
tie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde
vorm wordt gewonnen (lees plant) diezelfde eigenschappen
heeft (lees het genconstruct dat de bewuste eigenschap van
de plant levert) die in het oorspronkelijke biologisch materiaal (lees plant) aanwezig waren.
Een vergelijkbare redenering geldt voor de in artikel 53a lid
3 ROW 1995 geïmplementeerde bepaling van artikel 9. Stel
een octrooi op onder andere een genconstruct dat een bepaalde eigenschap aan een plant toeëigent (bijvoorbeeld
herbicide resistentie). Conform artikel 9 biotechnologierichtlijn (artikel 53a lid 3 ROW 1995) zal de beschermingsomvang van het octrooi zich uitstrekken tot elk materiaal
(in ons voorbeeld van het genconstruct om een bepaalde eigenschap aan een plant toe te eigenen, een plant) waarin het
geoctrooieerde genetisch materiaal (in ons voorbeeld het
genconstruct) aanwezig is en waarin het zijn functie vervult.
Met andere woorden, het octrooi op het genconstruct zal
zich uitstrekken tot elk materiaal waarin dat genconstruct
is opgenomen en zijn functie uitoefent. Voor ons voorbeeld
impliceert dat dus in elk geval tot elke plant waarin het genconstruct is terug te vinden, en waarin het genoemde genconstruct in elk geval zijn functie uitoefent, i.e., ervoor zorgt
dat de plant herbicide resistentie vertoont.
Echter, het moet worden gezegd, de exacte betekenis van de
woorden ’en haar functie uitoefent’ is wel een voorwerp van
discussie, daar nu niet duidelijk is of hier wordt verwezen
naar materiaal waarin de functie daadwerkelijk wordt uitgeoefend, de functie ooit heeft uitgeoefend, de functie mogelijk kan uitoefenen zonder het daarom daadwerkelijk te
doen etc.
Naar het zich laat aanschijnen is dat nu precies een van de
vragen die de rechtbank overweegt te stellen aan het HvJ.
Op zich is dat een zeer terechte vraag, en ondergetekende
heeft in het verleden reeds gewezen op de onduidelijkheid
die de Europese wetgever terzake heeft gecreëerd.3 Echter,
voor de oplossing van de inbreukvraag in het hierin besproken vonnis, zeker in verband met conclusie 6, is het een volstrekt overbodige vraag, die zich niet aandient bij het beantwoorden van de inbreukvraag, die zoals eerder in deze
bijdrage betoogd, mijns inziens in primaire orde op te lossen valt middels toepassing van artikel 53 ROW 1995.
Recapitulerend, bij de beoordeling van de vraag of er inbreuk is bij het invoeren van materiaal dat een DNA sequentie bevat die onder octrooi valt, volstaat met de vaststelling
dat indien er geen toestemming van de octrooihouder is geweest voor het invoeren van het geoctrooieerde voortbrengsel, er op grond van artikel 53 ROW 1995 sprake is van directe inbreuk.
Een vervolgvraag is dan of er inbreuk is op het voortbrengsel, i.e., de DNA sequentie, als die bewuste DNA sequentie
met toestemming van de octrooihouder op de markt is gebracht, is gebruikt, gemaakt, ingevoerd etc., maar als die
DNA sequentie in andere voortbrengselen is geïncorporeerd, waarvoor de octrooihouder geen expliciete toestemming heeft gegeven. Voor de oplossing van die vraag dienen
nu de specifieke bepalingen van artikel 53a ROW 1995, gelet op het uitzonderingsregime dat de wetgever in het leven
3
BOSTYN, S.J.R., Patenting DNA Sequences (Polynecleotides) and Scope
of Protection in the European Union: An Evaluation, Luxemburg, European Communities 2004, 108-113.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
heeft geroepen voor biologisch materiaal en voor genetisch
materiaal dat aan materiaal bepaalde eigenschappen kan
toe-eigenen.
Met andere woorden, de voornoemde artikelen zijn in die
zin van subsidiair belang, daar zij zullen bepalen of verdere
generaties van het beschermde biologisch materiaal, of materiaal waarin het genetisch materiaal zich bevindt, nog onder de uitsluitende rechten van de octrooihouder vallen, en
dus de voorafgaandelijke toestemming vereisen van de octrooihouder, in afwijking van de normale regels van uitputting conform dewelke aan een product dat eenmaal met toestemming van de octrooihouder op de markt is gebracht,
vervaardigd, gebruikt, ingevoerd etc., geen verdere exclusieve rechten door de octrooihouder kunnen worden ontleend. Zoals gezegd is de ratio voor dit uitzonderingsregime
gebaseerd op de specifieke aard van biologisch en genetisch
materiaal, dat respectievelijk propageert dan wel in een biologisch systeem zijn functie verder kan uitoefenen.
Daaraan doet echter niet af de basisregel van artikel 53 ROW
1995, die in primaire orde dient te worden toegepast om te
zien of een bepaalde activiteit, zoals bijvoorbeeld gebruiken, vervaardigen, op de markt brengen, invoeren etc., met
het voortbrengsel van het geoctrooieerde, is geschied met
toestemming van de octrooihouder, dan wel met miskenning van de door de wet aan diezelfde octrooihouder voorbehouden exclusieve rechten.
De rechtbank lijkt die tweeledige redenering, die mijns inziens de enige juiste is, niet te hebben toegepast. Desalniettemin komt zij toch tot de conclusie dat er in het concrete
geval sprake was van inbreuk, een conclusie die weliswaar
juist is, maar niet is gebaseerd op de juiste rechtsgrond.
Ondanks het feit dat artikel 9 biotechnologierichtlijn hier
eigenlijk dus niet aan de orde was, kan toch met belangstelling worden uitgekeken of en hoe het HvJ deze bepaling zal
interpreteren. Ik heb eerder aangegeven dat de precieze betekenis daarvan mijns inziens niet duidelijk is.
Echter, wat daar ook moge van zijn, en welke interpretatie
het HvJ daar ook moge aan geven, op de inbreukvraag inzake de DNA sequentie (conclusies 6, 7, 8, 11, 12 en 13) zou
welke interpretatie dan ook geen enkele invloed mogen hebben. Dat is natuurlijk anders als het gaat over de inbreukvraag inzake de aldus genetisch gemanipuleerde planten
van conclusies 20 en volgende, die echter kennelijk niet of
althans niet direct in het geding waren.
Intussen in Engeland
Iedere jurist weet dat rechtsvergelijking goed is om de juridische horizon te verrijken. In dat licht komt het nuttig voor
om even te kijken naar het vonnis dat de Engelse rechter in
de zaak tussen Monsanto en Cargill betreffende hetzelfde
octrooi heeft gewezen.4 Enigszins teleurgesteld na de lectuur van het vonnis heeft de auteur dezes moeten vaststellen dat de Nederlandse rechter in elk geval weinig lering
kan trekken uit het Engelse vonnis met betrekking tot de
interpretatie van de biotechnologierichtlijn en de precieze
beschermingsomvang van levend materiaal. De Engelse
rechter verwijst in zijn vonnis niet eens naar de richtlijn,
noch past hij enige daarin gelegen bepaling toe.
4
UK Patent Court, MONSANTO TECHNOLOGY LLC v CARGILL
INTERNATIONAL SA & CARGILL PLC, [2007] EWHC 2257 (Pat), 10
oktober 2007.
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 4 5
De eerlijkheid gebiedt verder te vermelden dat de uiteindelijke rechtsvraag waarvoor de Nederlandse rechter zich geplaatst zag, zich niet voordeed in de Engelse zaak. Om redenen die niet volledig uit het Engelse vonnis blijken heeft de
octrooihouder Monsanto de octrooiconclusies in de Engelse
procedure gewijzigd. Zo werden alle conclusies die betrekking hadden op een ’DNA sequence’ in elk geval gewijzigd
als nu betrekking hebbende op een ’isolated DNA sequence’.
Daarnaast werden ook een aantal octrooiconclusies geschrapt, waarop echter verder in deze bijdrage niet wordt
ingegaan.
In het licht van wat hiervoor in dit artikel is uiteengezet, en
gelet op de in de Engelse procedure van de in de Nederlandse
procedure te onderscheiden in het geding zijnde octrooiconclusies, zal het dan ook niet verbazen dat de Engelse
rechter niet dezelfde vragen stelde als de Nederlandse rechter. Immers, zoals eerder gezegd, bij een conclusie die een
’DNA sequence’ beschermt, en waarbij wordt vastgesteld
dat die DNA sequentie nog aanwezig is in ingevoerd sojameel, is dat een inbreuk onder de ’gewone’ bepaling van
artikel 53 ROW 1995. Dat zou ook het geval moeten zijn
onder toepassing van de Engelse equivalente section 60(1)(a)
UK Patents Act.
Bij een octrooiconclusie die betrekking heeft op een ’isolated DNA sequence’ is het veel minder duidelijk of er sprake is
van inbreuk. Immers, om van inbreuk te kunnen spreken
zou de geïsoleerde DNA sequentie dan moeten zijn ingevoerd. Zulk een situatie was hier niet aan de hand, zodoende
dat op die basis geen sprake kan zijn geweest van inbreuk.
Met andere woorden, gelet op de gewijzigde conclusies in
de Engelse zaak, kreeg de inbreukvraag een volledig andere
en niet met de Nederlandse zaak inzake octrooiconclusie 6
te vergelijken wending. De rechtsvergelijkende jurist kan
dit maar beter in ogenschouw nemen vooraleer conclusies
te trekken over wie nu de ’beste’ beslissing heeft genomen
in deze zaak.
Gelet op het voorgaande was in de Engelse zaak, benevens
de geldigheid van het octrooi, in feite nog enkel de vraag
aan de orde of het geïmporteerde meel nog onder een van de
andere octrooiconclusies zoals gewijzigd zou kunnen vallen. De Engelse rechter kwam daarbij tot een negatief antwoord. De rechter overwoog daarbij het volgende: ’Monsanto
says that the product has retained its essential characteristics. The
meal comes from beans produced by a plant which contained the
Round Up Ready sequence. It was the sequence that made the invention patentable, and the sequence has survived. Even though the meal
comes from beans which are not the beans from the plant which underwent the original transformation, that is enough. I think this has
nothing to do with the product of the process at all. It might be extravagant to say that the generation of plants producing the beans from
which the Podhale meal was manufactured did not have an atom in
common with the original transformed plant, but it must be close to
the truth. I think that Monsanto’s argument confuses the informational content of what passed between the generations (the Round
Up Ready genomic sequence) with the product, which is just soybean
meal with no special intrinsic characteristics from one of the generations of plants. Put another way, it is difficult to see how anything
has survived into the meal if the sequence has not. It cannot be told
apart from non-Round Up Ready meal unless it contains traces of the
gene, in which case other claims are relevant. What has not survived
is the original transformed plant. I should add that I think it is dangerous to talk of reproductive material having in some way passed
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 4 6
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
between the generations. While no doubt some reproductive material
does pass between the first and second generations, the same material
does not pass further. Copies pass thereafter.’5
Wel is merkwaardig dat de Engelse rechter in deze de strikte
interpretatie van section 60(1)(c) UK Patents Act6 hanteert
om de inbreukvraag te beantwoorden, en daarbij volledig
voorbijgaat aan de bepalingen van de biotechnologierichtlijn, en in het bijzonder artikel 8 en 9. Immers, volgens
de Engelse rechter kan de beschermingsomvang van een
werkwijze voor een genetisch gemodificeerde plant zich
niet verder uitstrekken dan de plant die daaruit onmiddellijk voortspruit: ’The transformation of this plant was many generations ago. Since then, soybeans have been grown by seedsmen or
retained by farmers for planting; the plants have been grown and the
new beans harvested; and after some generations the harvested beans
have been processed into the meal in the Podhale cargo. I accept that
all the Round Up Ready soybean plants in Argentina are lineal descendants of this original plant, and I can see how it can be said that
this huge mountain of soybean meal (5000 tonnes on the Podhale
alone) can be described as the ultimate product of the original transformation of the parent plant. But I cannot see that it can be properly
described as the direct product of that transformation, a phrase I
would reserve for the original transformed plant.’7
Een dergelijke stelling staat volledig haaks op wat artikel
8(2) biotechnologierichtlijn stelt, volgens welke bepaling bij
’een octrooi voor een werkwijze voor de voortbrenging van biologisch
materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft gekregen, strekt het uitsluitend recht zich uit tot het biologisch materiaal dat rechtstreeks door deze werkwijze wordt gewonnen en tot ieder
ander biologisch materiaal dat door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm uit het rechtstreeks gewonnen biologisch materiaal wordt gewonnen en dat diezelfde eigenschappen heeft.’
Op basis van deze bepaling zouden dus niet enkel de plant
die het product is dat onmiddellijk is verkregen door de
geoctrooieerde werkwijze zijn beschermd, maar echter ook
alle planten die daaruit voortspruiten en dezelfde genetisch
gewijzigde eigenschappen hebben. Dat principe wordt door
de Engelse rechter miskend,8 die zich hierbij aan de stricte
interpretatie van section 60(1)(c) UK Patents Act, zoals nader geïnterpreteerd door Pioneer v Warner,9 houdt. Hieruit
blijkt nogmaals de wat ambigue houding die de Engelse
rechtbanken zeker in zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom wel vaker aannemen ten overstaan van
Europa.
5
Monsanto v Cargill, ro 38.
Section 60(1)(c) UK Patents Act: ’(1) Subject to the provisions of this
section, a person infringes a patent for an invention if, but only if, while
the patent is in force, he does any of the following things in the United
Kingdom in relation to the invention without the consent of the proprietor of the patent, that is to say – (...) (c) where the invention is a process, he disposes of, offers to dispose of, uses or imports any product
obtained directly by means of that process or keeps any such product
whether for disposal or otherwise.’ Deze bepaling is de Engelse tegenhanger van artikel 53 lid 1 sub b ROW1995.
7
Monsanto v Cargill, ro 37.
8
Principe waaraan ook de Engelse rechter is gehouden onder section
76(A), Schedule 2 UK Patents Act.
9
Pioneer v Warner [1997] RPC 759.
6
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
Overigens dient hierbij te worden benadrukt dat het niet
zeker is of een correcte toepassing van de leer van de bepalingen van de biotechnologierichtlijn, toegepast op de onderhavige casus, tot een wezenlijk andere oplossing had geleid. Immers, feit blijft dat niet de genetisch gewijzigde soja
in het Verenigd Koninkrijk werd ingevoerd, maar sojameel,
waarvoor twijfel bestaat of artikel 8(2) biotechnologierichtlijn op die feitelijke constellatie wel kan worden toegepast.
Concluderend kan worden gesteld dat, mede door de gewijzigde conclusies en het niet toepassen van bepalingen van
de biotechnologierichtlijn, er voor de Nederlandse rechters
en juristen inzake de inbreukvraag slechts beperkte lering
kan worden getrokken uit het Engelse vonnis.
Conclusie
Blijkbaar doet nieuwe technologie de juridische creativiteit
op hol slaan, en worden creatieve juridische oplossingen bedacht voor problemen die in feite een eenvoudige juridische
oplossing verdienen. Dit lijkt in het Monsanto vonnis niet
minder het geval te zijn geweest.
Uit het Engelse vonnis kan worden geleerd dat toepassing
van de bepalingen van de biotechnologierichtlijn inzake
beschermingsomvang van biotechnologische uitvindingen
voor de Engelse rechter een niet voor de hand liggende zaak
is. Verder dient ook te worden onthouden uit de Engelse
zaak dat door de wijziging van de conclusies, vergelijking
met de Nederlandse zaak met grote omzichtigheid dient te
gebeuren. Tenslotte kan, om de redenen zonet vernoemd,
de Nederlandse jurist inzake de inbreukvraag weinig lering
trekken uit het Engelse vonnis.
De vraag of er inbreuk wordt gemaakt op een octrooiconclusie die een DNA sequentie beschermt door de invoer
in een octrooiland van sojameel dat die bewuste geoctrooieerde DNA sequentie bevat, dient primair te worden
beantwoord door artikel 53 ROW 1995. De centrale vraag is
of de octrooihouder zijn toestemming heeft verleend voor
de invoer van die DNA sequentie, die als zelfstandige uitvinding is beschermd. Is die vraag negatief te beantwoorden, dan is er sprake van directe inbreuk, en is verder de
kous af. Welke interessante gedachten men ook mag produceren over het belang en draagwijdte van artikel 9
biotechnologierichtlijn, feit blijft dat die bepaling hier primair niet diende te worden toegepast, en mijns inziens al
helemaal niet voor het beantwoorden van de inbreukvraag
op de conclusies inzake de DNA sequentie (met name conclusies 6, 7, 8, 11, 12 en 13). Dat zou anders zijn voor de conclusies die de aldus genetisch gewijzigde plant beschermen,
maar dat lijkt naar het oordeel van de rechtbank niet de achterliggende gedachte te zijn geweest bij het beslissen tot het
stellen van de voor deze casus wellicht overbodige doch voor
de rechtsontwikkeling niet minder interessante prejudiciële vragen aan het HvJ.
Amsterdam, september 2008
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
J
U R
2 0 0 8
I
S
B I J B L A D
P
R U
D
E
N
T
I N D U S T R I E
} L E
I
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 4 7
E
Nr. 38 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 19 juli 2006
(connector)
Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen
Art. 53 Row 1995
De voorzieningenrechter neemt aan dat voor de uitvinding wezenlijk is het aanbieden van een oplossing voor het probleem ’to design a right angled connector that is easy to manufacture’. De kenmerken van conclusie 1 dienen in het licht van deze probleemstelling
te worden gelezen. Zij zijn samen te vatten tot een viertal features
waarmee, naar het oordeel van de oppositieafdeling, de uitvinding
van het octrooi zich onderscheidt van de stand van de techniek, onder
meer:
– in de stand van de techniek zijn de subassemblies in het huis gemonteerd, volgens het octrooi worden de subassemblies tegen het huis
gemonteerd (conclusie 1, onderdeel f1);
– in de stand van de techniek worden de ’contact portions supported’
door het onderdeel overeenkomende met het web, volgens het octrooi
worden de ’contact portions supported’ door de ’pin receiving passageway’ (conclusie 1, onderdeel g).
De foto van de Airmax VS van FCI laat zien dat het web in het huis is
gemonteerd en niet ertegen. Op die wijze past FCI met haar connector
weliswaar niet de stand van de techniek toe – die uitgaat van het
vastlassen van het web in het huis – maar maakt zij ook geen gebruik
van het kenmerk f1 van conclusie 1.
De constructie van de Airmax VS brengt mee dat de ’contact portions’
niet afzonderlijk zijn opgesloten tussen onder- en bovenwanden van
het huis die een ’pin receiving passageway’ vormen en bij montage en
gebruik de ’contact portions’ kunnen geleiden en steunen. De Airmax
VS geeft dan ook geen toepassing aan onderdeel g van conclusie 1.
Samenvattend leidt dit tot het oordeel dat FCI met haar Airmax VS
geen toepassing geeft aan ten minste twee kenmerken van conclusie 1
van EP 785. Mede in het licht van het gewicht dat de oppositieafdeling
toekende aan deze kenmerken voert dit tot de slotsom – nu de overige
conclusies alle als volgconclusies zijn aan te merken – dat de gevorderde voorlopige voorziening moet worden geweigerd.
The Whitaker Corporation te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten van Amerika, eiseres, procureur H.J.A. Knijff,
advocaat mr. W.A. Hoyng te Amsterdam,
tegen
1 FCI ’s-Hertogenbosch BV te ’s-Hertogenbosch,
2 FCI Ireland BV ’s-Hertogenbosch,
3 FCI Holding BV te ’s-Hertogenbosch,
4 FCI SA te Versailles, Frankrijk,
5 FCI Deutschland GmbH te Oberursel, Duitsland, gedaagden, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. S.A. Klos te Amsterdam.
2 De feiten
2.1 Whitaker is rechthebbende op het Europees octrooi EP
0 422 785, hierna EP 785. Het octrooi is verleend op
22 maart 1995 met prioriteit van 10 oktober 1989. Tegen
het octrooi is oppositie gevoerd.
2.2 In de verleningsprocedure zijn met name de conclusies
van EP 785, aanmerkelijk gewijzigd. Nadat de aanvrage is
ingediend en een search report is opgesteld, dient de aan-
vrager een set aanvullende conclusies 10 tot en met 19 in.
De aanvrager wordt hierop door de examiner van het EOB
bericht dat de aanvullende conclusie geen oplossing bieden
voor het uit de beschrijving blijkende probleem. In aanvulling hierop bericht de examiner dat:
On one hand, Claims 1-9 describe a controlled impedance right angle
electrical connector solving the problem of matching the impedance
between the right angled terminals by encapsulating a well defined
portion of them (see in particular lines 17-23 of Claim 1) in an overmolded insulating insert, whereby the combination of encapsulation
and exposure to air balances the impedance of the plurality of contacts.
On the other hand, Claims 10-19 describe a modular right angle electrical connector without any feature to solve the stated problem (see
2.1 above and pg.1-2 of the description).
(…)
Hence the Examining Division considers that the two sets of claims
define separate inventions that are not so linked as to form a single
general inventive concept.
De aanvrager kiest er vervolgens voor om verder te gaan op
basis van de nieuwe conclusies en dient daartoe een wijzigingsvoorstel in met nog enkele aanvullende conclusies.
Hierop wordt het octrooi verleend.
2.3 In de oppositieprocedure inclusief beroep is het octrooi
zoals verleend in stand gebleven.
2.4 EP 785 heeft betrekking op een verbindingsinrichting
(connector) voor panelen met gedrukte bedrading. In deze
procedure wordt met name een beroep gedaan op de conclusies 1, 5-7 en 12-17. Deze luiden als volgt in de originele
Engelse tekst (waarbij de letters (a), (b) etc ... zijn toegevoegd
aan onderdelen van conclusie 1):
1. A right angled electrical connector (2) comprising
(a1) an insulating housing (4) having pin receiving apertures (18) in
a front mating face (6) thereof for receiving mating pins of a mating
connector,
(a2) said pin receiving apertures (18) being in communication with
pin receiving passageways extending to a rear face (14) of the housing, and
(a3) said apertures and passageways being arranged in an array of
columns and rows, and
(b) electrical terminal members (64-67) having contact portions (6871) positioned in the pin receiving passageways, terminal sections
(76-79) for connection to a printed circuit board (200) and intermediate portions interconnecting the contact portions and terminal sections,
characterised in that
(c) the electrical terminal members (64-67) are arranged in a plurality of terminal subassemblies (60),
(d) each of which comprises a column of electrical terminal members
(64-67) for alignment with one of the columns of passageways of the
insulating housing encapsulated within a molded insulating web
(82),
(e) each terminal subassembly having the contact portions (68-71) of
the terminal members projecting forwardly from the insulating web
and the terminal sections (76-79) projecting therefrom at right angles to the contact portions, and
( f1) further characterised in that the terminal subassemblies (60)
are positioned against the insulating housing (4) in juxtaposed relation
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 4 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
( f2) with the contact portions (68-71) of the terminal members (6467) supported within the pin receiving passageways and
(g) the intermediate portions (72-75) and terminal sections (76-79)
supported by the insulating web (82).
(...)
5. A connector according to any preceding claim, characterised in
that the insulating webs (82) have front edges (82g) substantially
perpendicular to the pin receiving passageways.
6. A connector according to claim 5, characterised in that the webs
(82) have lower edges (82f ) spaced above a lower row of pin receiving
passageways.
7. A connector according to claim 6, characterised in that the terminal sections (76-79) do not extend to the plane defined by a bottom
wall (10) of the housing (4).
(...)
12. A connector according to any preceding claim, characterised in
that the intermediate portions (72-75) extend at a predetermined
angle between the printed circuit board terminal sections (76-79)
with the contact portions (68-71).
13. each insulating web (82) includes a leg (82a) which spans the intermediate portions (72-75) adjacent to the contact portions (68-71).
14. A connector according to claim 13, characterised in that the
lengths of the intermediate portions (72-75) encapsulated within the
leg (82a) vary with the terminal members (64-67).
15. A connector according to any preceding claim, characterised in
that each insulating web (82) includes a leg (82b) which spans the
intermediate portions (72-75) adjacent to the terminal sections (7679).
16. A connector according to any preceding claim, characterised in
that the configurations of the insulating webs (82) are designed to
impedance match the terminal members.
17. A connector according to claim 16, characterised in that the
insulating webs (82) include openings (82c) therein, which provide
air adjacent to the terminal intermediate portions (72b, 73b, 74b,
75b).
2.5 Bij EP 785 behoren 17 figuren. Figuur 3 ziet eruit als
volgt:
2.6 FCI is wereldwijd actief op de markt van data
communicatie- en verbindingssystemen. Zij verkoopt onder meer verbindingsinrichtingen (connectoren) en
verbindingssystemen (interconnect systems).
2.7 FCI heeft de FCI Airmax VS right angle receptable connector,
hierna de Airmax VS, op de markt geïntroduceerd. Het product wordt ondermeer via internet onder de aandacht van
belangstellenden gebracht, op een wijze die ook op de Nederlandse markt is gericht.
3 Het geschil
3.1 Whitaker vordert – samengevat – met betrekking tot het
Nederlandse deel van EP 785 een inbreukverbod en voorts,
het doen van opgaven, een recall van inbreukmakende connectoren en de vernietiging daarvan, alsmede een opgave
van de behaalde winsten, een en ander onder bepaling van
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
dwangsommen en met veroordeling van FCI in de kosten
van de procedure.
3.2 FCI voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt
hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4 De beoordeling
4.1 Het octrooi, met de titel Impedance matched backplane connector, betreft een verbindingsinrichting voor printplaten in
een stand haaks op elkaar. De connector kan daarbij een
groot aantal electrische verbindingen tot stand brengen.
Een connector van deze soort wordt toegepast voor de overdracht van digitale signalen met zeer hoge snelheid. Bij de
gewenste snelheden wordt de impedantie van de afzonderlijke elektrische verbindingen van belang. Onder impedantie is de weerstand voor hoge frequente (snelle) electronische signalen te verstaan. De impedantie is niet uitsluitend
afhankelijk van het materiaal van de electrische geleider
maar ook van de grootte (lengte) en de geometrie (bochten)
daarvan. Daarnaast is de impedantie afhankelijk van de (niet
stroomgeleidende) omgeving van de geleider. Deze omgeving kan bestaan uit lucht maar ook uit kunststof. Van belang is dat de impedantie van de afzonderlijke delen van de
electrische verbindingsketen gelijk is. Dat geldt ook voor de
afzonderlijke verbindingen in de connector. Bij een right
angle connector doet zich nu het probleem voor dat de verbinding in een buitenbocht een andere geometrie heeft dan de
verbinding in de binnenbocht. Dat kan worden gecorrigeerd door aanpassing van de geometrie dat wil zegen de
vormgeving van de electrische geleider of door aanpassing
van het omgevende niet-geleidende materiaal (lucht of
kunststof). Indien de verbindingen van vergelijkbare impedantie zijn is sprake van een matched connector.
4.2 Bij de beoordeling of sprake is van (letterlijke) inbreuk
wordt vooropgesteld dat bij de uitleg van de conclusies van
een octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, onder ogen dient te worden gezien wat volgens
de gemiddelde vakman die daarvan kennis neemt, voor de
uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is – anders gezegd: wat de achter de woorden van die
conclusies liggende uitvindingsgedachte is – teneinde een
uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen
gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de
octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. De tot uitleg van de conclusies van het
octrooischrift geroepen rechter zal evenwel tevens moeten
beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen.
Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen
rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid
voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het
octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel
ten nadele van de octrooihouder werkt (vgl. HR 12 november 2004, NJ 2004, 674, Impro/Liko en HR 13 januari 1995,
NJ 1995, 391 Ciba Geigy/Oté Optics).
4.3 Anders dan de titel van het octrooi doet veronderstellen
betreft de probleemstelling van het octrooi zoals verleend
niet het aanbieden van een connector met matched impedantie. Waar het bij deze uitvinding om gaat is volgens Whitaker beschreven in kolom 2 regel 23 t/m 40 van de beschrijving en zij stelt dan ook dat de oplossing zit in het
navolgende:
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
Basically, the solution consists in providing a modular connector assembly comprising a housing subset to house the contact portions of
terminal members in order to mate with another connector and a terminal member subset providing individual mounting frames for terminal members arrange in column relationship.
Het is dit modulaire concept dat moet leiden tot een easily
manufactured right angle connector. Figuur 3, opgenomen hierboven onder 2.5, toont het zijaanzicht van één module (60)
met vier terminal portions gestoken in de printplaat (200) en
vier corresponderende contact portions gestoken in zogenoemde pin receiving passageways (16) van het huis (4).
De hier opgenomen figuur 8, eveneens behorende bij EP
785, toont een module die niet in het huis is gemonteerd.
Terminal en contact portions zijn onderling verbonden door de
intermediate portions (72b – 75b) welke als diagonalen zijn getekend in de module. Het deel (82) is uitgevoerd in kunststof. Dit gedeelte is voor een deel opengewerkt zodat door
de dimensionering tussen kunststof en lucht (naast de niet
zichtbaar gemaakte geometrie van de geleider) de impedantie kan worden gecontroleerd. In de terminologie van het
octrooischrift wordt het kunststofdeel (82) omschreven als
het web. De module bestaande uit web, contact, intermediate en
terminal portions wordt aangeduid als een subassembly. In een
praktische uitvoering zal een subassembly meer dan vier geleiders bevatten en zal het huis (4) van meer dan één subassembly zijn voorzien.
4.4 Uit de beschrijving, kol 2, r. 23-24, blijkt derhalve dat de
probleemstelling betreft het aanbieden van an easily manufactured right angled connector. De voorzieningenrechter zal
dan ook aannemen dat voor de uitvinding wezenlijk is het
aanbieden van een oplossing van dit probleem. Deze benadering is ook gevolgd in de oppositieprocedure door de
oppositieafdeling in haar beslissing van 9 februari 1998,
waar onder overweging 11 wordt gesteld dat de subject matter of claim 1 provides a solution to the problem stated at col. 2, l.
23-26, i.e. to design a right angled connector that is easy to manufacture.
4.5 De kenmerken van conclusie 1 dienen dan ook in het
licht van deze probleemstelling te worden gelezen.
4.6 De kenmerken van conclusie 1 zijn samen te vatten tot
een viertal features waarmee de uitvinding van het octrooi,
naar oordeel van de oppositieafdeling, zich onderscheidt
van de stand van de techniek (US 3,500,295). Het gaat hier
om:
– 1 de opstelling van de contact portions in columns and rows
(conclusie 1, onderdelen a3, d en f1);
– 2 de intermediate en terminal portions zijn opgenomen
in het web, zodanig dat de terminal portions haaks op de
contact portions staan (conclusie 1, onderdelen c, e en g);
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 4 9
– 3 In de stand van de techniek zijn de subassemblies inside (nadruk oppositieafdeling, vr) het huis gemonteerd,
volgens het octrooi worden de subassemblies tegen het huis
gemonteerd (conclusie 1, onderdeel f1);
– 4 in de stand van de techniek worden de contact portions
supported door het onderdeel overeenkomende met het web,
volgens het octrooi worden de contact portions supported
door de pin receiving passageways (conclusie 1, onderdeel g).
De voorzieningenrechter heeft bovenstaande omschrijvingen ontleend aan de beslissing van de oppositieafdeling van
9 februari 1998, p. 7.
4.7 Deze features zijn door de oppositieafdeling van belang
geacht in verband met de inventiviteit. Zij heeft overwogen,
p. 8: Moreover, the connector according Claim 1 involves an inventive step since a combination of the distinctive features listed under
sections 6.1 to 6.4 (dit zijn de hierboven opgesomde features,
vr ) with the connector known from D4 (de stand van de techniek
(US 3,500,295), vr ) is neither taught nor even suggested by any of
the cited documents or combination thereof.
Deze features zijn zodoende wezenlijk te achten. Bij gebrek
aan duidelijkheid van de bewoordingen van de conclusie
kunnen derden hierop een beroep doen, eventueel ten nadele van de octrooihouder voor wiens risico enige onduidelijkheid komt.
4.8 FCI stelt nu dat zij geen inbreuk maakt omdat in de Airmax VS de subassemblies in het huis zijn gemonteerd en omdat bij deze connector de contact portions niet worden supported in pin receiving passageways. Zij stelt in haar behuizing in
het geheel geen passageways te hebben.
4.9 De Airmax VS van FCI ziet er uit als volgt:
Bij deze connector is het witte deel ter linkerzijde aan te
merken als het huis. Het web is in zwarte kunststof uitgevoerd. De foto laat naar voorlopig oordeel zien dat het web
in het huis is gemonteerd en niet ertegen. Op die wijze past
FCI met haar connector weliswaar niet de stand van de techniek toe – die uitgaat van het vastlassen van het web in het
huis – maar maakt zij ook geen gebruik van het kenmerk
sub f1 van conclusie 1. De voorzieningenrechter verwijst in
dit verband nog eens naar figuur 3 hierboven waaruit blijkt
dat het web (60) wordt geplaatst tegen het huis (4).
4.10 FCI stelt voorts dat in de Airmax VS de contact portions
worden geleid en gedragen ( supported) door het web en door
de voorste opening van het huis. De voorste openingen van
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 5 0
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
het huis komen overeen met de apertures (18) in figuur 3. In
het huis van haar connector volgt evenwel geen pin receiving
passageway (16), zodat van support door een dergelijk element geen sprake kan zijn. Ter ondersteuning van haar stelling wijst FCI erop dat bij de door haar toegepaste behuizing de kolommen open zijn, dat wil zeggen dat er geen
sprake is van doorlopende wanden tussen de rijen. Elke kolom vormt daardoor een verticale ruimte in de behuizing
welke overigens open is.
4.11 De voorzieningenrechter merkt op dat uit de bij het
octrooi horende figuur 3 blijkt dat de pin receiving passageways feitelijk kokers of tunnels zijn die beginnen bij de aperture (18) aan de voorzijde van het huis en doorlopen tot de
achterzijde (waar het web erop aansluit). Dat de passageways
doorlopen van voor tot achterzijde blijkt ook uit kenmerk
a2 waaruit blijkt dat zij zich uitstrekken tot a rear face (14)
van het huis. De andere constructie van het huis van de Airmax VS blijkt uit onderstaande afbeelding.
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
ruime interpretatie van de letterlijke tekst van de conclusie
zal verwachten. Een eventueel beroep op equivalentie stuit
ook hier op af.
4.15 Bij deze stand van zaken kan de voorzieningenrechter
de overige verweren van FCI, welke onder meer de geldigheid van EP 785 betreffen, onbesproken laten.
4.16 Als in het ongelijk gesteld wordt Whitaker veroordeeld
in de kosten van de procedure.
5 De beslissing
De voorzieningenrechter
wijst de vorderingen af;
veroordeelt Whitaker in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van FCI begroot op € 816 aan salaris procureur en € 248 aan griffierecht;
verklaart dit vonnis, wat de kostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad. Enz.
Nr. 39 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 19 maart 2008*
(RR-sojabonen)
Mrs. E.F. Brinkman, P.G.J. de Heij en R.C.D.E. Hasekamp
Inbreuk door import van sojameel, afkomstig van RR-sojabonen (sojabonen afkomstig van sojaplanten volgens de geoctrooieerde techniek)?
Deze afbeelding geeft een inzicht vanaf de achterzijde in het
huis van de Airmax VS en toont de verticale kolommen zonder verdere onderverdeling door horizontale wanden. Van
een huis met een honingraat structuur zoals EP 785 openbaart is bij de Airmax VS dan ook geen sprake.
4.12 De constructie van de Airmax VS brengt met zich mee
dat de contact portions niet afzonderlijk zijn opgesloten tussen onder en bovenwanden van het huis die een pin receiving
passageway vormen en bij montage en gebruik de contact
portions kunnen geleiden en steunen. Naar voorlopig oordeel geeft de Airmax VS dan ook geen toepassing aan onderdeel g van conclusie 1.
4.13. Samengevat leidt dit tot het voorlopig oordeel dat FCI
met haar Airmax VS connector geen toepassing geeft aan
ten minste twee kenmerken van conclusie 1 van EP 785.
Mede in het licht van het gewicht dat de oppositieafdeling
toekende aan deze kenmerken voert dit tot de slotsom – nu
de overige conclusies alle als volgconclusies zijn aan te merken – dat de gevorderde voorlopige voorziening moet worden geweigerd.
4.14 De voorzieningenrechter overweegt daarenboven dat
een uitleg van EP 785 die ertoe zou leiden dat ook de connector van FCI onder de beschermingsomvang daarvan zou
vallen, onvoldoende recht zou doen aan de redelijke rechtszekerheid voor derden die kennisnemen van het octrooi.
Hierbij is tevens de gedetailleerdheid van de conclusie van
belang, nu feitelijk sprake is van een zogenaamde ’portretconclusie’ zodat een vakman niet snel enige afwijking of
Art. 53, lid 1 Row 1995
Conclusies 1 en 4 en de daarvan afhankelijke conclusies 2 en 3
resp. 5 claimen telkens bescherming voor een geïsoleerde DNAsequentie. Van inbreuk op deze conclusies kan alleen al daarom geen
sprake zijn omdat het DNA niet als geïsoleerde stof voorhanden is
maar in het sojameel is opgenomen.
De opvatting dat het sojameel is aan te merken als het rechtstreeks
verkregen voortbrengsel door toepassing van de werkwijzen van de
conclusies 14, 17-19 en 28 wordt verworpen. Voor de sojaplant en de
sojabonen zelf kan worden aangenomen dat deze rechtstreeks door de
werkwijze zijn verkregen. Door het crushing-proces worden de bonen
vervolgens in een aantal bewerkingsstappen in verschillende componenten met een nieuwe identiteit gescheiden. Dit proces is te ingrijpend om nog een rechtstreeks verband tussen de werkwijze en het sojameel aan te nemen.
Artt. 8 en 9 Biotechnologierichtlijn en art. 53a Row 1995
Monsanto heeft voldoende aangetoond dat de in conclusie 6 gespecificeerde DNA-sequentie in aanmerkelijke hoeveelheden in het
geïmporteerde sojameel aanwezig was. De vraag is nu of al om die
reden inbreuk op het octrooi wordt gemaakt bij verhandeling van het
meel in de Gemeenschap.
De rechtbank ziet aanleiding om de volgende vragen van uitleg (concept) aan HvJ EG te stellen, mede over hetgeen onder rov. 4.20 is overwogen:
1 Moet artikel 9 van de Richtlijn aldus worden opgevat dat de in dat
artikel geboden bescherming ook dan kan worden ingeroepen in een
situatie zoals in deze procedure, waarin het voortbrengsel (het DNA)
is verwerkt in een materiaal en zijn finale op het moment van de
gestelde inbreuk niet uitoefent, maar wel heeft uitgeoefend of moge*
Zie het artikel van S.J.R. Bostyn op blz. 342 in dit nummer. Red.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
lijk, nadat het uit dat materiaal is geïsoleerd en in de cel van een
organisme is ingebracht, opnieuw zijn functie zou kunnen uitoefenen?
2 Uitgaande van de aanwezigheid van de in conclusie 6 van het octrooi beschreven DNA-sequentie in het door Cefetra en ACTI in de
Gemeenschap geïmporteerde sojameel en ervan uitgaande dat het
DNA in de zin van artikel 9 Richtlijn is verwerkt in sojameel en dat
het daarin zijn functie niet meer uitoefent:
staat de door de Richtlijn voorgeschreven bescherming van een octrooi
voor biologisch materiaal, in het bijzonder artikel 9, eraan in de weg
dat de nationale octrooiwetgeving1 (daarnaast) absolute bescherming toekent aan het voortbrengsel (het DNA) als zodanig, ongeacht
of het DNA zijn functie uitoefent, en moet de bescherming van artikel
9 dus geacht worden uitputtend te zijn?
3 Maakt het bij de beantwoording van de vorige vraag verschil dat
het octrooi is aangevraagd en verleend (op 19 juni 1996) voordat de
Richtlijn was vastgesteld? Kunt u bij de beantwoording van de voorgaande vragen het TRIPs-verdrag betrekken, in het bijzonder de artikelen 27 en 30?
In de zaak met rolnummer 249983/ HA ZA 05-2885 van:
Monsanto Technology LLC te St. Louis, Missouri, Verenigde
Staten van Amerika, eiser, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaten mr. W.A. Hoyng en mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam,
tegen
1 Cefetra BV,
2 Cefetra Feed Service BV,
3 Cefetra Futures BV, allen gevestigd te Rotterdam, gedaagden, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.J. Allen te Amsterdam,
en tegen
1 Staat Argentinië, zetelende te Buenos Aires, Argentinië,
2 Miguel Santiago Campos, handelende in de hoedanigheid
van staatssecretaris van Landbouw, Veetelt, Visserij en Voedsel namens de staat van Argentinië, gevoegde partij aan de
zijde van Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV en Cefetra Futures BV, procureur mr. E.D. Drok, advocaten mrs. M.R.
Gerritsen en mr. A.J. Verbeek te Amsterdam,
en in de zaak met rolnummer 270268/HA ZA 06-2576 van:
Monsanto Technology LLC te St. Louis, Missouri, Verenigde
Staten van Amerika, eiser, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaten mr. W.A. Hoyng en mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam,
tegen
1 Vopak Agencies Rotterdam BV te Rotterdam, gedaagde,
niet verschenen,
2 Alfred C. Toepfer International GmbH te Hamburg, Duitsland, gedaagde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.J. Allen te Amsterdam.
1
In artikel 53 ROW, welk artikel voor zover hier relevant luidt: Een
octrooi geeft de octrooihouder (...) het uitsluitend recht:
a. het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te
verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of
ander aan te bieden. in te voeren of in voorraad te hebben;
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 5 1
2 De feiten
In deze procedures wordt uitgegaan van de navolgende feiten.
2.1 Monsanto houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling en verhandeling van landbouwproducten.
2.2 Argentinië is een belangrijke producent van sojabonen.
Sojabonen worden gebruikt als uitgangsmateriaal in de voedingsindustrie. Door het persen van de bonen wordt sojaolie verkregen. Het overblijvende materiaal wordt verwerkt
tot sojapellets en sojameel en als dienvoerder verkocht. Dit
’crushing’ proces omvat de navolgende stappen.
2.2.1 De geoogste sojabonen worden eerst gedroogd, gehard, gekraakt en ontdaan van hun hulzen.
2.2.2 Daarna worden de verbrijzelde bonen met behulp van
een stoombehandeling zachter gemaakt en door de persen
gevoerd, die er sojavlokken (’flakes’) van maken.
2.2.3 Uit deze olierijke vlokken wordt dan in reactoren met
behulp van speciale oplosmiddelen, zoals bijvoorbeeld
hexaan, de olie geëxtraheerd.
2.2.4 Om het oplosmiddel weer uit de vlokken te verwijderen worden deze nogmaals met hitte en stoom behandeld.
2.2.5 De uiteindelijk verkregen gedroogde vlokken worden
uiteindelijk ofwel fijngemalen tot sojameel ofwel met
stoom in compacte pellets geperst.
2.3 Monsanto is rechthebbende op het aan haar op
19 juni 1996 onder nummer EP 0 546 090 verleend Europees octrooi betreffende ’Glyphosate tolerant 5- eriolpyruvylshikimate-3-phosphate synthases’ (verder: het octrooi). Het octrooi geldt voor Oostenrijk, België,
Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. Na oppositie luiden de gewijzigde conclusies als volgt.
1. An isolated DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme, said
enzyme heftig an EPSPS enzyme having a Km for phosphoenolpyruvate (PEP) between 1-150µM and a Ki(glyphosate)/Km(PEP) ratio
between 3-500, which enzyme is capable of reading with antibodies
raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEO ID NO:5.
2. A DNA sequence of claim 1 wherein said Km for phosphoenolpyruvate is between 2-25 µM.
3. A DNA sequence of claim 1 wherein said Ki/Km ratio is between
6-250.
4. An isolated DNA sequence encoding a protein which exhibits
EPSPS activity wherein said protein is capable of reacting with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group
consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5.
5. The DNA sequence of Claim 4 wherein said antibodies are raised
against a Class II EPSPS enzyme of SEQ ID NO:3.
6. A DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme selected from
the group consisting of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5.
7. A recombinant, double-stranded DNA molecule comprising in sequence:
a) a promoter which functions in plant cells to cause the production of
an RNA sequence;
b) a structural DNA sequence that causes the production of an RNA
sequence which encodes a Class II EPSPS enzyme capable of reacting
with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from
the group consisting of the enzymes of SEQ ID No:3 and SEQ ID No:5:
and
c) a 3’ non-translated region which functions in plant cells to cause
the addition of a stretch of polyadenyl nucleotides to the 3’ end of the
RNA sequence
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 5 2
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
where the promoter is heterologous with respect to the structural DNA
sequence and adapted to cause sufficient expression of the fusion polypeptide to enhance the glyphosate tolerance of a plant cell transformed with said DNA molecule.
8. The DNA molecule of Claim 7 in which said structural DNA sequence encodes a fusion polypeptide comprising an amino-terminal
chloroplast transit peptide and a Class II EPSPS enzyme.
9. The DNA molecule of Claim 8 wherein said structural DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme is selected from the group
consisting of SEQ ID N0:2, SEQ ID NO:4 and SEQ ID NO:6.
10. The DNA molecule of Claim 9 wherein said sequence is from SEQ
ID N0:2.
11. A DNA molecule of Claim 8 in which the promoter is a plant DNA
virus promoter
12. A DNA molecule of Claim 11 in which the promoter is selected
from the group consisting of CaMV35S and FMV35S promoters.
13. A DNA molecule of Claim 7 in which said structural DNA encodes a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of
SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5.
14. A method of producing genetically transformed plants which are
tolerant toward glyphosate herbicide, comprising the steps of
a) inserting into the genome of a plant cell a recombinant, doublestranded DNA molecule comprising:
i) a promoter which functions in plant cells to cause the production of
an RNA sequence,
ii) a structural DNA sequence that causes the production of an RNA
sequence which encodes a 5 fusion polypeptide comprising an amino
terminal chloroplast transit peptide and a Class II EPSPS enzyme
capable of reacting with antibodies raised against a Class II EPSPS
enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID
NO:3 and SEQ ID N0:5,
iii) a 3’ non-translated DNA sequence which functions in plant cells
to cause the addition of a stretch of polyadenyl nucleotides to the 3’
end of the RNA sequence where the promoter is heterologous with respect to the structural DNA sequence and adapted to cause sufficient
expression of the fusion polypeptide to enhance the glyphosate tolerante of a plant cell transformed with said gene;
b) obtaining a transformed plant cell; and
c) regenerating from the transformed plant cell a genetically transformed plant which has increased tolerance to glyphosate herbicide.
15. The method of Claim 14 wherein said structural DNA sequence
encoding a Class II EPSPS enzyme is selected from the group consisting of SEQ ID N0:2, SEQ ID NO:4, and SEQ ID N0:6.
16. The DNA molecule of Claim 15 wherein said sequence is that as
set forth in SEQ ID:2.
17. A method of Claim 14 in which the promoter is from a plant DNA
virus.
18. A method of Claim 17 in which the promoter is selected from the
group consisting of CaMV35S and FMV35S promoters.
19. A method of claim 14 in which said structural DNA encodes a
Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of SEQ ID
NO:3 and SEQ ID NO:5.
20. A glyphosate tolerant plant cell comprising a DNA molecule of
Claims 8, 9, 12 or 13.
21. A glyphosate tolerant plant cell of Claim 20 in which the promoter is a plant DNA virus promoter.
22. A glyphosate tolerant plant cell of Claim 21 in which the promoter is selected from the group consisting of CaMV35S and FMV35S
promoters.
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
23. A glyphosate tolerant plant cell of Claim 20 selected from the
group consisting of com, wheat, rice, soybean, cotton, sugarbeet, oilseed rape, canola, flax, sunflower, potato, tobacco, tomato, alfalfa,
poplar, pine, apple and grape.
24. A glyphosate tolerant plant comprising plant cells of Claim 20.
25. A glyphosate tolerant plant of Claim 24 in which the promoter is
from DNA plant virus promoter.
26. A glyphosate tolerant plant of Claim 25 in which the promoten is
selected from the group consisting of CaMV35S and FMV35S promoters.
27. A glyphosate tolerant plant of Claim 26 selected from the group
consisting of com, wheat, rice, soybean, cotton, sugarbeet, oilseed
rape, canola, flax, sunflower, potato, tobacco, tomato, alfalfa, poplar,
pine, apple and grape.
28. A method for selectively controlling weeds in a field containing a
crop having planted crop seeds or plants comprising the steps of:
a) planting said crop seeds or plants which are glyphosate tolerant as
a result of a recombinant double-stranded DNA molecule being inserted into said crop seed or plant, said DNA molecule having:
a promoter which functions in plant cells to cause the production of
an RNA sequence,
ii) a structural DNA sequence that causes the production of an RNA
sequence which encodes a polypeptide which comprises an amino terminal chloroplast transit peptide and a Class II EPSPS enzyme capable of reading with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID
NO:3 and SEQ ID NO:5,
iii) a 3’ non-translated DNA sequence which functions in plant cells
to cause the addition of a stretch of polyadenyl nucleotides to the 3’
end of the RNA sequence
where the promoter is heterologous with respect to the structural DNA
sequence and adapted to cause sufficient expression of the fusion polypeptide to enhance the glyphosate tolerante of a plant cell transformed with said gene: and
b) applying to said erop and weeds in said field a sufficient amount of
glyphosate herbicide to control said weeds without significantly affecting said crop.
29. The method of Claim 28 wherein said structural DNA sequence
encoding a Class II EPSPS enzyme is selected from the sequences as set
forth in SEQ ID NO:2. SEQ 1D NO:4 or SEQ ID NO:6.
30. A method of Claim 29 in which said DNA molecule contains a
structural DNA sequence from SEQ ID NO:2.
31. A method of Claim 30 in which said DNA molecule further comprises a promoter selected from the group consisting of the CaMV35SS
and FMV35S promoters.
32. A method of claim 31 in which the crop plant is selected from the
group consisting of com, wheat, rice, soybean, cotton, sugarbeet, oilseed rape, canola, flax, sunflower, potato, tobacco, tomato, alfalfa,
poplar, pine, apple and grape.
33. The method of claim 28 wherein said structural DNA sequence
encodes a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of
SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5,
2.4 Bij de verbouwing van soja wordt op grote schaal gebruik gemaakt van het herbicide glyfosaat. De werking van
glyfosaat berust op de remming van het in planten aanwezige enzym 5-enol-pyruvylshikimaat-3-fosfaatsynthase
(ook genoemd EPSPS) welk enzym belangrijk is voor de aanmaak van aromatische aminozuren, die noodzakelijk zijn
voor de groei van de plant. Het octrooi beschrijft een klasse
van EPSPS-enzymen die niet gevoelig zijn voor glyfosaat, de
zogenaamde klasse II EPSPS-enzymen. Glyfosaat blokkeert
het actieve centrum van klasse I EPSPS-enzymen, waardoor
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
de aanmaak van aromatische aminozuren wordt verstoord.
Zonder deze aromatische aminozuren kan de plant geen of
onvoldoende eiwitten aanmaken, waardoor hij afsterft.
Planten met klasse II EPSPS-enzymen kennen dit probleem
niet, zodat zij het gebruik van glyfosaat overleven, terwijl
het onkruid daaromheen afsterft. Genen die voor deze enzymen coderen zijn volgens de beschrijving geïsoleerd uit
drie verschillende bacteriën. Dit gen wordt ingebracht in
het DNA van de plant, waardoor de plant een glyfosaatbestendig EPSPS-enzym aanmaakt en de plant glyfosaattolerant wordt. Monsanto heeft deze techniek toegepast in haar
RR (Roundup Ready)-sojaboon. De RR-sojaboonplant
maakt het klasse II EPSPS-enzym CP4-EPSPS aan.
2.5 De RR-sojaboon wordt op grote schaal in Argentinië verbouwd. Voor de uitvinding van Monsanto bestaat geen
octrooibescherming in Argentinië.
2.6 Cefetra en ACTI handelen in sojameel.
2.7 Op 16 juni 2005 is het schip KEOYANG NOBLE aangekomen in de haven van Amsterdam met een lading sojameel,
afkomstig uit Argentinië en bestemd voor Cefetra Futures
B.V. De lading is op grond van de Anti-piraterij Verordening
(Verordening (EG) nr. 1383/2003, verder: de APV) door de
douane tegengehouden. Nadat door Monsanto monsters
waren genomen is de lading vrijgegeven.
2.8 Het schip CATALINA is op 21 maart 2006 in Nederland
aangekomen met andermaal ladingen sojameel, afkomstig
uit Argentinië. Op 11 mei 2006 is de YASA PIONEER met
eveneens een dergelijke lading aangekomen. Ook deze ladingen zijn door de douane tegengehouden en na monsterneming door Monsanto vrijgegeven. De lading van de
CATALINA is bij de douane aangegeven door Vopak.
2.9 Monsanto heeft de monsters getest om vast te stellen of
het sojameel afkomstig is van RR-sojabonen (dus sojabonen
die afkomstig zijn van sojaplanten volgens de geoctrooieerde techniek).
3 De vorderingen
3.1 Monsanto baseert zijn vorderingen op de hiervoor vermelde feiten en op de navolgende stellingen.
3.1.1 Een uitgevoerde test (test 1) heeft de aanwezigheid in
het sojameel van CP4-EPSPS aangetoond. Test 2 wijst op de
aanwezigheid van de DNA-sequentie die codeert voor CP4EPSPS. Het geïmporteerde sojameel voldoet daarmee volgens Monsanto aan de voortbrengselconclusies 1 — 8 en 11 —
13 en het is volgens Monsanto bovendien aan te merken als
het rechtstreeks verkregen voortbrengsel door toepassing
van de in conclusies 14, 17 — 19 en 28 onder bescherming
gestelde werkwijze.
3.1.2 De ladingen van de CATALINA en YASA PIONEER waren bestemd voor ACTI.
3.1.3 Cefetra B.V., Cefetra Feed Service B.V. en Cefetra Futures B.V. dienen te worden vereenzelvigd.
3.1.4 Gedaagden maken inbreuk, althans dreigen inbreuk
te maken, op de octrooirechten van Monsanto door de import van het sojameel in de Gemeenschap. Zij doen dat met
uitzondering van Vopak desbewust. De import is daarnaast
onrechtmatig omdat het in strijd is met het verbod van artikel 16 APV; Gedaagden handelen voorts onrechtmatig jegens Monsanto door in Nederland en in andere landen waar
het octrooi van kracht is inbreuk op het octrooi uit te lokken, te bevorderen en hiervan te profiteren.
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 5 3
3.2 Na vermindering van zijn eis (in de zaak tegen Cefetra is
de eis bij gelegenheid van het pleidooi verminderd) vordert
Monsanto, zakelijk weergeven:
3.2.1 een verbod op overtreding van artikel 16 APV;
3.2.2 een verbod op inbreuk op het octrooi voor alle landen
waarvoor het octrooi gelding heeft;
3.2.3 veroordeling van gedaagden (met uitzondering van
Vopak) tot betaling van een bij staat op te maken schadevergoeding of — naar keuze van Monsanto — afdracht van genoten winst en veroordeling tot het afleggen van rekening en
verantwoording met betrekking tot de genoten winst;
3.2.4. een en ander op straffe van dwangsommen en met
veroordeling van gedaagden in de proceskosten.
3.3 Vopak heeft geen verweer gevoerd tegen de vorderingen. De overige gedaagden hebben de vorderingen gemotiveerd bestreden.
4 De beoordeling
4.1 Deze rechtbank is bevoegd op de vorderingen te beslissen reeds omdat de gedaagden die bevoegdheid niet hebben
bestreden en de geldigheid van het ingeroepen octrooi in
dit geding niet in geschil is.
4.2 Cefetra B.V., Cefetra Feed Service B.V. en Cefetra Futures
B.V. bestrijden niet dat zij, zoals Monsanto heeft gesteld,
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de import van de
lading van de KEOYANG NOBLE, zodat de rechtbank daarvan dient uit te gaan.
4.3 ACTI heeft erop gewezen dat Monsanto monsters heeft
genomen uit de ruimen 1 en 2 van de CATALINA, welke
lading niet voor haar, maar voor het bedrijf Agrenco bestemd was. Monsanto heeft vervolgens aangevoerd dat ruim
7 wél voor ACTI bestemd was. Van de lading in dat ruim zijn
echter geen monsters genomen, In deze procedure kan
daarom niet worden aangenomen dat ACTI met import van
de lading van de CATALINA inbreuk heeft gemaakt op het
octrooi. ACTI bestrijdt echter niet dat de door Monsanto geteste lading van de YASA PIONEER voor haar bestemd was,
zodat onderzocht moet worden of ACTI met import van die
lading inbreuk heeft gemaakt op het octrooi.
4.4 Conclusies 1 en 4 en de daarvan afhankelijke conclusies
2 en 3 respectievelijk 5 claimen telkens bescherming voor
een geïsoleerde DNA-sequentie. Cefetra en ACTI stellen zich
terecht op het standpunt dat van inbreuk op deze conclusies
alleen al daarom geen sprake kan zijn omdat het DNA niet
als geïsoleerde stof voorhanden is maar in het sojameel is
opgenomen. De rechtbank kan Monsanto niet volgen in
haar redenering dat de DNA-sequentie uit zijn natuurlijke
omgeving — het bacteriële chromosoom — is ingebracht in
het DNA van de sojaplant en om die reden het meel van de
boon als een geïsoleerde DNA-sequentie beschouwd zou
moeten worden dan wel dit zou bevatten. De gemiddelde
vakman zal onder het begrip geïsoleerd DNA verstaan DNA
dat op de in het vakgebied gebruikelijke wijze is vrijgemaakt
uit de celkern) van een organisme voor verdere bewerking.
Monsanto heeft geen redenen aangevoerd om aan te nemen
dat de gemiddelde vakman dit begrip in de context van het
octrooi anders dan volgens de gebruikelijke betekenis zou
interpreteren.
4.5 De opvatting dat het sojameel is aan te merken als een
rechtstreeks verkregen voortbrengsel door toepassing van
de in conclusies 14, 17 — 19 en 28 geclaimde werkwijzen
wordt eveneens verworpen. Voor de sojaplant en de sojabo-
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 5 4
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
nen zelf kan worden aangenomen dat deze rechtstreeks
door de werkwijze zijn verkregen. Door het hiervoor beschreven crushing-proces worden de bonen vervolgens in
een aantal bewerkingsstappen in verschillende componenten met een nieuwe identiteit gescheiden. Dit proces is te
ingrijpend om nog een rechtstreeks verband tussen de werkwijze en het sojameel aan te nemen.
4.6 Gezien het voorgaande resteert onderzoek van de gestelde inbreuk op conclusies 6, 7, 8, 11, 12 en 13, welke
voortbrengselconclusies alle betrekking hebben op een
DNA-sequentie of een DNA molecuul1
4.7 Monsanto stelt dat de in conclusie 6 bedoelde DNAsequentie — kort gezegd de sequentie die codeert voor de
synthese van een klasse 11 EPSPS-enzym — is aangetoond in
de monsters die genomen zijn van de lading van de
KEOYANG NOBLE. Ter staving van haar stelling heeft zij
bij dagvaarding als productie 8 b onder meer overgelegd
testrapporten van Eurofins Analytik GmbH, een — naar onweersproken is gesteld onafhankelijk laboratorium in Hamburg. Als resultaat van de analyses geven de testrapporten
hoge percentages aan voor het aandeel van het geoctrooieerde DNA in het totale geanalyseerde DNA. Zij heeft
voorts als productie 8c bij de dagvaarding en productie 20
bij de conclusie van repliek rapporten overgelegd van door
haar eigen analisten uitgevoerde analyses met de conclusie
dat de geteste monsters de volledige en intacte DNAsequentie bevatten als bedoeld in conclusie 6. Als productie
21 bij de conclusie van repliek heeft zij een analyse overgelegd waarin het aandeel van het intacte DNA wordt berekend op tenminste 33%.
4.8 Cefetra en Argentinië hebben tegen deze rapportages
samengevat aangevoerd dat de DNA-sequentie slechts gefragmenteerd in het sojameel aanwezig is. De fragmentatie
wordt volgens hen veroorzaakt door verhitting tijdens het
crushing-proces. Door de door Monsanto gebruikte analysetechniek PCR zouden deze fragmenteren ’aan elkaar geplakt’ worden en zo leiden tot onjuiste testresultaten. Cefetra en Argentinië stellen verder dat, voor zover de DNAsequentie al intact aanwezig is — het zou gaan om minimale
hoeveelheden. De gevolgde berekeningswijze van productie 21 achten zij onjuist. Cefetra en Argentinië wijzen er op
dat de tests door Monsanto zelf zijn uitgevoerd en dat bovendien niet vast staat dat de door Monsanto uitgevoerde
tests de van de lading van de KEOYANG NOBLE genomen
monsters betreffen omdat geen ’chain of custody’ is vermeld.
4.9 Monsanto heeft naar aanleiding van de kritiek van Cefetra en Argentinië op de uitgevoerde analyses nieuwe tests
uitgevoerd om aan te tonen dat de analyseresultaten niet
worden beïnvloed door het ’plak’-effect (door Monsanto
aangeduid als ’Splicing by overlap extension’ of SOE) van de
toegepaste PCR-techniek. Zij heeft het analyserapport van
de door haar uitgevoerde ’Gel-slice-test’ als productie 11 bij
pleidooi overgelegd met als conclusie dat het intacte DNA
aanwezig is en dat de uitgevoerde testmethode de mogelijkheid van het aan elkaar ’plakken’ van fragmenten DNA uitsluit. Cefetra en Argentinië hebben niet aangevoerd dat
(ook) deze nadere tests onjuist uitgevoerd zouden zijn of de
1
De rechtbank merkt op dat in het Verenigd Koninkrijk, waar in eerste
instantie op 10 oktober 2007 is geoordeeld dat van inbreuk op het
octrooi geen sprake is, conclusle 6 kennelijk is aangepast en aldus eveneens ziet op geïsoleerd DNA.
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
tests om andere redenen in twijfel getrokken. Zij hebben
hun onder 4.8 weergegeven bedenkingen niet onderbouwd
met eigen analyses of op andere wijze. Argentinië verwijst
slechts naar een productie 1 bij conclusie van dupliek,
waarin een samenvatting wordt gegeven van de conclusies
van een uitgevoerd deskundigenonderzoek, zonder het rapport van de betreffende deskundigen zelf over te leggen. De
bron van deze samenvatting wordt niet vermeld.
4.10 Het door Monsanto als productie 21 overgelegde rapport gaat er volgens Cefetra en Argentinië ten onrechte van
uit dat het DNA op iedere plek even breekbaar is. Volgens
Cefetra en Argentinië bevat het DNA stukken die in het bijzonder gevoelig zijn voor breuk (’hot spots’). Ook deze stelling wordt echter op geen enkele wijze onderbouwd.
4.11 Door Monsanto zijn als bijlage bij productie 8e bij de
dagvaarding de documenten overgelegd met betrekking tot
de verzending van de geteste monsters. Een deel van die documenten is kennelijk afkomstig van SGS Nederland B.V.
en vermeldt dat de betreffende monsters op 15 juni 2006
zijn genomen van de lading van de KEOYANG NOBLE.
4.12 Met de overgelegde producties heeft Monsanto voldoende aangetoond dat de in conclusie 6 gespecificeerde
DNA-sequentie in aanmerkelijke hoeveelheden in de lading
van de KEOYANG NOBLE aanwezig was. Weliswaar voeren
Cefetra en Argentinië terecht aan dat een deel van de analyses door Monsanto zelf is uitgevoerd, maar nu zij tegenover
de resultaten daarvan geen enkele onderbouwing van hun
bezwaren stellen en ook geen aanbod hebben gedaan de
juistheid van hun stellingen door een deskundigenrapportage of op andere wijze te bewijzen, ziet de rechtbank
geen reden aan de juistheid van het resultaat en de conclusies van de door Monsanto in het geding gebrachte analyses
of de herkomst van de monsters te twijfelen. Hier komt nog
bij dat de nadere tests als overgelegd niet zijn bestreden,
zodat van de juistheid daarvan is uit te gaan.
4.13 Zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat de
DNA-sequentie slechts in minimale hoeveelheden in het
sojameel aanwezig is, neemt dat niet weg dat inbreuk op
het octrooi van Monsanto wordt gemaakt, indien althans de
beschermingsomvang van het octrooi het voortbrengsel, het
DNA, als zodanig omvat (welke vraag hierna wordt behandeld). Er is geen reden Monsanto in die situatie haar octrooirecht ontzeggen, te meer niet omdat het DNA in het sojameel aanwezig is als gevolg van benutten van de door het
octrooi geboden voordelen. Mogelijk zou moeten worden
geoordeeld dat Monsanto zich niet met beroep op haar octrooirecht tegen verhandeling van het sojameel kan verzetten indien het aanwezige DNA als een toevallige verontreiniging moet worden beschouwd, bijvoorbeeld afkomstig
van een eerdere lading. Dat die situatie zich hier voordoet is
echter niet gesteld noch is zulks anderszins gebleken.
4.14 Ook ACTI heeft gesteld dat hoogstens kleine hoeveelheden resten van de intacte DNA-sequentie in het sojameel
kunnen worden aangetroffen. Op gelijke gronden als hiervoor uiteengezet heeft Monsanto ook voor wat betreft de
lading van de YASA PIONEER met de door haar overgelegde
analyserapporten (in het bijzonder producties 20 en 22a bij
de conclusie van repliek en het bij pleidooi als productie 10
overgelegde rapport) voldoende aangetoond dat de in conclusie 6 gespecificeerde DNA-sequentie in aanmerkelijke
hoeveelheden in die lading aanwezig is geweest.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
4.15 Uitgaande van de aanwezigheid van de in conclusie 6
gespecificeerde DNA- sequentie in het sojameel is nu de
vraag aan de orde of al om die reden inbreuk op het octrooi
van Monsanto wordt gemaakt bij verhandeling van het meel
in de Gemeenschap. Cefetra, Argentinië en ACTI menen dat
dat niet het geval is. Zij stellen in dit verband het volgende.
4.15.1 De beschermingsomvang van de geclaimde DNAsequentie van conclusie 6 (en het geclaimde DNA-molecuul
van conclusies 7, 8, 11, 12 en 13) wordt uitsluitend bepaald
door artikel 53a Rijksoctrooiwet 1995 (verder: ROW95), in
het bijzonder lid 3 van dat artikel, Artikel 53a is in de
ROW95 opgenomen ter uitvoering van Richtlijn 98/44/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de bescherming van biotechnologische uitvindingen (verder: de Richtlijn), in het bijzonder artikelen 8 en 9,
welke artikelen inhouden:
artikel 8
1 de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor biologisch
materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verregen, strekt zich uit tot ieder biologisch materiaal dat hieruit door
middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm wordt gewonnen en diezelfde eigenschappen heeft.
2 de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een werkwijze voor de voortbrenging van biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft gekregen, strekt zich uit tot het
biologisch materiaal dat rechtstreeks door deze werkwijze wordt gewonnen en tot ieder ander biologisch materiaal dat door middel van
propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm
uit het rechtstreeks gewonnen biologisch materiaal wordt gewonnen
en diezelfde eigenschappen heeft.
artikel 9
de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat, strekt zich, behoudens artikel 5, lid 1, uit tot ieder materiaal waarin dit voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de genetische
informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent.
Overeenkomstig deze artikelen van de Richtlijn bepaalt artikel 53a ROW95:
1 Ten aanzien van een octrooi voor biologisch materiaal dat door de
uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen, strekt het uitsluitend recht zich uit tot ieder biologisch materiaal dat hieruit door
middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm wordt gewonnen en dat diezelfde eigenschappen heeft.
2 Ten aanzien van een octrooi voor een werkwijze voor de voortbrenging van biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft gekregen, strekt het uitsluitend recht zich uit tot het
biologisch materiaal dat rechtstreeks door deze werkwijze wordt gewonnen en tot ieder ander biologisch materiaal dat door middel van
propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm
uit het rechtstreeks gewonnen biologisch materiaal wordt gewonnen
en dat diezelfde eigenschappen heeft.
3 Ten aanzien van een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat, strekt het uitsluitend recht zich uit tot ieder materiaal waarin dit voortbrengsel
wordt verwerkt en waarin de genetische informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent, onverminderd artikel 3, eerste lid, onderdeel b.
4.15.2 Uit de Richtlijn en de wetsgeschiedenis van de implementatiewet volgt dat artikel 53a ROW95 uitputtend is bedoeld. Het is daarom aan te merken als lex specialis ten opzichte van de algemene bescherming die artikel 53 ROW95
biedt voor een geoctrooieerd voortbrengsel. Omdat het in
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 5 5
het sojameel aanwezige DNA zijn functie niet meer kan uitoefenen — sojameel is dood materiaal — kan Monsanto zich
niet tegen verhandeling van het sojameel verzetten uitsluitend op de grond dat het DNA in het sojameel aanwezig is,
aldus nog steeds Cefetra, Argentinië en ACTI.
4.16 De argumenten voor het standpunt van Cefetra, Argentinië en ACTI laten zich als volgt samenvatten.
4.16.1 Er bestaat een relatie tussen octrooieerbaarheid en
beschermingsomvang. De beperkte octrooieerbaarheid (en
dus ook beschermingsomvang) wordt toegelicht in considerans van de Richtlijn onder 23 en 24 welke overwegingen
luiden:
23 Overwegende dat een louter DNA-fragment dat geen aanwijzing
voor een functie bevat, geen technische informatie bevat en dus geen
octrooieerbare uitvinding vormt;
24 Overwegende dat, om te voldoen aan het criterium van industriële
toepasbaarheid, vereist is dat ingeval voor de productie van een eiwit
of een partieel eiwit een sequentie of partiele sequentie van een gen
gebruikt is, gepreciseerd wordt welk eiwit of partieel eiwit er geproduceerd is en wat daarvan de functie is.
4.16.2 De Europese Commissie heeft in een brief van 9 augustus 2006 aan de ambassadeur van Argentinië het uiteengezette standpunt onderschreven. De brief vermeldt (in de
Engelse vertaling):
Therefore, according to Article 9 of the Directive, it is not enough that
the genetic information has been Incorporated in the product and that
it is always present in the same, but that it is also necessary that this
genetic information bears its function. (...) Consequently, the protestion to the patents cannot be extended to the derived products in
which the genetic information is residual and does not exercise its
genetic function.
4.16.3 De Memorie van Toelichting bij het ontwerp van de
implementatiewet neemt eenzelfde standpunt in. De Memorie (Tweede Kamer, vergaderjaar 1998 — 1999, 26568 (R
1638), nr. 3 pagina 16) vermeldt over de verhouding tussen
artikel 53 ROW95 en het voorgestelde artikel 53a ROW95:
(...) De voorgestelde artikelen (...) 53a ROW95 voegen aan deze exclusief toegelaten handelingen (vermeld in artikel 53 ROW95 — toevoeging rechtbank) niets toe, maar expliciteren hoe het voortbrengsel
waarop dit uitsluitende recht van toepassing is, in het geval van een
biotechnologische uitvinding moet worden begrepen. Immers, kenmerk van de biotechnologie is dat het levende materie tot voorwerp
heeft, dat wil zeggen biologisch materiaal dat zichzelf kan repliceren
of in een biologisch systeem kan worden gerepliceerd. Het voortbrengsel moet daarom niet alleen gezien worden als dat wat rechtstreeks
verkregen is door toepassing van de uitvinding, maar ook ais dat wat
daaruit gewonnen wordt door propagatie, met name voortplanting,
en vermeerdering en dezelfde eigenschappen heeft. (...)
De drie leden betreffen drie verschillende situaties. Het eerste lid heeft
betrekking op geoctrooieerd biologisch materiaal dat wordt vermeerderd, het tweede lid op een geoctrooieerde werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen dat daarna wordt vermeerderd, en
het derde lid op een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat.
In het eerste en tweede lid wordt vermeld dat het door propagatie of
vermeerdering gewonnen biologisch materiaal niet in dezelfde vorm
behoeft te worden gewonnen, maar wel dezelfde eigenschappen moet
hebben. Er moet sprake zijn van bestendigheid van de door de uitvinding ingebrachte eigenschappen en deze eigenschappen moeten zich
ook werkelijk voordoen. Als de door een uitvinding verkregen eigenschappen dus niet overgaan op het nageslacht van een plant, strekt de
octrooi-bescherming zich niet uit over dat nageslacht.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 5 6
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
In het derde lid is in wezen hetzelfde bepaald, zij het dat deze voorwaarde aangepast is aan het feit dat het gaat om genetische informatie. Daarom wordt voorgeschreven dat de genetische informatie niet
alleen in het materiaal moet zijn opgenomen, maar ook haar functie
moet uitoefenen. Met andere woorden, als door genetische modificatie een bepaald gewijzigd gen in alle cellen van een plant of dier voorkomt, maar om een of andere reden het gewijzigde gen niet functioneert zoals bedoeld, dan strekt de octrooibescherming zich niet uit
over die plant of dat dier.
4.16.4 Cefetra, Argentinië en ACTI hebben een beslissing
van de Spaanse rechter (Juzgado de lo mercantil no 6) van
27 juli 2007 overgelegd inzake Monsanto Sesostris SAE. In
deze zaak, die eveneens EP 0 546 090 betreft, heeft de
Spaanse rechter geoordeeld dat het sojameel, waarin de
geoctrooieerde DNA-sequentie aanwezig is, niet onder de
beschermingsomvang van het octrooi valt omdat het DNA
in het meel zijn functie niet uitoefent.
4.16.5 Cefetra, Argentinië en ACTI hebben verder nog overgelegd een opinie van dezelfde strekking van Professor Dr.
Dresj h.c. Joseph Strauss, verbonden aan het Max Planck Institute for lntellectual Property in München, die naar zij
stellen een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de Richtlijn.
4.16.6 Tot slot is overgelegd een beslissing van het Engelse
High Court of Justice van 10 oktober 2007 inzake Monsanto
Cargill waarin — uitgaande van gewijzigde claims en op
deels andere gronden dan thans aan de orde zijn — is geoordeeld dat import van het sojameel, gemaakt van de RRsojaboon, geen inbreuk op het octrooi van Monsanto vormt.
(Deze laatste beslissing lijkt in zoverre van minder belang
dat daarin de Richtlijn geen rol speelt. De rechtbank zal,
mede gelet op het feit dat kennelijk nog appèl tegen de beslissing van het High Court loopt en dat de beslissing is gegeven in een procedure tussen andere partijen, de beslissing
over inbreuk op het octrooi in het Verenigd Koninkrijk aanhouden als hierna onder 4.31 vermeld.)
4.17 Monsanto brengt hiertegen het navolgende in stelling.
4.17.1 Sojameel is geen biologisch materiaal in de zin van
de Richtlijn. Artikel 8 van de Richtlijn en de implementatie
daarvan in de artikelen 53a leden 1 en 2 ROW95 zijn daarom
niet relevant voor vaststelling van de beschermingsomvang.
Hetzelfde geldt voor artikel 9 van de Richtlijn / artikel 53a
lid 3 ROW95 omdat sojameel ook geen materiaal in de zin
van die artikelen is.
4.17.2 De beschermingsomvang moet dan ook worden beoordeeld aan de hand van artikel 53 lid 1 onder a ROW95.
Deze bepaling geeft absolute bescherming aan het voortbrengsel, de geoctrooieerde DNA-sequentie. Er is geen reden om aan te nemen dat de Nederlandse wetgever deze
beschermingsomvang heeft willen beperken of dat de Richtlijn daartoe dwingt. De Richtlijn beoogt de beschermingsomvang van biotechnologische uitvindingen integendeel
uit te breiden.
4.17.3 Voor het geval de genoemde artikelen wél van toepassing zijn verdedigt Monsanto dat zij zich kan beroepen
op artikel 8 lid 1 Richtlijn/53a lid 1 ROW95 omdat het in de
lading aangetroffen DNA biologisch materiaal betreft dat
door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of
in gedifferentieerde vorm is gewonnen en dezelfde eigenschappen heeft. Monsanto doet in dat geval tevens beroep
op artikel 9 Richtlijn/53a lid 3 ROW95 omdat de DNAsequentie, het voortbrengsel, in het sojameel is verwerkt en
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
daarin is opgenomen en zijn functie uitoefent. Volgens
Monsanto moet de eis dat het DNA zijn functie uitoefent zo
worden uitgelegd dat voldoende is dat het DNA zijn functie
heeft uitgeoefend (namelijk het verschaffen van resistentie
tegen glyfosaat in de sojaplant) of dat het DNA, indien het
uit het sojameel wordt geïsoleerd, ingebracht kan worden
in een cel van een sojaplant en dan (opnieuw) zijn functie
kan uitoefenen.
4.18 Voor haar stelling dat de Richtlijn niet in de weg staat
aan te nemen dat naast de door de Richtlijn in de artikelen 8
en 9 voorgeschreven bescherming de absolute bescherming
van artikel 53 ROW95 in stand is gebleven heeft Monsanto
de navolgende argumenten op tafel gelegd.
4.18.1 Uit de Richtlijn blijkt nergens dat de bedoeling is in
de lidstaten bestaande bescherming van biotechnologische
uitvindingen te beperken. Een dergelijke beperking zou
zich volgens Monsanto niet verdragen met artikel 27 van
het TRIPs-verdrag (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, Trb. 1995, 130).
Monsanto leest deze uitbreidingsgedachte in de artikelen 8
en 9 van de Richtlijn en ook in de considerans onder 46.
Deze overweging luidt:
(46) overwegende dat, aangezien een octrooi tot doel heeft de uitvinder voor zijn creatieve inspanningen te belonen met een exclusief, zij
het in de tijd beperkt, recht en aldus de uitvinderswerkzaamheid aan
te moedigen, aan de octrooihouder de bevoegdheid moet worden toegekend het gebruik van geoctrooieerd zelfrepliceerbaar materiaal te
verbieden onder vergelijkbare voorwaarden als waaronder
een verbod tot gebruik van geoctrooieerde niet-zelfrepliceerbare voortbrengselen zou kunnen worden opgelegd, met andere woorden de vervaardiging van het geoctrooieerde voortbrengsel zelf te verbieden;
4.18.2 Monsanto citeert uit het verslag van de Europese
Commissie aan de Raad en het Europese Parlement van
14 juli 2005 aangaande ’Development and implications of
patent law in the field of biotechnology and genetic engineering’ (COM (2005) 312 final):
On examination of the detailed provisions of the Directive, it can be
seen that Articles 8, 9, 10 and 11 make up Chapter 2 of the Directive
which is entitled ’Scope of protection’. However none of these articles
addresses the concept of a restricted scope of protection relating to the
specific usa identified for the gene sequence concerned. Indeed Articles
8 and 9 establish that the protection conferred by a patent extends to
any biological material obtained from the claimed product or in
which the claimed product is incorporated and the same genetic information expressas its function. This might be seen as arguing for a
broad scope of protection rather than a restricted one, subject of course
to the exclusion under Article 5(1) of claims to the human body in its
entirety.
(...)
The informal Group of Experts met in March 2003 to discuss this
issue. A majority of the Group felt that there were no objective reasons
to create a specific regime of purpose-bound protection in this area
differing from the classic patent protection. In particular, legal and
technical experts felt there were no differences between DNA sequences and chemical substances which would justify different treatment
as regards the scope of patent protection.
4.18.3 Monsanto voelt zich in haar stelling gesteund door
opvattingen van de Duitse rechter (in een uitspraak, gepubliceerd in GRUR 2003, 905) en in de Duitse literatuur
(Keukenschrijver) en voorts door het artikel van Kupecz in
BIE 2006/3. Deze laatste vraagt zich af of een ’toepassingsgebonden’ bescherming van DNA-sequenties, zoals deze
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
volgens de schrijver voor een aantal gevallen in Duitsland
en Frankrijk is ingevoerd, door de Richtlijn wordt toegestaan.
4.19 Het voorgaande beoordelend stelt de rechtbank allereerst vast dat voor de toepasbaarheid van de bepalingen van
de Richtlijn niet de gestelde inbreukrnakende stof relevant
is, het sojameel en het daarin aanwezige DNA, maar dat het
octrooi is verleend voor biologisch materiaal in de zin van
artikel 2 Richtlijn/artikel 1 ROW95. Dat is hier zonder meer
het geval, zodat in beginsel de artikelen 8 en 9 van de
Richtlijn/artikel 53a ROW95 van toepassing zijn.
4.20 Lid 3 van artikel 53a ROW95 brengt overeenkomstig
artikel 9 Richtlijn ieder materiaal waarin het DNA is verwerkt onder het uitsluitend recht van de octrooihouder indien de genetische informatie in dat materiaal is opgenomen en daarin haar functie uitoefent. Van die situatie is in
zoverre sprake dat het sojameel het resultaat is van het crushing proces en het DNA in dat meel aanwezig is. Het DNA
kan echter in dode materie, het meel, uiteraard niet zijn
functie uitoefenen. De opvatting van Monsanto, dat voldoende is dat het DNA op enig moment zijn functie in de
sojaplant heeft uitgeoefend of opnieuw zou kunnen uitoefenen nadat het uit het sojameel is geïsoleerd en overgebracht
in levend materiaal, verdraagt zich niet met de bewoording
van de bepaling en ook overigens blijkt niet dat de
Gemeenschapswetgever een dergelijke ruime strekking
voor ogen heeft gestaan.
Aan de andere kant moet onder ogen worden gezien dat een
gen, ook als deel van een organisme, geenszins steeds zijn
functie behoeft uit te oefenen. Zo zijn er genen die pas geactiveerd worden in bepaalde stress-situaties, zoals hitte,
droogte of een ziekte. Voorts acht de rechtbank niet zonder
belang dat bij de teelt van de sojaplanten, waaruit het meel
is gemaakt, profijt is getrokken van de uitvinding, zonder
dat daar een vergoeding tegenover heeft gestaan. Mede gezien de hierna vermelde vragen aan het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen, waarvan beantwoording
voor beslissing van het geschil noodzakelijk is, ziet de rechtbank aanleiding ook op dit punt aan het Hof de onder 4.30
nader aan te geven vragen te stellen.
4.21 Artikel 53a lid 1 ROW95 heeft voor de bepaling van de
beschermingsomvang van het octrooi van Monsanto geen
zelfstandige betekenis omdat, na vermeerdering, het vermeerderde DNA zelf voldoet aan de omschrijving in de ingeroepen conclusies en dus, evenals het oorspronkelijke
DNA, rechtstreeks voor bescherming in aanmerking komt.
Ook voor dit vermeerderde DNA is echter de vraag of, na
verwerking in een ander materiaal, de beschermingsomvang beperkt is tot de situatie dat het DNA zijn functie uitoefent.
4.22 Indien de verhandeling van het sojameel niet op grond
van artikel 53a lid 3 ROW95 kan worden tegengegaan wordt
relevant de vraag of de klassieke absolute bescherming van
het voortbrengsel van artikel 53 ROW95 in een geval, ais in
deze procedure aan de orde, is blijven bestaan naast de bijzondere bescherming van artikel 53a lid 3.
4.23 Uit de systematiek van de wet is een argument te ontlenen voor een bevestigend antwoord. In artikel 53c lid 1
ROW95 wordt nadrukkelijk een uitzondering (het
landbouwersvoorrecht) geformuleerd op de in beginsel
door de artikelen 53 en 53a ROW95 gegeven bescherming.
Artikel 53a vermeldt daarentegen niet dat van artikel 53
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 5 7
wordt afgeweken, wat voor de hand zou liggen indien artikel 53a voor de daarin beschreven situaties met uitsluiting
van artikel 53 van toepassing zou zijn.
4.24 Uit de door Cefetra/Argentinië en ACTI aangehaalde
passage uit de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van
de implementatiewet is niet af te leiden dat de stelling van
Monsanto onjuist is. Vermeld wordt dat artikel 53a de
beschermingsomvang niet uitbreidt, niet dat artikel 53a die
bescherming inperkt. In de Memorie van Antwoord aan de
Eerste Kamer (Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004,
26568 (R 1638), B, p,11) is nog het volgende te lezen.
Een dier dat een GM-gewas nuttigt, waarin een resistentiegen is ingebouwd, kan alleen resistent worden als het resistentiegen ook een
eiwit produceert waardoor het dier resistent wordt. Normaal gesproken is dit niet het geval en zal het DNA van het resistentiegen uit het
GM-gewas worden afgebroken in het maagdarm-kanaal van het dier
en aldus aan zijn einde komen, zonder dat het invloed heeft op de
immuniteit van het dier. Het gewas waarin een geoctrooieerd
resistentiegen is ingebouwd, zal dus vrij snel na consumptie al zijn
afgebroken en dan niet meer als zodanig in het dier aanwezig zijn.
Alleen zolang het geoctrooieerde resistentiegen zich in het dier bevindt
en daarin ook haar functie uitoefent zal sprake kunnen zijn van
octrooibescherming als bedoeld in artikel 9 van de richtlijn. Zoals
aangegeven zal die periode doorgaans zeer kort zijn, temeer daar immunisatie op deze wijze niet leidt tot verandering van het genoom
van het betrokken dier.
Deze passage komt enigszins in de buurt van het onderhavige geval, maar de tekst lijkt zich te beperken tot een uitleg
van artikel 9 van de Richtlijn en niet zozeer de verhouding
tot de klassieke bescherming.
4.25 Uit het voorgaande is niet af te leiden dat de wetgever
over de verhouding tussen 53a ROW95 en 53 ROW95 een
duidelijk standpunt heeft ingenomen. De ROW95 dient
echter zoveel mogelijk overeenkomstig de bedoelingen van
de Richtlijn te worden geïnterpreteerd.
4.26 Overweging 8 bij de Richtlijn luidt:
(8) overwegende dat het met het oog op de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen niet noodzakelijk is om een bijzonder
recht in het leven te roepen dat in de plaats van het nationale octrooirecht treedt; dat voor de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen het nationale octrooirecht de hoofdgrondslag blijft vormen, met dien verstande dat het op sommige specifieke punten moet
worden aangepast of aangevuld om op passende wijze rekening te
houden met nieuwe technologische ontwikkelingen waarbij van biologisch materiaal gebruik wordt gemaakt maar toch aan de voorwaarden inzake octrooieerbaarheid wordt voldaan;
4.27 Met inachtneming van dit uitgangspunt en nu het tegendeel niet blijkt, lijkt er reden te zijn aan te nemen dat de
Richtlijn niet afdoet aan de absolute voortbrengselbescherming van artikel 53 ROW95 maar veeleer een
minimumbescherming nastreeft. De formulering van artikel 9 van de Richtlijn lijkt voor deze opvatting steun te bieden door gebruik van het werkwoord ’strekt zich...uit’ en
niet bijvoorbeeld ’is beperkt tot’ of woorden van gelijke
strekking. Hierbij komt dat, indien de Richtlijn geen ruimere bescherming zou toelaten zoals de Spaanse rechter
overwoog, de rechtbank zich voor de ongerijmde situatie
gesteld ziet dat zelfs het geïsoleerde DNA, zolang dit niet in
enig materiaal is verwerkt, niet onder de beschermingsomvang zou zijn begrepen. Een dergelijke beperking, zo al beoogd, komt de rechtbank niet gerechtvaardigd voor in het
licht van doel en strekking van de Richtlijn noch in het licht
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 5 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
van bescherming van de openbare orde. Bovendien lijkt
deze uitleg op gespannen voet te staan met artikel 3 lid 2 en
5 lid 2 van de Richtlijn, waar nu juist de octrooieerbaarheid
van (onder meer) geïsoleerd DNA is zeker gesteld. Indien de
Richtlijn niet afdoet aan de absolute voortbrengselbescherming zou artikel 9 van de Richtlijn respectievelijk
53a ROW95 lid 3 uitkomst kunnen bieden in een situatie
dat het DNA niet meer identificeerbaar aanwezig is, in welk
geval artikel 53 ROW95 mogelijk geen bescherming meer
biedt.
4.28 De rechtbank vindt de aanwijzingen voor deze uitleg
echter onvoldoende duidelijk.
Mede gelet op de grote belangen van partijen ziet zij, zoals
Monsanto heeft verzocht, reden over de uitleg van de Richtlijn vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, mede over hetgeen hiervoor onder
4.20 is overwogen.
4.29 De rechtbank merkt nog op dat Monsanto de strekking
van het verslag van de Europese Commissie van 14 juli 2005
bepaald onvolledig weergeeft. De volledige relevante passage uit het rapport is als volgt:
2.1 Scope of patents on gene sequences,
The issue to be reviewed according to the first report onder Article 16e
is the question of whether patents on gene sequences (DNA sequences)
should be allowed according to the classical model of patent claim,
whereby a first inventor can claim an invention which covers possible future uses of that sequence, or whether the patent should be restricted so that only the specific use disclosed in the patent application
can be claimed (’purpose-bound protection’),
On examination of the detailed provisions of the Directive, it can be
seen that Articles 8, 9, 10 and 11 make up Chapter 2 of the Directive
which is entitled ’Scope of protection’. However none of these articles
addresses the concept of a restricted scope of protection relating to the
specific use identified for the gene sequence concerned. Indeed Articles
8 and 9 establish that the protection conferred by a patent extends to
any biologica’ material obtained from the claimed product or in
which the claimed product is incorporated and the same genetic information expressen its function. This might be seen as arguing for a
broad scope of protection rather than a restricted one, subject of course
to the exclusion onder Article 5(1) of claims to the human body in its
entirety.
On the other hand, it might be thought from Article 5(3) and Recitals
23 and 25 that the Community legislator had intended to at least
raise the possibility of a limited scope of protection covering only the
specific industrial application identified in the patent, as far as this
particular type of invention is concerned. Otherwise Article 5(3),
which requires the industrial application of a gene sequence to be
disclosed in the patent application, merely repeats a standard requirement of general patent law, as can be seen from Recital 22.
The informal Group of Experts met in March 2003 to discuss this
issue. A majority of the Group felt that there were no objective reasons
to create a specific regime of purpose-bound protection in this area
differing from the classic patent protection. In particular, legal and
technical experts felt there were no differences between DNA sequences and chemical substances which would justify different treatment
as regards the scope of patent protection.
Since these discussions other arguments have been brought to the table.
First, there is the question of whether the Pact that human gene sequences have been isolated from the human body implies that they
should be given different treatment to chemical substances on ethical
grounds. This reasoning would seem to be behind the transposition of
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
the Directive contained in French national law and in Germany
where purpose-bound protection is provided for inventions concerning material isolated from the human body (France) and human/
primate gene sequences (Germany).
A second argument is an economic question: is it more
valuable to society to allow the first inventor a broad scope of protestion so others which build on this invention should have to seek a
licence, or should a patent on a gene sequence be limited in scope to
allow future uses of such sequences to be patented freely? This issue
has been linked to the freedom of research, although certain research
exemptions already exist in patent law. More generally it relates to
the balance between investment and potential reward for the first
innovator in a field compared to subsequent innovators. Economic
evidence is however hard to come by and the arguments do not relate
solely to gene sequence patents as distinct from any other field of technology. The Commission has launched a study that is analysing the
extent of human DNA patenting in Europe and its potential consequences on research and innovation. The Group of Experts could be
asked to consider further the impact of the research exemption.
Moreover, as a specific field of technology becomes mature, the application of the normal patent criteria of novelty, inventive step and
industrial applicability means that future patents are necessarily
limited in scope because the invention claimed has to be distinguished from the vast array of what is already known in the field. As it is
now seventeen years since a Directive was first proposed, it may be
questionable whether attempting to further refine the scope of protection of gene sequence patents in the light of divergences between national legislations will have any significant effect on actors in the
field.
Against this background, the Commission does not at present intend
to take a position on the validity of transposition according to the
choice between classical and limited scope of protection for gene sequences. The Commission will, nonetheless, continue to monitor
whether there are any economie consequences of possible divergences
between Member States’ legislation.
4.30 Dit deel van het rapport lijkt dus allereerst te zien op
een beperking van de bescherming voor DNA-sequenties,
niet zozeer door de bepaling van de omvang daarvan in de
artikelen 8 en 9 van de Richtlijn , maar door de eisen die aan
de octrooi-aanvraag worden gesteld. De Commissie neemt
bovendien juist uitdrukkelijk geen standpunt in. Wat hiervan verder zij, de uitleg van de Richtlijn is voorbehouden
aan het HvJ EG. De rechtbank heeft het voornemen de navolgende vragen over de uitleg van artikel 9 van de Richtlijn
voor te leggen aan het Hof.
1. Moet artikel 9 van de Richtlijn aldus worden opgevat dat de in dat
artikel geboden bescherming ook dan kan worden ingeroepen in een
situatie zoals in deze procedure, waarin het voortbrengsel (het DNA)
is verwerkt in een materiaal en zijn functie op het moment van de
gestelde inbreuk niet uitoefent, maar wel heeft uitgeoefend of mogelijk, nadat het uit dat materiaal is geïsoleerd en in de cel van een
organisme is ingebracht, opnieuw zijn functie zou kunnen uitoefenen?
2. Uitgaande van de aanwezigheid van de in de conclusie 6 van het
octrooi beschreven DNA-sequentie in het door Cefetra en ACTI in de
Gemeenschap geïmporteerde sojameel en ervan uitgaande dat het
DNA in de zin van artikel 9 Richtlijn is verwerkt in sojameel en dat
het daarin zijn functie niet meer uitoefent:
staat de door de Richtlijn voorgeschreven bescherming van een octrooi
voor biologisch materiaal, in het bijzonder artikel 9, eraan in de weg
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
dat de nationale octrooiwetgeving2 (daarnaast) absolute bescherming toekent aan het voortbrengsel (het DNA) als zodanig, ongeacht
of het DNA zijn functie uitoefent, en moet de bescherming van artikel
9 dus geacht worden uitputtend te zijn?
3. Maakt het bij de beantwoording van de vorige vraag verschil dat
het octrooi is aangevraagd en verleend (op 19 juni 1996) voordat de
Richtlijn was vastgesteld? Kunt u bij de beantwoording van de voorgaande vragen het TRIPs-verdrag betrekken, in het bijzonder de artikelen 27 en 30?
4.31 Partijen zal gelegenheid worden gegeven zich over
deze vraagstelling uit te laten op de rol (Monsanto heeft bij
pleidooi al een vraag geformuleerd). In een later stadium
van de procedure zullen partijen bovendien gelegenheid
krijgen zich uit te laten over de consequenties van de beantwoording van de vragen voor de gestelde inbreuk op het octrooi buiten Nederland.
4.32 Argentinië heeft nog het verweer gevoerd dat de vorderingen van Monsanto dienen te warden afgewezen omdat
Monsanto misbruik van recht zou maken en zou handelen
in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid jegens
Argentinië, zijn landbouwsector en zijn Europese importeurs zoals Cefetra en ACTI. De bezwaren van Argentinië
komen er kort gezegd op neer dat Monsanto enerzijds Argentinië volledig afhankelijk heeft gemaakt van zijn RRsojaplant door de aanplant daarvan te stimuleren (inmiddels bestaat meer dan 90% van de aanplant uit de RRsojaplant) terwijl hij op geen enkele wijze duidelijk heeft
gemaakt dat hij zich buiten Argentinië tegen verhandeling
zou verzetten. Monsanto was zich er volgens Argentinië van
bewust dat een belangrijk deel van de soja zou worden geëxporteerd. Hij heeft zich echter jarenlang niet verzet en het
stilzwijgen bewaard. Argentinië zou naar zijn stelling zeer
zwaar getroffen worden indien Monsanto export naar de
Europese Gemeenschap zou kunnen blokkeren.
4.33 De rechtbank realiseert zich dat Argentinië grote belangen heeft bij afzet van sojaproducten in de Gemeenschap.
In de aangevoerde omstandigheden ziet de rechtbank echter geen gronden om aan te nemen dat Monsanto misbruik
maakt van recht of in strijd met de eisen van redelijkheid en
billijkheid handelt, reeds omdat het voor Argentinië
voorzienbaar was dat Monsanto haar octrooirechten zou
willen exploiteren daar waar dat mogelijk is, dat wil zeggen
niet in Argentinië (waar de octrooiaanvraag van Monsanto
om een procedurele reden is afgewezen) maar wel in de Gemeenschap. Inhoudelijk van minder belang maar juridisch
doorslaggevend is bovendien dat Argentinië zich heeft gevoegd aan de zijde van Cefetra en dat daarom alleen de positie van Cefetra van belang is. Dat Monsanto jegens Cefetra
misbruik van recht maakt of handelt in strijd met eisen van
redelijkheid en billijkheid is al in het geheel niet in te zien.
4.34 Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.
5 De beslissing
in de zaken tegen Cefetra, Argentinië en ACTI:
2
In artikel 53 ROW, welk artikel voor zover hier relevant luidt: Een
octrooi geeft de octrooihouder (...) het uitsluitend recht:
a. het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te
verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of
ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 5 9
De zaken worden verwezen naar de rol van 16 april 2008 om
Monsanto, Cefetra/Argentinië en ACTI gelegenheid te geven zich uit te laten over de hiervoor geformuleerde vraag.
in alle zaken:
Iedere verdere beslissing wordt aangehouden. Enz.
Nr. 40 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 20 februari 2008
(gebogen beglazing)
Mrs. Chr.A.J.F.M. Hensen, P.W. van Straalen en R.C.D.E.
Hasekamp
Art. 75, lid 1 Row 1995 j˚ art. 52 EOV
De stelling van Portal, dat het Franse octrooi 2676049 (van Glaverbel) – anders dan de examiner concludeerde – wel degelijk het bij
omgevingstemperatuur buigen van gelaagd hard glas openbaart,
slaagt. Glaverbel is echter niet nieuwheidsschadelijk, nu daarin niet
de gedachte tot uitdrukking wordt gebracht een gelaagde ruit zonder
meer op de bouwplaats over de gebogen randen van een kozijn te buigen. In Glaverbel vervullen de vasthoudmiddelen een tijdelijke rol;
deze worden losgemaakt, nadat de eerder gebogen glasruit door het
verwarmingsproces is gefixeerd. Glaverbel voert tot een product dat
blijvend is gefixeerd.
Met Glaverbel als uitgangspunt voegt EP 0910721 het inzicht toe dat
van de verwarming kan worden afgezien, indien de gebogen glasruit
op andere wijze wordt gefixeerd. Dit inzicht kan niet als uitvinderswerkzaamheid worden gekwalificeerd. EP 0910721 is ongeldig wegens gebrek aan inventiviteit.
In de reconventionele vordering tot vernietiging is Portal niet ontvankelijk, nu niet de beide octrooihouders in het geding zijn betrokken.
BRS Excell Glass BV te Moerkapelle, eiseres in conventie,
verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von
Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. M.G.R. Gardingen
en M.A.R. Vermunt te Amsterdam,
tegen
1 Portal SA,
2 Brakel/Atmos BV beide te Uden, gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie, procureur W. Heemskerk, advocaat mr. S.A. Klos te Amsterdam.
2 De feiten en het octrooi
2.1 BRS is actief op het gebied van het ontwerpen, produceren, leveren en monteren van glasconstructies. BRS maakt
onder meer gevels en daken van gebogen glas.
2.2 BRS is (mede)houdster van het Europees octrooi EP 0
910 721 B1 (hierna; EP 721) voor een method for the production
of curved glazing (in het Nederlands vertaald als werkwijze voor
het vervaardigen van een gebogen beglazing). De beglazing die
wordt gebruikt bij toepassing van de in het octrooi geclaimde werkwijze brengt BRS op de markt onder de
(merk)naam BRS FREEFORMGLASS.
2.3 EP 721 is op 8 november 2000 verleend naar aanleiding
van een aanvrage ingediend op 8 juli 1997 door Holland
Railconsult BV, thans geheten: Movares Nederland BV
(hierna: Movares). Het octrooi claimt prioriteit op basis van
de Nederlandse octrooiaanvrage NL 1003537 van 8 juli
1996. Movares heeft het octrooi op 21 mei 2003 gedeeltelijk
in eigendom overgedragen aan BRS. De akte van overdracht
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 6 0
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
is op 30 juni 2004 ingeschreven in het Nederlandse octrooiregister. Rechthebbenden zijn thans BRS en Movares tezamen. Het octrooi is onder meer van kracht in Nederland.
2.4 Brakel-Atmos en Portal S.A. maken onderdeel uit van de
CRH groep, een internationale groep van ondernemingen
actief op het gebied van bouwmaterialen. De uiteindelijke
moedermaatschappij is de in Ierland gevestigde onderneming CRH plc. Brakel-Atmos houdt zich bezig met de imen export, groothandel en montage van onder meer
beglazingsconstructies. Portal S.A. houdt zich bezig met het
leveren en plaatsen van onder meer glaskoepels en glaswanden. CRH Daylight and Ventilation Group is de
holdingmaatschappij van Brakel-Atmos en Portal S.A. Sinds
begin 2005 zijn Brakel-Atmos en Portal S.A. zusterondernemingen.
2.5 Portal S.A. was in 2005 betrokken bij de bouw van het
Randstadrailstation te Leidschenveen. Het ontwerp hiervan
omvat een gebogen glasconstructie en schrijft het gebruik
van FREEFORMGLASS voor.
2.6 Gebogen beglazing kan worden aangebracht in de gevel
of op het dak van een bouwwerk. Een gebogen ruit kan bestaan uit kunststof, glas of combinaties daarvan. In paragraaf 3 van de beschrijving van het octrooi wordt over de
stand van de techniek vermeld dat gebogen ruiten gewoonlijk bestaan uit een geschikte kunststof, zoals polycarbonaat. Dit materiaal is gemakkelijk te buigen en heeft, in vergelijking met glas, als voordeel dat het bij breuk niet in
stukken uiteenvalt. Een nadeel van kunststof is echter dat
het relatief zachte materiaal na verloop van tijd beschadigd
raakt als gevolg van invloeden van buitenaf, zoals erlangs
strijkende zandkorrels, waardoor krassen ontstaan die de
helderheid en doorzichtigheid van de ruit geleidelijk doen
verminderen.
2.7 Gebogen ruiten kunnen ook bestaan uit enkelvoudig
glas. In paragraaf 3 van het octrooi wordt over de stand van
de techniek beschreven dat het op zichzelf bekend is dat dergelijke glasruiten koud kunnen worden gebogen. Het voordeel van glas is dat het niet zo snel beschadigt als kunststof,
maar het levert bij breuk gevaar op voor de zich in de buurt
daarvan bevindende personen of zaken. In de beschrijving
wordt vermeld dat men dit zou kunnen tegengaan door aan
één zijde een folie aan te brengen, maar die zijde is dan weer
gevoelig voor krassen.
2.8 In het octrooi wordt als meest nabije stand van de techniek uitgegaan van de octrooiaanvrage EP 0.282.468 A1,
hierna EP 468. EP 468 beschrijft de vervaardiging van een
gebogen glaspaneel bestaande uit een combinatie (’sandwich’) van twee glazen ruiten en een tussenlaag van een
transparante plastomere kleefstof. Om deze gebogen glasconstructie te verkrijgen moet de sandwich worden verwarmd op een temperatuur tussen 80°C en 140°C, heet genoeg om de tussenlaag te verweken. Vervolgens wordt het
paneel op een cilinderboogvormige mal gelegd en door uitoefening van krachten gebogen overeenkomstig de vorm
van de mal. Op de gebogen einden van het paneel wordt een
gebogen lijstprofiel aangebracht en op de rechte randen van
het paneel een recht lijstprofiel waarna de lijstprofielen tot
een omlijsting worden verenigd. Daarna worden de buigkrachten weggenomen en wordt de gebogen beglazing van
de mal verwijderd. In paragraaf 4 van EP 721 wordt beschreven dat de nadelen van de in EP 468 beschreven werkwijze
zijn dat het duur is en uitsluitend in een fabriek of werk-
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
plaats kan worden uitgevoerd en niet op de bouwplaats zelf.
2.9. EP 721 voorziet onder meer in een werkwijze waarbij
wordt uitgegaan van vlakke sandwichruiten, bestaande uit
twee glasruiten en een tussen de glasruiten geplaatste
kunststoffolie, welke koud, dat wil zeggen bij omgevingstemperatuur, zonder verweking van de kunststof laag of
-lagen, worden gebogen.
2.10 De conclusies van het octrooi luiden in de oorspronkelijke taal (Engels) als volgt:
1 Method for the production of curved glazing, wherein the starting
material used is a composite pane (1) consisting of a sandwich of at
least two flat glass panes (2, 3) and a single or multiple plastic layer
(4) positioned between each pair of glass panes, which composite pane
is brought into engagement with a curved surface (5) and is then bent
until the edge sections of the pane engage on the curved surface (5),
and, finally, retaining means (8) are fitted in order to hold the curved
composite pane in the curved position, characterised in that the
composit pane is curved at ambient temperature without softening of
the plastic layer or layers.
2 Method according to Claim 1, characterised in that said curved
surface (5) forms part of a frame (6) and said retaining means (8)
form fixing moans for fixing the curved composite pane to the frame.
3 Method according to Claim 1 or 2, characterised in that the glass
panes consist of tempered or toughened glass.
2.10 In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden de
conclusies als volgt:
1 Werkwijze voor het vervaardigen van een gebogen beglazing, waarbij wordt uitgegaan van een samengestelde ruit (7) bestaande uit een
sandwich van tenminste twee vlakke glasruiten (2, 3) en een tussen
elk paar glasruiten geplaatste enkel- of meervoudige kunststoflaag
(4), welke samengestelde ruit op een gebogen vlak (5) tot aangrijping
wordt gebracht en vervolgens wordt gebogen tot de randdelen van de
ruit op het gebogen vlak (5) aangrijpen, en tenslotte vasthoudmiddelen (8) worden aangebracht om de gebogen samengestelde ruit
in de gebogen stand te handhaven, met het kenmerk, dat de samengestelde ruit bij omgevingstemperatuur zonder verweking van
de kunststoflaag of -lagen wordt gebogen.
2 Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat genoemd
gebogen vlak (5) deel uitmaakt van een kozijn (6) en genoemde
vasthoudmiddelen (8) bevestigingsmiddelen vormen ter bevestiging
van de gebogen samengestelde ruit aan het kozijn.
3 Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de glasruiten uit thermisch versterkt of gehard glas bestaan.
2.11 Bij het octrooi behoren de volgende figuren
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
3 Het geschil
3.1 BRS vordert in conventie, kort gezegd, de verklaring
voor recht dat Portal door haar betrokkenheid bij de bouw
van het Randstadrailstation te Leidschenveen inbreuk heeft
gemaakt op EP 721, een verbod op inbreuk op EP 721 en
schadevergoeding, een en ander met de gebruikelijke
nevenvorderingen, waaronder de veroordeling in de volledige kosten van de procedure.
3.2 Portal vordert in reconventie de vernietiging van het Nederlandse deel van EP 721 en kostenvergoeding.
3.3 Op de stellingen en weren van partijen in conventie en
in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader
ingegaan.
4 De beoordeling
In conventie en in reconventie
nieuwheid
4.1 Portal betwist de nieuwheid van EP 721 onder verwijzing naar het Franse octrooi FR 2 676 049 van Glaverbel
(hierna Glaverbel). Glaverbel heeft de prioriteitsdatum
30 april 1990 en is gepubliceerd op 3 december 1993. Aan
dit document wordt gerefereerd als prior art in EP 721. Volgens Portal is Glaverbel door de examiner ten onrechte niet
als nieuwheidschadelijk aangemerkt.
4.2 Glaverbel heeft de titel Vitrage feuilleté cintré et son procédé
de fabrication, in vertaling van de rechtbank: Gelaagde gebogen
beglazing en de werkwijze voor de vervaardiging daarvan.
4.3 De examiner heeft over dit en andere geciteerde documenten opgemerkt): all the remaining prior art citations concern
bending of a composite pane assembly, followed by bonding in the
bent form through melting the intermediate plastic layer at temperatures significantly above the ambient; these citations provide no suggestion of bending a composite pane (ie. having its constituent layers
already bonded) at ambient temperature. Deze conclusie van de
examiner wordt door Portal betwist.
4.4 Portal stelt dat de examiner over het hoofd heeft gezien
de werkwijze welke wordt geopenbaard in de beschrijving
van Glaverbel, p.7 r.30 en verder. Het betreffende deel luidt
als volgt, de alineanummering is aangebracht door de rechtbank:
4.4.1 Dans un troisième aspect, l’invention se rapporte à un procédé
de fabrication d’un vitrage feuilleté cintré comprenant au moins deux
feuilles de verre solidarisées entre elles à l’intervention d’une matière
adhésive thermoplastique intercalaire, caractérisé en ce qu’on fléchit,
de manière élastique, un assemblage feuilleté plan formé des dites
feuilles de verre solidarisées entre elles par la dite matière adhésive
thermoplastique intercalaire et on le maintient cintré pendant qu’il
est soumis à des conditions de température semblables aux conditions
de température qui sont nécessaires pour solidariser un tel assemblage sous forme feuilletée.
4.4.2 Le procédé selon le troisième aspect de l’invention facilite
l’obtention de vitrages feuilletés cintrés sans procédures longues, oné-
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 6 1
reuses et délicates de bombage et d’assemblage, puisque ces vitrages
peuvent ainsi être obtenus aisément au départ de vitrages feuilletés
plan classiques fabriqués en série. Dans ce troisième aspect de
l’invention, l’assemblage plan sous forme feuilletée peut être réalisé
dans une chaîne de fabrication spécialisée pour la fabrication en
grande série. Cet aspect de l’invention est particulièrement utile pour
fabriquer des vitrages à faible courbure cylindrique.
4.4.3 Il est surprenant de chauffer et de fléchir un vitrage feuilleté
plan pour former un vitrage cintré, étant donné les risques de délaminage auxquels on aurait pu s’attendre.
4.4.4 De préférence, on fléchit, de manière élastique, le dit assemblage
en posant son axe central parallèle à la génératrice de la courbure
désirée sur un cylindre dont le diamètre correspond sensiblement à la
flèche au centre que’on désire donner à l’assemblage fléchi et en appuyant sur les bords parallèles à cet axe central. On obtient ainsi aisément la courbure souhaitée avec un tube dont le diamètre extérieur
est égale à la flèche imposée, sans disposer d’un moule onéreux.
4.4.5 De préférence, pendant qu’il est soumis aux dites conditions de
température, l’assemblage est maintenu cintré selon une courbure
plus grande que la courbure finale désirée, par exemple de telle sorte
qu’il présente une flèche en son centre supérieure à 1,3 fois la flèche
finale désirée pour le vitrage. On peut ainsi accepter un pourcentage
substantiel de relaxation de la matière thermoplastique.
4.4.6 De préfèrence, la dite matière adhésive thermoplastique possède
un module d’élasticité, mesuré à 100% d’allongement en traction à
20°C et avec une vitesse de traction de 51 cm par minute, égal ou
supérieur à 6 MPa et avantageusement supérieur à 15 MPa. Ceci facilite l’ajustement de la courbure requise pour l’assemblage et en réduit son intensité.
4.5 Deze derde uitvoeringsvorm neemt onmiskenbaar als
uitgangsmateriaal een vlakke gelaagde ruit waarbij de ruitdelen onderling verbonden (solidariseés entre elles) zijn door
de thermoplastische hechtlaag. In alinea 4.4.2. wordt bevestigd dat wordt begonnen met vlakke gelaagde ruiten die in
serie zijn gemaakt (au depart de vitrages feuilletés plan classiques
fabriqués en série).
4.6 De verdere werkwijze behelst het buigen van het
uitgangsmateriaal in de gewenste kromming. In alinea
4.4.4 wordt gesuggereerd dit te doen door het materiaal op
een tafel te leggen, met op die tafel over een buis met een
dikte die gelijk is aan de peilmaat van de gewenste kromming. De gelaagde glasplaat wordt vervolgens tegen de elasticiteit van het materiaal neerwaarts gebogen en aan de zijden parallel aan de buis vastgezet. Terwijl de gelaagde
glasplaat in die gebogen vorm wordt gehouden wordt het
geheel verwarmd. Na afkoeling ontstaat een permanent gebogen gelaagde ruit.
4.7 De werkwijze van deze derde uitvoeringsvorm blijkt ook
uit conclusie 17 van Glaverbel welke luidt als volgt:
17. Procédé de fabrication d’un vitrage feuilleté cintré comprenant
au moins deux feuilles de verre solidarisées entre elles à l’intervention
d’une matière adhésive thermoplastique intercalaire, caractérisé en
ce qu’on fléchit, de manière élastique, un assemblage feuilleté plan
formé des dites feuilles de verre solidarisées entre elles par la dite matière adhésive thermoplastique intercalaire et on le maintient cintré
pendant qu’il est soumis à des conditions de température semblables
aux conditions de température qui sont nécessaires pour solidariser
un tel assemblage sous forme feuilletée.
4.8 Glaverbel ziet ook op producten van gehard glas (veiligheidsglas). Dit blijkt uit de beschrijving, p. 1 r. 4-5, alwaar
wordt opgemerkt: Les feuilletés bombés sont couramment utilisés
en tant que vitrage de securité, notamment sur les véhicules.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 6 2
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
4.9 Glaverbel openbaart derhalve een werkwijze waarbij
wordt uitgegaan van bestaande vlakke gelaagde ruiten van
gehard glas welke koud – bij omgevingstemperatuur – worden gebogen en in die gebogen vorm worden vastgehouden
door tijdelijke vasthoudmiddelen. Daarna wordt de gebogen vorm gefixeerd door verwarming van de gelaagde ruit
tot een temperatuur waarbij de thermoplastische hechtlaag
verweekt.
4.10 De stelling van Portal, dat Glaverbel wel degelijk het
bij omgevingstemperatuur buigen van gelaagd gehard glas
openbaart, slaagt derhalve. Een andere vraag is of Glaverbel
dan ook nieuwheidschadelijk is. Daarvan is immers eerst
sprake indien dit prior art document volledig dezelfde uitvinding zou openbaren als EP 721.
4.11 Conclusie 1 van EP 721 openbaart een werkwijze voor
het vervaardigen van gebogen beglazing, waarbij wordt uitgegaan van een gelaagde ruit die bestaat uit een sandwich
van twee vlakke glasruiten met daartussen een kunststoflaag. De gelaagde ruit wordt in aangrijping met een gebogen vlak gebracht en in dat vlak gebogen en wordt vervolgens vastgemaakt om de gebogen stand te handhaven
waarbij het buigen van de aanvankelijk vlakke ruit plaats
vindt bij omgevingstemperatuur en tijdens het buigen geen
afzonderlijke maatregel wordt voorzien voor verweking van
de thermoplastische hechtlaag.
4.12 In Glaverbel vervullen de vasthoudmiddelen een tijdelijke rol. Zij worden losgemaakt nadat de eerder gebogen
glasruit door het verwarmingsproces is gefixeerd. Glaverbel voert dan ook tot een product dat na buiging blijvend
een gebogen vorm heeft. De gebogen vorm is als het ware
permanent gefixeerd. Dit heeft ook tot gevolg dat de ruiten
volgens Glaverbel worden geprefabriceerd in een daartoe
bestemd inrichting waar men over de faciliteiten beschikt
om de gebogen en ingeklemde ruit te verwarmen.
4.13 De maatregel waarbij door verwarming van de ruit de
gebogen vorm wordt gefixeerd, kan niet goed op een bouwplaats worden uitgevoerd. De ruiten moeten dus tevoren
volgens opgegeven specificaties fabrieksmatig worden geproduceerd en in gebogen vorm naar de bouwplaats worden getransporteerd. De gedachte een gelaagde ruit zonder
meer op de bouwplaats over de gebogen randen van een kozijn te buigen wordt in Glaverbel niet tot uitdrukking gebracht. Glaverbel is dan ook niet als nieuwheidschadelijk
aan te merken.
inventiviteit
4.14 Volgens Portal is EP 721 niet inventief in het licht van
octrooiaanvrage EP 0 282 468 hierna EP 468. Deze aanvrage
is gepubliceerd op 14 september 1988.
4.15 EP 468 is getiteld Panneau vitré cintré, in de Nederlandse
vertaling Gebogen van glas voorzien paneel. EP 468 ziet op ruiten van gehard glas die in een gebogen vorm worden gebracht. In de beschrijving, p.3, r.6 e.v., is hierover het volgende gemeld.
Onderwerp van de uitvinding is een gebogen van glas voorzien paneel dat een rechthoekige plaat uit thermisch gehard glas bevat, die
oorspronkelijk vlak is, die bij koude is gebogen en een gebogen omlijsting die is bestemd om de kromming van genoemde glazen plaat onder dwang in stand te houden, welke omlijsting is gevormd door samenvoeging via een einde van rechte lijstprofielen geplaatst langs de
rechte zijden van de glasplaat en gebogen lijstprofielen geplaatst
langs de gebogen zijden van de glasplaat, waarbij de randen van de
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
glasplaat zijn opgenomen in een groef die zich bevindt langs het
binnenvlak van de omlijsting.
Onder ’koudbuiging’, wordt verstaan een buiging die op een glasplaat
wordt uitgevoerd bij een temperatuur die aanzienlijk lager is dan de
weektemperatuur van het glas. In de praktijk vindt de buiging plaats
bij een temperatuur lager dan 140°C en in het merendeel van de gevallen (als men ’enkelvoudig’ thermisch gehard glas toepast, dat wil
zeggen niet gelaagd glas), wordt deze bewerking uitgevoerd bij
omgevingstemperatuur.
In een bijzondere uitvoeringsvorm is de glasplaat welke het paneel
bevat samengesteld uit gelaagd glas; deze oorspronkelijk vlakke plaat
heeft, voor het buigen, een verwarming ondergaan tot een temperatuur die voldoende is om een weekmaking van de tussengevoegde
plastomeer te veroorzaken.
4.16 De laatste alinea van het geciteerde deel betreft het buigen van gelaagd glas. Dit buigen dient te geschieden onder
verwarming. Deze maatregel is nodig om het plastomeer
(de thermoplastische hechtlaag) te verweken. Uit conclusie
17 van EP 468 blijkt dat een temperatuur wordt voorzien
hoger dan 80°C en lager dan 140°C. Deze octrooiaanvrage
brengt daardoor de oplossing voor de wens op de bouwplaats bij omgevingstemperatuur gelaagd glas te buigen
niet in zicht. EP 468 is dan ook niet geschikt als uitgangspunt voor een betwisting van de uitvindingshoogte van EP
721.
4.17 Ook EP 468 wordt besproken in EP 721. Er wordt in de
beschrijving terecht geconstateerd dat het bij de methode
van EP 468 gaat om het buigen onder verhoogde temperatuur waarbij de tussenlaag wordt verweekt. Deze methode
is duur en kan uitsluitend in een fabriek of werkplaats en
niet op de bouw zelf worden uitgevoerd.
4.18 Naar oordeel van de rechtbank kan Glaverbel wel als
uitgangspunt worden genomen bij de beoordeling van de
inventiviteit. Glaverbel leert immers dat gelaagd glas bij
omgevingstemperatuur gebogen kan worden. Dit is naar de
kern het hoofdprobleem dat EP 721 heeft opgelost. De beschrijving van EP 721 stelt immers:
[0005] Met de uitvinding wordt beoogd dit nadeel te vermijden en
hiertoe is de in de aanhef aangeduide werkwijze gekenmerkt, doordat
de samengestelde ruit bij omgevingstemperatuur zonder verweking
van de kunststoflaag of -lagen wordt gebogen.
[0006] Het koud buigen van vlakke sandwichruiten bestaande uit
twee glasruiten en een tussen de glasruiten geplaatste kunststoffolie
werd tot nu toe als praktisch ondoenlijk beschouwd, omdat het vooroordeel bestond, dat bij het koud buigen van dergelijke ruiten als gevolg van het verschil in verlenging in oppervlak van beide glasruiten
ter plaatse van hun aanraking met de kunststoflaag, delaminatie
van de kunststoflaag zou optreden. De verdienste van de uitvinding
is dat dit vooroordeel is doorbroken en dat bijvoorbeeld ten behoeve
van transparante daken van treinstations door koud buigen volstrekt
veilige krasbestendige gebogen beglazingen kunnen worden aangebracht. De werkwijze volgens de uitvinding leidt tot aanzienlijke besparingen en tot uitstekende praktische resultaten. Uiteraard geldt
de uitvinding ook voor gevelbeglazingen, beglazingen voor liftkokers
en dergelijke.
[0007] De werkwijze volgens de uitvinding is bij uitstek geschikt om
op de bouwlocatie te worden uitgevoerd, waarbij genoemd gebogen
vlak deel uitmaakt van een kozijn en genoemde vasthoudmiddelen
bevestigingsmiddelen vormen ter bevestiging van de gebogen samengestelde ruit aan het kozijn.
[0008] Een niet onaanzienlijk voordeel van gebogen beglazing is dat
deze door de buiging een grotere stijfheid en sterkte heeft verkregen.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
4.19 Glaverbel heeft ook het genoemde vooroordeel dat gelaagd glas bij buiging zou delamineren terzijde gesteld. In
de beschrijving, blz 8, r. 10 – 12; hierboven geciteerd in
overweging 4.4 onder 4.4.3, wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat het, gegeven het te verwachten risico van delaminatie, verrassend was dat een vlakke gelaagde glasruit verwarmd en gebogen kon worden.
4.20 Met Glaverbel als uitgangspunt voegt EP 721 hier het
inzicht aan toe dat van de verwarming kan worden afgezien
indien de gebogen glasruit op andere wijze dan door verwarming wordt gefixeerd. In EP 721 conclusie 1 wordt daartoe voorzien dat de gelaagde ruit op de bouwplaats direct
over de vorm van het kozijn wordt gebogen en dat de
vasthoudmiddelen (8) blijvend bestemd zijn tot bevestigingsmiddelen ter bevestiging van de gebogen gelaagde
ruit aan het kozijn. De vraag is nu of dit inzicht als
uitvinderswerkzaamheid kan worden gekwalificeerd.
4.21 Naar oordeel van de rechtbank was niet meer als inventive step aan te merken het inzicht dat een gelaagde glasruit
bij omgevingstemperatuur kan worden gebogen zonder te
delamineren. Zoals hierboven overwogen is dit inzicht in
het licht van Glaverbel als de stand van de techniek aan te
merken. Naar oordeel van de rechtbank lag ten tijde van de
prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman – gegeven
vooromschreven stand van de techniek – voor de hand dat
hij van verwarming kon afzien indien hij de reeds gebogen
ruit zou fixeren met de vasthoudmiddelen (8).
4.22 De vakman waar het hier om gaat is een persoon die
een ruime ervaring heeft met het beglazen van bouwwerken. Deze persoon is bekend met de noodzaak van het vastzetten van beglazingen in bouwwerken en de wijze waarop
dat kan geschieden. Hij begrijpt dat een naar de stand van
de techniek koud gebogen glasruit eenvoudig in die gebogen stand kan worden gehouden door toepassing van de onder alle omstandigheden (ook bij vlakke beglazingen) noodzakelijke vasthoudmiddelen en dat het gebogen kozijn het
gebogen vlak biedt waarover de ruit kan worden gebogen.
De techniek van het koud buigen en vastklemmen van thermisch gehard (niet-gelaagd) glas is de vakman bekend uit
EP 468.
In conventie
4.23 In conventie voert het voorgaande tot de conclusie dat
EP 271 voor ongeldig moet worden gehouden wegens gebrek aan inventiviteit. Alle vorderingen van BRS stuiten
daarop af en zullen worden afgewezen.
In reconventie
4.24 In reconventie zou het voorgaande in beginsel kunnen
leiden tot de vernietiging van het Nederlandse deel van EP
721.
4.25 Rechthebbenden tot het octrooi zijn evenwel BRS en
Movares tezamen. Aangezien niet beide octrooihouders in
het geding zijn betrokken, dient Portal volgens vaste rechtspraak niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering tot vernietiging van het octrooi. De vordering in reconventie moet daarom worden afgewezen.
In conventie en in reconventie
Proceskosten
4.26 Beide partijen hebben vergoeding van de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv gevorderd.
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 6 3
4.27 In conventie is Portal als de in het gelijk gestelde partij
aan te merken, in reconventie is zij in het ongelijk gesteld.
De rechtbank zal de wederzijds gevorderde en gespecificeerde kosten evenwel vrijwel volledig toerekenen aan de
conventie nu niet aannemelijk is dat enerzijds Portal voor
haar vordering in reconventie meer of andere kosten heeft
gemaakt dan in verband met haar verweer in conventie en
anderzijds niet aannemelijk is, dat BRS meer dan een enkel
uur heeft geïnvesteerd in haar verweer in reconventie. De
rechtbank zal daaraan recht doen door € 465,56 exclusief
BTW in mindering te brengen op de door Portal opgegeven
proceskosten welke overigens niet door BRS zijn betwist.
BRS zal derhalve worden veroordeeld tot betaling van een
bedrag van € 50.000 exclusief BTW aan Portal
5 De beslissing
De rechtbank:
in conventie:
wijst de vorderingen af;
in reconventie:
wijst de vorderingen af;
in conventie en in reconventie:
veroordeelt BRS tot betaling van € 50.000 aan Portal voor de
kosten van de procesdure. Enz.
Nr. 41 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 25 juli 2007
(sibutramine)
Mr. E.F. Brinkman
Artt. 3:61 j° 3:26 BW en 705 Rv
Ter ondersteuning van de vordering tot opheffing van de gelegde
beslagen beroepen Teva e.a. zich in de eerste plaats op het feit dat niet
Abbott octrooihoudster is maar Abbott GmbH & Co. KG te Wiesbaden
(hierna Abbott GmbH). Deze grondslag treft doel. Weliswaar heeft
Abbott ter zitting aangegeven door Abbott GmbH te zijn gevolmachtigd en als zodanig op te treden in deze procedure en in de beslagen,
welke figuur naar Nederlands procesrecht mogelijk is, verzuimd is
evenwel dit belangrijke feit in de verzoekschriften voor de verloven
tot beslag alsmede de beslagexploiten te vermelden.
Art. 15 Rv
De voorzieningenrechter stelt voorop dat de drempel voor het toestaan van de in titel 15 Rv (art. 1019 ev. Rv) bedoelde conservatoire
bewijsmaatregelen lager dient te worden gelegd dan de aannemelijkheid van de (dreiging tot) inbreuk in een kortgedingprocedure.
De beoordeling of het beslag terecht is gelegd, dient te geschieden aan
de hand van hetgeen in de onderhavige procedure tot opheffing van
die beslagen is aannemelijk geworden en dient niet te worden beperkt
tot het (summiere) bewijs dat destijds aan de rechter die het verlof
verleende was voorgelegd.
Artt. 1019b j° 700, lid 3 Rv
Een andere reden waarom de beslagen moeten worden opgeheven
is dat niet tijdig door Abbott een procedure ten principale is aangevangen. Naar voorlopig oordeel dienen artikelen 1019 ev. j° 700, lid 3
Rv aldus te worden uitgelegd dat een inbreukprocedure bedoeld is als
’hoofdzaak’ en niet slechts een procedure volgens art. 1019a j° 843a
Rv, zoals in conventie in dit kort geding is ingesteld.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 6 4
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
Art. 843a Rv
In artikel 1019a Rv is expliciet bepaald dat een verbintenis uit
onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele
eigendom kan gelden als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel
843a Rv. Van enig onrechtmatig handelen op dit moment door Teva
e.a. is evenwel niet gebleken. In 1019a Rv wordt het bereik van 843a
Rv niet zodanig uitgebreid dat een eventuele dreiging tot onrechtmatig handelen respectievelijk dreigende inbreuk evenzeer voldoende
zou zijn.
Abbott Laboratories Inc te Illinois, Verenigde Staten van
Amerika, eiseres in conventie, verweerster in reconventie,
procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. P.A.M. Hendrick en R.M. Kleemans te Amsterdam,
tegen
1 Teva Pharmaceuticals Europe BV te Mijdrecht,
2 Teva Pharma BV te Mijdrecht,
3 Pharmachemie BV te Haarlem, gedaagde in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. M.A.A. van Wijngaarden, advocaat mr. W.E. Pors te ’s-Gravenhage.
2 De feiten
2.1 Abbott is een farmaceutische onderneming. Abbott legt
zich toe op de ontwikkeling en het op de markt brengen van
nieuwe geneesmiddelen.
2.2 Teva is een onderneming die zich in het bijzonder toelegt op het vervaardigen en aanbieden van zogenaamde generieke geneesmiddelen.
2.3 Op naam van Abbott GmbH & Co KG staat een aantal
octrooien die betrekking hebben op de stof sibutraminehydrochloridemonohydraat. Met name gaat het om EP 0 397
831 (EP 831), getiteld ’Treatment of obesity’ (’Behandeling
van zwaarlijvigheid’). Eveneens op naam van Abbott GmbH
& Co KG staat het aan EP 831 equivalente Amerikaanse octrooi US 5 436 272 en het equivalente Canadese octrooi CA
2 003 524. EP 831 en zijn Amerikaanse en Canadese equivalenten betreffen een tweede medische toepassing (second
medical use) van sibutraminehydrochloridemonohydraat,
een specifieke vorm van de stof sibutramine, voor de behandeling van overgewicht (obesitas). De expiratiedatum van
EP 831 is 21 november 2009 en bovendien is aan Abbott een
aanvullend beschermingscertificaat verleend dat geldig is
tot 12 januari 2014 (voor een aantal Europese landen; voor
Nederland met nummer 300066). De bescherming in de Verenigde Staten zal expireren op 25 januari 2013 en in Canada
op 21 november 2009.
2.4 Op naam van Abbott GmbH & Co KG staat tevens EP 0
230 742, getiteld ’N.N-dimethyl1-1-(4-chlorophenyl)
cyclobutylr1-3-methylbutylamine hydrochloride monohydrate and pharmaceutical compositions containing it’ (EP
742). Conclusies 4-10 van dit octrooi betreffen een werkwijze voor de bereiding van sibutramine. EP 742 is op 10 december 2006 geëxpireerd.
2.5 Abbott heeft zich tot de voorzieningenrechters te
Utrecht en Haarlem gewend met het verzoek om op grond
van artikelen 1019b, 1019c, 1019d jo. 700 en 709 Rv conservatoir bewijsbeslag te mogen leggen op en gedetailleerde
beschrijving te maken van bescheiden met betrekking tot
(beweerdelijke) dreigende inbreuk die zich bij Teva e.a. bevinden. De Voorzieningenrechters hebben hiertoe verlof
1
De voorzieningenrechter merkt op dat deze ’r’ niet bedoeld zal zijn.
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
verleend en in hun beschikking bepaald dat de eis in de
hoofdzaak binnen 14 dagen na het eerst gelegde beslag moet
zijn ingesteld. Op een nader verzoekschrift van Abbott is
deze termijn met 14 dagen verlengd, waardoor deze is verstreken op 6 juni 2007.
2.6 Het conservatoire bewijsbeslag en het beschrijvend beslag is gelegd met ingang van 10 mei 2007 te Utrecht en
Haarlem. Onderdeel van de door de deurwaarder uitgevoerde maatregelen strekkende tot beschrijving en sequestratie van het bewijs vormde een search van de servers
van Teva e.a. met als zoekterm het woord ’sibutramine’. De
search is aangevangen op 10 mei 2007 in de Teva e.a. vestigingen te Utrecht en Haarlem en is afgerond op 11 mei
2007, respectievelijk 15 mei 2007. De getroffen maatregelen hebben uiteindelijk geleid tot een index met gevonden
documenten en een korte beschrijving daarvan, zoals weergegeven in de processen verbaal als opgesteld door de deurwaarders.
Digitale kopieën van de gevonden bescheiden zijn door de
gerechtelijke bewaarder in bewaring genomen.
3 Het geschil in conventie
3.1. Abbott vordert (voor zover mogelijk uitvoerbaar bij
voorraad) het volgende:
(A) Gedaagden te veroordelen inzage te verlenen in alle bescheiden van gedaagden door middel van afgifte van alle kopieën – die zich bevinden bij de gerechtelijke bewaarnemer
Gerechtsdeurwaarderskantoor Kruythof van der Lingen
Kruythof, gevestigd te Utrecht aan de Julianastraat 4 – uitsluitend voor zover deze betrekking hebben op (de productie van) sibutramine en/of de octrooien van Abbott een en
ander in de breedste zin, onmiddellijk na betekening van
het ten deze te wijzen vonnis;
(B) Indien gedaagden het ten deze te wijzen vonnis niet of
niet behoorlijk nakomen, gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom aan eiseres van € 100.000,– per dag (of gedeelte daarvan) dat gedaagden in gebreke blijven het vonnis (geheel of
gedeeltelijk) na te komen;
(C) te gelasten dat de onafhankelijke deskundige drs. K.M.L.
Bijvank de kopieën van de bescheiden waarvan inzage wordt
gevorderd – vóórdat deze door de gerechtelijke bewaarder
aan eiseres ter beschikking zullen worden gesteld – zal anonimiseren in die zin dat informatie die niet betrekking heeft
op sibutramine en/of de octrooien van Abbott verwijderd
dan wel onleesbaar zal worden gemaakt;
(D) subsidiair, indien Teva niet wordt gelast alle kopieën ter
beschikking te stellen, te gelasten dat de door de gerechtelijke bewaarder gehouden kopieën bij hem in bewaring zullen blijven totdat aan deze procedure dan wel tegen Teva te
entameren inbreukacties een onherroepelijk einde is gekomen;
(E) gedaagden te veroordelen in de volledige kosten van de
procedure tot nu toe waaronder begrepen de volledige kosten van de conservatoire beslaglegging.
3.2. Teva e.a. voeren verweer. Op de stellingen van partijen
wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4 Het geschil in reconventie
4.1 Teva e.a. vorderen (voor zover mogelijk uitvoerbaar bij
voorraad) het volgende:
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
1 De gelegde bewijs- en beschrijvende beslagen met onmiddellijke ingang, althans binnen een door de rechtbank in
goede justitie te bepalen termijn, op te heffen;
2 Voor zover nodig Abbott of straffe van een dwangsom van
€ 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke is te bevelen alle medewerking te verlenen aan de ongedaanmaking van de (gevolgen van de) gelegde beslagen
en gemaakte beschrijvingen;
3 Abbott op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag
dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke is met onmiddellijke ingang te bevelen om Gerechtsdeurwaarder
Kruythof-Van der Lingen-Kruythof die als bewaarder is aangesteld, te instrueren binnen 24 uur aan Teva af te (doen)
geven alle documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte
beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007;
4 Abbott op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag
dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke is te bevelen
binnen drie dagen na het te dezen te wijzen vonnis aan Teva
opgave te doen van de personen die direct danwel indirect
kennis hebben genomen danwel inzage hebben verkregen
in de documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007;
5 Abbott op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag
dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke is te bevelen
er voor zorg te dragen dat alle personen die direct danwel
indirect kennis hebben genomen danwel inzage hebben verkregen in de documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans
zijn gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007,
deze informatie verder verspreiden en geheimhouden.
6 Abbott op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag
dat zij met nakoming van dit verbod in gebreke is te verbieden gebruik te maken van enig document waarvan zij kennis heeft genomen, ter inzage is gegeven of waarvan een beschrijving is gemaakt op grond van de verloven van 9 en
10 mei 2007.
7 Abbott overeenkomstig artikel 1019h Rv. te veroordelen
in de volledige kosten van de procedure.
4.2 Abbott voert verweer. Op de stellingen van partijen
wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
5 De beoordeling in reconventie
5.1 De voorzieningenrechter ziet aanleiding om eerst de eis
in reconventie te behandelen. Ter ondersteuning van de vordering tot opheffing van de gelegde beslagen beroepen Teva
e.a. zich in de eerste plaats op het feit dat niet Abbott octrooihoudster is maar Abbott GmbH & Co. KG te Wiesbaden
(hierna Abbott GmbH). Deze grondslag treft doel. Weliswaar heeft Abbott ter zitting aangegeven door Abbott
GmbH te zijn gevolmachtigd en als zodanig op te treden in
deze procedure en in de beslagen, welke figuur naar Nederlands procesrecht mogelijk is (vgl. HR 26 juni 1985, NJ 1986,
307, r.o. 5.1), verzuimd is evenwel dit belangrijke feit in de
verzoekschriften voor de verloven tot beslag alsmede de beslagexploiten te vermelden (HR 2 april 1993, 573). Het gaat
hier om een verandering in de materiële procespartij, waarvan tijdig melding moet zijn gedaan. Het betekent immers
dat het beslag niet zozeer door Abbott maar materieel door
Abbott GmbH wordt gelegd. Dit betekent bijvoorbeeld een
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 6 5
verandering in wie voor eventuele onrechtmatigheid van
het beslag aansprakelijk is te houden. Niet voor niets overweegt de HR in NJ 1986, 307, r.o. 5.1 dat ’in rechte [kan]
worden opgetreden door een gevolmachtigde die een
rechtsvordering instelt of als verweerder verschijnt in naam
van een met name aangeduide volmachtgever om wiens belangen het in het betrokken geding gaat.’ (onderstreping
vzr). Voorts is van belang dat dit feit reeds in het verlof had
moeten staan (vgl. HR 2 april 1993, 573). Daarmee is voorshands duidelijk dat het verlof op onjuiste gronden is verleend en zijn de beslagen onrechtmatig te achten, zodat deze
dienen te worden opgeheven.
5.2 Zelfs echter indien het voorgaande oordeel anders zou
hebben geluid, dienen de beslagen te worden opgeheven.
Naar Teva e.a. terecht hebben aangevoerd is enige dreiging
tot inbreuk op de octrooirechten dan wel rechten uit aanvullende beschermingscertificaten onvoldoende aannemelijk geworden. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de
drempel voor het toestaan van de in titel 15 Rv (art. 1019 ev.
Rv) bedoelde conservatoire bewijsmaatregelen lager dient
te worden gelegd dan de aannemelijkheid van de (dreiging
tot) inbreuk in een kortgeding procedure. Het is immers nu
juist de bedoeling om met deze conservatoire maatregelen
uiteindelijk een feitelijke onderbouwing te kunnen geven
aan een in te stellen inbreukvordering, waaronder niet
slechts dient te worden verstaan een bodemprocedure maar
ook een voorlopige voorziening. Een andere lezing zou de
regeling illusoir maken, omdat de lat in kort geding voor de
vraag of de dreiging tot inbreuk voldoende aannemelijk is
gemaakt, tamelijk hoog wordt gelegd. Anders dan Abbott
nog heeft betoogd, dient de beoordeling of het beslag terecht is gelegd te geschieden aan de hand van hetgeen in de
onderhavige procedure tot opheffing van die beslagen is
aannemelijk geworden en niet te worden beperkt tot het
(summiere) bewijs dat destijds aan de rechter die het verlof
verleende was voorgelegd.
5.3 Vervolgens dient te worden geconcludeerd dat Abbott
niet meer bewijs van mogelijke inbreuk heeft overgelegd,
dan dat Teva e.a. in diverse landen marktvergunningen hebben aangevraagd en lanceringen van het product in voorbereiding hebben, zonder dat enig bewijs is overgelegd dat
van die marktvergunningen voorafgaand aan de afloop van
de octrooien dan wel aanvullende beschermingscertificaten
gebruik zou worden gemaakt. Naar vaste rechtspraak is het
enkele aanvragen van een marktvergunning geen octrooiinbreuk. Het enkele feit dat binnen drie jaar volgens de daartoe geldende regelgeving van de betreffende marktvergunning gebruik moet zijn gemaakt, maakt nog niet dat reeds
nu van voldoende dreiging tot inbreuk sprake is om een
bewijsbeslag te rechtvaardigen. Hierbij neemt de
voorzieningenrechter voorts in aanmerking dat het voor generieke producenten van geneesmiddelen van groot belang
is om zo kort mogelijk nadat de octrooibescherming (of, in
voorkomend geval, de bescherming door een aanvullend
beschermingscertificaat) is afgelopen, de markt te kunnen
betreden. Niet bestreden is dat de eerste aanvullende
beschermingscertificaten in 2011 zullen verlopen, zodat het
indienen van een aanvraag voor een marktvergunning begin 2007, wat in 2008 kan leiden tot een daadwerkelijke vergunning, weliswaar als een krappe maar niet op voorhand
onrealistische planning kan worden beschouwd.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 6 6
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
5.4 De voorzieningenrechter laat dan nog daar dat namens
Teva e.a. ter zitting is verklaard dat zij sibutramine niet op
de markt zullen brengen tot aan expiratie van EP 742 of EP
831 in de in die octrooien aangewezen landen, dan wel tot
expiratie van op die octrooien verleende aanvullende
beschermingscertificaten, tenzij een rechter in eerste instantie beide octrooien dan wel aanvullende certificaten nietig heeft verklaard voor het betreffende land.
5.5 Door Abbott is nog gewezen op inbreuk in 2004 op EP
742 in Italië door Solmag. Het laatste bedrijf zou het werkzame bestanddeel sibutramine vervaardigen en daar destijds een keer (in Italië) voor proef hebben gedraaid, terwijl
er toen nog octrooibescherming op de stof als zodanig
rustte. Daargelaten dat Teva e.a. erop hebben gewezen dat
dit bedrijf van haar onafhankelijk is, zodat hoogstens dat
bedrijf maar niet Teva e.a. inbreuk kunnen hebben gemaakt, is uit de stukken onvoldoende af te leiden dat inderdaad productie op enige schaal zou hebben plaatsgevonden.
Hierbij komt dat de informatie die een dergelijke productie
zou suggereren is afgeleid uit de beslagexploiten, welke informatie voorshands oordelend nu juist weer niet mag worden meegenomen in het kader van de beoordeling van de
rechtmatigheid van het aldus gelegde beslag.
5.6 Een andere reden waarom de beslagen moeten worden
opgeheven is dat niet tijdig door Abbott een procedure ten
principale is aangevangen. Naar voorlopig oordeel dienen
artikelen 1019 ev. jo 700 lid 3 Rv aldus te worden uitgelegd
dat een inbreukprocedure bedoeld is als ’hoofdzaak’ en niet
slechts een procedure volgens artt. 1019a jo 843a Rv, zoals
in conventie in dit kort geding is ingesteld (zie TK 20052006, 30392, nr. 6, p. 9).
5.7 De voorzieningenrechter laat nog daar dat artikel 1019i
Rv voorschrijft dat binnen redelijke termijn een hoofdzaak
wordt aangevangen als bedoeld in artikel 50 lid 6 TRIPs.
Hoewel voor een gewoon conservatoir beslag een kortgedingprocedure een eis in de hoofdzaak kan vormen, kan
dit niet gelden voor de onderhavige (bewijs)beslagen. Volgens jurisprudentie van het HvJ EG (16 juni 1998, C-53/96,
Hermès) immers dient het Nederlandse kort geding zelf
reeds te worden beschouwd als een voorlopige maatregel in
de zin van 50 TRIPs, waarmee niet zou stroken indien datzelfde kort geding in het kader van de beslaglegging zou
worden beschouwd als een procedure ter beslissing ten principale in de zin van datzelfde artikel. Nu Abbott geen
bodemprocedure is gestart binnen de termijn die de verlofrechters hebben bepaald (voor zover dit al als een termijn in
de zin van 50 lid 6 TRIPs moet worden gezien) noch binnen
de termijn van 31 kalenderdagen dan wel 20 werkdagen als
genoemd in 50 lid 6 TRIPs, en nu Teva e.a. hebben verzocht
om opheffing van de beslagen, valt ook om die reden het
doek voor de gelegde beslagen.
5.8 Het in reconventie gevorderde kan worden toegewezen,
een en ander zoals in het dictum te melden.
6 De beoordeling in conventie
6.1 Net als in reconventie stelt Abbott op te treden namens
haar volmachtgever, Abbott GmbH. Nu dit feit niet in de
dagvaarding is vermeld en Abbott GmbH zich evenmin
heeft gevoegd of is tussengekomen in de procedure, dient
ervan uit te worden gegaan dat Abbott namens zichzelf op
is getreden (HR 2 april 1993, 573). Vervolgens is van belang
dat niet door Abbott is toegelicht waarom haar vordering in
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
conventie, hoewel zij niet octrooi- noch certificaathouder is,
aan haar kan worden toegewezen. Zo hierover al anders zou
zijn geoordeeld, overweegt de voorzieningenrechter nog
het volgende.
6.2 Abbott baseert haar vordering op art. 1019a jo 843a Rv.
De wetgever heeft in artikel 1019a Rv expliciet bepaald dat
een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op
een recht van intellectuele eigendom kan gelden als een
rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv. Zoals hiervoor is gebleken, is evenwel van enig onrechtmatig handelen op dit moment door Teva e.a. niet gebleken. In 1019a Rv
wordt het bereik van 843a Rv niet zodanig uitgebreid dat
een eventuele dreiging tot onrechtmatig handelen respectievelijk dreigende inbreuk evenzeer voldoende zou zijn. De
voorzieningenrechter laat nog daar dat hiervoor reeds is
overwogen dat een serieuze dreiging tot inbreuk door Teva
e.a.. niet aannemelijk is geworden. De vordering in conventie dient derhalve te worden afgewezen.
7 De beoordeling van de proceskosten in conventie en in reconventie
7.1 Beide partijen hebben vaststelling van hun kosten conform artikel 1019h Rv verzocht. Abbott zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie en in
reconventie worden veroordeeld. Teva e.a. hebben voorafgaand aan de zitting aangevoerd dat hun kosten € 91.742,00
zouden bedragen maar aangekondigd hiervan ter zitting
nog een ’update’ te zullen geven, hetgeen zij evenwel niet
meer hebben gedaan. Aan hun hernieuwde opgave bij nagezonden brief wordt voorbij gegaan, nu die brievenwisseling
nadrukkelijk slechts was toegestaan op een tweetal punten,
te weten de volmacht en een door Teva e.a. in te brengen
document aangaande de productie door Solmag. Zodoende
is uit te gaan van hun eerdere, overigens niet door Abbott
bestreden opgave van € 91.742,00 (zelf had Abbott een totaal van € 132.000,– aan advocaatkosten gevorderd). De
kosten aan de zijde van Teva e.a. worden derhalve begroot
op: vast recht € 251,00, salaris procureur 91.742,00. Totaal
€ 91.993,00.
8 De beslissing
De voorzieningenrechter
in reconventie
8.1 heft de in deze procedure bedoelde gelegde bewijs- en
beschrijvende beslagen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis op;
8.2 beveelt Abbott voor zover nodig met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis alle medewerking te verlenen aan de ongedaanmaking van de (gevolgen van de) gelegde beslagen en gemaakte beschrijvingen, een en ander
op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij
met nakoming van dit bevel in gebreke mocht zijn;
8.3 beveelt Abbott met onmiddellijke ingang na betekening
van dit vonnis om Gerechtsdeurwaarder Kruythof- Van der
Lingen – Kruythof die als bewaarder is aangesteld, te instrueren binnen 24 uur aan Teva e.a. af te (doen) geven alle
documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op
grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007, een en ander
op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij
met nakoming van dit bevel in gebreke mocht zijn;
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
8.4 beveelt Abbott binnen drie dagen na betekening van dit
vonnis aan Teva e.a. opgave te doen van de personen die direct danwel indirect kennis hebben genomen danwel inzage
hebben verkregen in de documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op grond van de verloven van 9
en 10 mei 2007, een en ander op straffe van een dwangsom
van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in
gebreke mocht zijn;
8.5 beveelt Abbott met onmiddellijke ingang na betekening
van dit vonnis er voor zorg te dragen dat alle personen die
direct danwel indirect kennis hebben genomen danwel inzage hebben verkregen in de documenten en/of (digitale)
kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op grond van de verloven van
9 en 10 mei 2007, deze informatie niet verder verspreiden
doch geheimhouden, een en ander op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke mocht zijn;
8.6 verbiedt Abbott met onmiddellijke ingang na betekening
van dit vonnis gebruik te maken van enig document waarvan zij kennis heeft genomen, aan haar ter inzage is gegeven
of waarvan een beschrijving is gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007, een en ander op straffe van een
dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van
dit verbod in gebreke mocht zijn;
8.7 bepaalt dat de hiervoor genoemde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voorzover
handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van
de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
in conventie en in reconventie
8.8 veroordeelt Abbott in de proceskosten, aan de zijde van
Teva e.a. tot op heden begroot op € 91.993,00;
8.9 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
8.10 wijst het in conventie gevorderde en het in reconventie
meer of anders gevorderde af. Enz.
Nr. 42 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 19 juli 2007*
(G-Star/Makro )
Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en S.N. Vlaar
Art. 7, lid 2 Mrl; art. 13, lid 2 GMV; art. 2.23, lid 3 BVIE
Hof : De G-Star jeans en de merken hebben geen luxueus en prestigieus imago. De wijze waarop G-Star jeans door Makro worden
aangeboden, met inbegrip van de verkoopondersteuning, is gebruikelijk in haar bedrijfssector.Gelet op de omstandigheden is er geen
sprake van ernstige aantasting van de reputatie van G-Star c.s. door
de wijze van aanbieden van Makro en evenmin van een gegronde
reden in de zin van artikel 7, lid 2 van de Richtlijn c.a.
Hof: Op grond van de rechtsoverwegingen 52 en 53 van HvJEG 23 februari 1999 (BMW/Deenik) moet de wederverkoper tegenover de
merkhouder loyaal handelen. In de jurisprudentie is echter onvoldoende steun te vinden voor de opvatting dat de loyaliteit van de we*
Cassatie ingesteld. Red.
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 6 7
derverkoper er toe leidt dat hij in geval van uitputting van het merk,
voor het adverteren slechts gebruik mag maken van een woordmerk
van de merkhouder.
Niet gebleken is dat door de wijze van adverteren van Makro de indruk wordt gewekt dat tussen G-Star c.s. en Makro een commerciële
band bestaat.
De wijze van adverteren in de uit 2005 daterende folders van Makro
is niet van dien aard dat deze leidt tot ernstige imago- en reputatieschade. Dit brengt mee dat van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de Richtlijn, artikel 13, lid 2, van de Verordening of
artikel 2.23, lid 3b BVIE geen sprake is.
1 G-Star International Ltd te Hong Kong, Volksrepubliek
China,
2 G-Star International BV te Amsterdam, appellanten, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr.
G. van der Wal te Brussel,
tegen
Metro Cash & Carry Nederland BV ’Makro’ te Amsterdam,
geïntimeerde, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr.
P.N.A.M. Claassen te Breda.
Beoordeling van het hoger beroep
1 De door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten,
weergegeven onder 1.1 tot en met 1.10 van het vonnis waarvan beroep, zijn niet weersproken, zodat ook het hof van
deze feiten zal uitgaan.
2 In dit geding vorderen G-Star c.s. thans, na eiswijziging,
samengevat, Makro, op straffe van dwangsommen, te veroordelen het gebruik van (ieder van) hun merkrechten te
staken en gestaakt te houden, haar te verbieden de G-Star
producten te verkopen of daarvoor te adverteren op een
wijze die afbreuk doet aan de reputatie van het G-Star merk.
De rechtbank heeft de vorderingen van G-Star c.s. afgewezen.
3 G-Star c.s. beroept zich in hoger beroep niet alleen op het
gemeenschapsmerk (woord-/beeldmerk) ’G-Star Originals
Denim’ maar tevens op het op 7 juli 1999 ingeschreven
Beneluxmerk (woord-/beeldmerk) ’G-Star Originals USA
Fabrics’.
Het hof merkt op dat de merken ten name van G-Star International Ltd. zijn gesteld; deze worden in dit arrest ook aangeduid als de merken van G-Star c.s.
Het oordeel van de rechtbank, te weten dat het
gemeenschapsmerk, waarop G-Star c.s. in eerste aanleg een
beroep hebben gedaan, eerst op 26 juni 2003 is ingeschreven en dat G-Star c.s. niet het recht toekomt zich te verzetten tegen de verhandeling van 3410 G-Star jeans door
Makro aangeboden in haar folder voor de periode van 20 augustus 2002 tot en met 2 september 2002, is in hoger beroep niet weersproken.
G-Star c.s. stellen zich in hoger beroep niet langer op het
standpunt dat de door Makro aangeboden G-Star producten niet door G-Star c.s. of met hun toestemming binnen de
Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht.
Dit brengt mee dat er sprake is van uitputting van de desbetreffende merken, tenzij er voor G-Stars c.s. gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van
de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd
is (artikel 13 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van
20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, artikel 7
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 6 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december
1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
Lid-Staten en artikel 2.23, lid 3 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of
modellen) (hierna ook te noemen: de verordening, de richtlijn en BVIE)).
4 Grief I is gericht tegen het oordeel van de rechtbank,
inhoudende dat Makro’s wijze van aanbieden van de G-Star
jeans toelaatbaar is (rechtsoverwegingen 3.10-3.15).
Grief II houdt in dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat G-Star c.s. geen gegronde reden hebben om zich
tegen Makro’s wijze van adverteren in haar reclamefolders
te verzetten, nu deze wijze niet tot ernstige imago- en
reputatieschade voor het G-Star merk zou leiden (rechtsoverwegingen 3.16-3.19).
Grief III richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat
het gebruik van het beeldmerk van G-Star door Makro toelaatbaar is (rechtsoverwegingen 3.20-3.26).
Het hof zal de grieven vanwege hun onderlinge verband en
samenhang tezamen behandelen.
5 Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
heeft in zijn arrest van 4 november 1997, zaak C-337/95,
Dior/Evora, NJ 2001, 132, omtrent artikel 7 van de richtlijn
onder mee het volgende overwogen:
3. Dior Frankrijk ontwikkelt en produceert parfums en andere cosmetische producten. Deze zijn vrij duur en worden gerekend tot de markt
van de luxe cosmetische producten. Voor de verkoop van haar producten in landen buiten Frankijk heeft zij alleenvertegenwoordigers
aangewezen, waaronder Dior Nederland in Nederland. Evenals andere alleenvertegenwoordigers van Dior Frankijk in Europa maakt
Dior Nederland voor de distributie van Dior-producten in Nederland
gebruik van een systeem van selectieve distributie, dat inhoudt dat
de Dior-producten slechts worden verkocht aan geselecteerde wederverkopers, die ertoe worden verplicht slechts te leveren aan eindafnemers en nooit door te leveren aan andere dan eveneens voor de
verkoop van Dior-producten geselecteerde wederverkopers.
(...)
37. Volgens de rechtspraak van het hof moet artikel 7 van de richtlijn
(...) worden uitgelegd in het licht van de verdragsbepalingen inzake
het vrije verkeer van goederen, in het bijzonder met inachtneming
van artikel 36 [thans: 30] (...), en heeft de uitputtingsregel tot doel te
voorkomen dat de merkhouders in staat worden gesteld de nationale
markten af te schermen, en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lid-staten bestaande prijsverschillen te bevorderen (...). Indien
het recht om het merk voor de aankondiging van de verdere verhandeling te gebruiken, evenwel niet op dezelfde wijze werd uitgeput als
het recht van wederverkoop, zou wederverkoop aanzienlijk moeilijker worden en zou de doelstelling van de in artikel 7 geformuleerde
uitputtingsregel dus in gevaar worden gebracht.
38. Bijgevolg moet op de tweede vraag warden geantwoord, dat de
artikelen 5 en 7 van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat
wanneer een van een merk voorziene producten door de houder van
een merk of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel
worden gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze
producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om
de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te
kondigen.
(...)
42. Dienaangaande zij er om te beginnen aan herinnerd, dat volgens
de rechtspraak van het hof artikel 7 van de richtlijn voorziet in een
sluitende regeling van het probleem van de uitputting van het merkrecht voor producten die in de gemeenschap in de handel zijn gebracht,
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
en dat het gebruik van de term ’met name’ in lid 2 erop wijst, dat het
geval van wijziging of verslechtering van de toestand van de van het
merk voorziene producten slechts als voorbeeld van gegronde redenen
is genoemd (zie arrest Bristol-Myers Squibb e.a. (...)).
Voorts beoogt deze bepaling de fundamentele belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de
gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming te brengen (arrest Bristol-Myers Squibb e.a.(...)).
43. Vervolgens moet worden vastgesteld, dat de aan de reputatie van
het merk toegebrachte schade in beginsel voor de merkhouder een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn
om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de producten
die door hem of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel zijn gebracht. Volgens de rechtspraak van het hof met betrekking
tot de ompakking van merkproducten, heeft de merkhouder immers
een gerechtvaardigd belang, behorend bij het specifieke voorwerp van
het merkrecht, om zich tegen de verhandeling van deze producten te
kunnen verzetten, indien de presentatie van de omgepakte producten
de reputatie van het merk kan schaden (zie arrest Bristol-Myers
Squibb e.a. (..)).
44. Hieruit volgt, dat wanneer een wederverkoper gebruik maakt van
een merk om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene
producten aan te kondigen, het gerechtvaardigd belang van de merkhouder om te worden beschermd tegen wederverkopers die zijn merk
voor reclamedoeleinden gebruiken op een wijze die de reputatie van
het merk zou kunnen schaden, moet worden afgewogen tegen het gerechtvaardigd belang van de wederverkoper om de betrokken producten te kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren.
45. In een geval waar het gaat om luxueuze en prestigieuze producten, zoals het geval dat in het hoofdgeding aan de orde is, mag de
wederverkoper niet deloyaal handelen tegenover de gerechtvaardigde
belangen van de merkhouder. Hij moet dus trachten te voorkomen,
dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de betrokken producten schaadt.
46. Vaststaat evenwel ook, dat het feit dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkwaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn, voor van het merk voorziene
producten gebruik maakt van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke
wijze van adverteren, ook al komt deze niet overeen met de door de
merkhouder zelf of zijn erkende wederverkopers gebruikte wijze, voor
de merkhouder geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van
de richtlijn is om zich tegen deze reclame te verzetten, tenzij wordt
aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het
gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper
de reputatie van het merk ernstig schaadt.
47. Dergelijke ernstige schade zou kunnen ontstaan doordat de wederverkoper niet heeft voorkomen, dat het merk in de door hem verspreide reclamefolder werd afgebeeld te midden van andere merken
die ernstig afbreuk kunnen doen aan het imago dat de merkhouder
rondom zijn merk heeft weten op te bouwen.
48. Gelet op het voorgaande, moet op de derde, de vierde en de vijfde
vraag worden geantwoord, dat een merkhouder zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2 van de richtlijn ertegen kan verzetten, dat een
wederverkoper die gewoonlijk gelijkwaardige artikelen verkoopt die
evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de
van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze
producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond,
dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van
het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt.’
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
6 G-Star c.s. betogen dat het G-Star merk een gerenommeerd
en exclusief merk is en dat het bij de G-Star spijkerbroeken
(jeans) gaat om luxueuze en prestigieuze artikelen, hetgeen
door Makro wordt betwist. Makro heeft onder meer aangevoerd dat bijvoorbeeld Armani en Versace duurdere jeans
(prijzen vanaf 150 tot meer dan € 350,–) te koop aanbieden,
en dat het merk G-Star voor jeans (prijzen tot ongeveer
120,–) populair maar niet prestigieus is, ook al behoren de
van de merken G-Star voorziene jeans wat de prijsstelling
betreft tot het hogere (maar niet het hoogste) segment.
7 Het hof overweegt dienaangaande het volgende. De G-Star
jeans hebben door hun aard en hun stoere uiterlijk, van huis
uit, geen luxueuze uitstraling; niettemin is het mogelijk dat
deze waren een prestigieus imago hebben verkregen door
de wijze van presentatie en aanbieding ervan. In casu is uit
de afbeeldingen van de inrichting van de G-Star winkels in
Nederland (zie de als producties 4 bij memorie van grieven
overgelegde foto’s) gebleken dat de winkels een nette indruk
maken waar alle waren ordelijk zijn gerangschikt en de
jeans een plaats hebben gekregen op planken in een strak
vormgegeven muurkast, maar van een prestigieus of
luxueus imago blijkt uit die afbeeldingen onvoldoende.
G-Star c.s. hebben niet aangetoond dat het personeel van de
G-Star winkels in Nederland een speciale training heeft gekregen om G-Star kleding op – bij het gestelde imago passende wijze – te verkopen. Wat daarvan ook zij, aan de door
G-Star c.s. gestelde verkoopondersteuning wordt afbreuk
afgedaan door de – onvoldoende weersproken – omstandigheid dat G-Star jeans ook in andere winkels dan in G-Star
winkels (zij het niet in gewone warenhuizen) te koop worden aangeboden (vgl. productie 8 bij memorie van antwoord). Verder is de prijsstelling van de G-Star jeans niet
zodanig hoog is dat de aanschaf van een G-Star spijkerbroek
niet binnen het bereik ligt van een breed publiek. Het online te koop aanbieden van G-Star jeans, zoals daarvan blijkt
uit de processtukken, draagt voorts niet bij aan het vestigen
van een prestigieus imago; van fysieke verkoopondersteuning is daarbij geen sprake.
Met het vorenstaande is in overeenstemming hetgeen de directeur van G-Star, J. van Tilburg, in een interview (productie 10 van Makro) heeft meegedeeld, te weten: ’Uit mijn
avondstudies marketing had ik (...) één les bijzonder goed onthouden:
er is niets mis met een massaproduct, zolang je er maar in slaagt om
nieuwe niches aan te boren waarmee je een deeltje van die massamarkt kan afsnoepen.(...) Mede door onze inspanningen hebben we
in de jeansmarkt stilaan een aantal verschillende segmenten zien
ontstaan, van het pure basisproduct tot de echte luxejeans. Een van
de sterktes van dit bedrijf is ook dat wij binnen die markt een welomschreven doelgroep hebben aangeboord; mensen die af en toe modieus
stoer gekleed willen gaan.’
G-Star c.s. hebben weliswaar bewijs aangeboden van het
prestigieuze karakter van de G-Star jeans en de desbetreffende merken, maar het hof gaat daaraan voorbij nu deze
stelling in het licht van het voorgaande onvoldoende is onderbouwd.
Derhalve zal het hof ervan uitgaan dat de G-Star jeans en de
merken geen luxueus en prestigieus imago hebben.
8 Het hof neemt bij de beoordeling van de gestelde afbreuk
aan de reputatie van de waren en merken van G-Star c.s. door
de wijze van te koop aanbieden en adverteren door Makro –
op de voet van het genoemde arrest van 4 november 1997
(Diori/Evora) – tot uitgangspunt de in de bedrijfssector van
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 6 9
Makro gebruikelijke wijze van te koop aanbieden en adverteren. Daarbij wordt er van uitgegaan dat Makro een groothandel is, die een gevarieerd assortiment aan waren (nonfood en food) aanbiedt en zich mede richt op de verkoop van
merkartikelen. Dat de wijze van aanbieden door Makro niet
overeen komt met de door G-Star c.s. zelf of zijn erkende
wederverkopers (de G-Star winkels) gebruikte wijze van
aanbieden is in dit verband minder van belang.
9 G-Star c.s. betogen aan de hand van foto’s van de Makrovestiging in Amsterdam (producties 3 bij memorie van grieven) dat de G-Star spijkerbroeken daar als massaproduct in
plastic zakken aan rekken hangen, dat er geen ruimte is gelaten tussen de kledingstukken, terwijl boven de rekken
borden hangen waarop in opzichtige, felgekleurde letters
’WINSTPAKKER’ staat vermeld (producties 3a en 3b); dat
op verschillende plaatsen in de winkel verhuisdozen en
ijzeren hekken staan en allerlei (ontsierende) elektriciteitsdraden uit het plafond steken (producties 3c tot en met 3e
en 3j), dat op de spijkerbroekenafdeling broeken van allerlei verschillende merken op een grote hoop liggen (producties 3f tot en met 31) en tussen merkjeans van onder meer
Wrangler onbekende, ’goedkope’ merken liggen (producties 3j en 3k). Volgens G-Star c.s. wordt door deze chaotische
wijze van verkoop in ernstige mate afbreuk gedaan aan het
prestigieuze dan wel trendy imago van de G-Star merken en
de reputatie van G-Star International Ltd. als merkhoudster.
10 Naar het oordeel van het hof zijn op de producties 3a tot
en met 3d geen spijkerbroeken afgebeeld en zijn op de producties 3f tot en met 31 geen G-Star jeans te ontwaren. Voor
zover met de afbeeldingen 3f -3i wordt beoogd aan te geven
dat de Amsterdamse Makro-vestiging met de bak met spijkerbroeken een slordige indruk maakt is, heeft Makro aangevoerd dat dit een tijdelijke situatie is en dat tijdens de openingstijden de kledingstukken doorlopend worden
opgeruimd door haar medewerkers en dat bovendien sprake
was van een verbouwing, hetgeen door G-Star c.s. onvoldoende wordt weersproken. Makro wijst verder naar de
foto’s van de spijkerbroekenhoek in een van haar vestigingen (productie 5 bij conclusie van antwoord) waarop, ook
naar het oordeel van het hof, is te zien dat de spijkerbroeken
netjes zijn opgehangen en de spijkerbroekenhoek ook verder opgeruimd oogt. Ook op recente foto’s van Makro van
een vestiging waar G-Star producten te koop worden aangeboden (producties 6 en 11 in hoger beroep), blijkt dat de
spijkerbroeken keurig zijn uitgestald of opgehangen. Dat
dit is geschied te midden van spijkerbroeken van andere
merken doet daaraan niet af, nu het gaat om merkjeans en
deze niet de indruk wekken van mindere kwaliteit te zijn.
Daaraan doet, gelet op het onder 8 overwogene, evenmin af
dat in de vestigingen van Makro minder (gespecialiseerde)
verkoopondersteuning is dan in de winkels van G-Star c.s.
Gesteld noch gebleken is verder dat de wijze waarop G-Star
jeans door Makro worden aangeboden, met inbegrip van de
verkoopondersteuning, niet gebruikelijk is in haar bedrijfssector.
Gelet op het voorgaande is er naar het oordeel van het hof
geen sprake van ernstige aantasting van de reputatie van
G-Star c.s. door de wijze van aanbieden van Makro en evenmin van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2 van
de richtlijn, artikel 13, lid 2, van de verordening of artikel
23, lid 3 BVIE.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 7 0
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
11 G-Star c.s. stellen zich op het standpunt dat tussen partijen niet in geschil is dat Makro gebruik mag maken van
het G-Star woordmerk, voor zover dit nodig is om de verdere
verhandeling van de van het merk voorziene producten aan
te kondigen. Zij betogen evenwel dat Makro met haar wijze
van adverteren de grenzen van de reclamevrijheid heeft
overschreden en dat Makro door haar wijze van adverteren
de indruk wekt dat tussen Makro en hen een commerciële
band bestaat.
Makro heeft deze stellingen weersproken.
12 G-Star c.s. doen in dit verband voorts een beroep op de
rechtsoverwegingen 52 en 64 van het arrest van het HvJ EG
van 23 februari 1999, zaak C-63197, BMW/Deenik, NJ 2001,
134. Dit arrest is in casu van belang voor zover het gaat om
de verkoop van waren en reclame daarvoor.
Het Hof van Justitie overwoog daarin onder meer:
’48. In het arrest van 4 november 1997, Parfums Christian Dior
(C-337/95 ...) besliste het hof in de eerste plaats (punt 38), dat de artikelen 5 en 7 van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat wanneer waren voorzien van een merk door of met toestemming van de
merkhouder op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze waren door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen.
49. In ditzelfde arrest stelde het hof vervolgens (punt 43) vast, dat de
aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel voor de
merkhouder een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de
richtlijn kan zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling
van de waren die door hem of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel zijn gebracht. Met betrekking tot prestigieuze waren merkte het hof op (punt 45), dat de wederverkoper niet deloyaal
mag handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, doch moet trachten te voorkomen, dat zijn reclame de waarde
van het merk aantast doordat zij het prestigieuze imago van de betrokken waren schaadt. Het hof concludeerde hieruit (punt 48), dat
de merkhouder zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2, van de
richtlijn kan verzetten, dat een wederverkoper het merk op de in zijn
bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van waren voorzien van het merk bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat dit gebruik de reputatie van het
merk ernstig schaadt.
(...)
51. Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn
kan zijn, dat het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt
gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band
tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, en met name dat
de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de
merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de ondernemingen bestaat.
52. Een dergelijke reclame is immers niet nodig om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, en
dus met het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van de richtlijn
te verzekeren. Zij druist bovendien in tegen de verplichting, loyaal te
handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, en tast de waarde van het merk aan, doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de
reputatie ervan. Aldus komt zij in strijd met het specifieke voorwerp
van het merkrecht, dat volgens de rechtspraak van het hof er met name
in bestaat, de merkhouder te beschermen tegen concurrenten die de
positie en de reputatie van het merk zouden willen misbruiken (...).
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
53. Bestaat er echter geen gevaar, dat bij het publiek de indruk wordt
gewekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de
merkhouder bestaat, dan vormt het enkele feit dat het gebruik van
het merk de wederverkoper een voordeel oplevert omdat de, overigens
correcte en loyale, reclame voor de verkoop van de waren van het merk
zijn eigen activiteit een kwaliteitstuitstraling geeft, geen gegronde
reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn.
(...)
64. Gelet op het voorgaande moet op de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord, dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn de
merkhouder niet toestaan een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van het merk verricht die
door danwel met toestemming van de merkhouder onder het merk in
de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is
in de verkoop (of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij
het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er
een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder
bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot
het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere
relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.’
13 Naar het oordeel van het hof heeft de hierboven geciteerde rechtsoverweging 52 van dit arrest betrekking op hetgeen in rechtsoverweging 51 is vermeld, te weten dat door
gebruik van het merk in reclame-uitingen door de (niet erkende) wederverkoper de indruk kan worden gewekt dat
tussen hem en de merkhouder een commerciële band bestaat. In rechtsoverweging 53, dat merkgebruik betreft in
het geval dat geen gevaar bestaat dat de indruk wordt gewekt dat zodanige commerciële band bestaat, komt het
woord ’nodig’ of ’noodzakelijk’ niet voor.
Voor zover G-Star c.s. de opvatting huldigen dat Makro moet
aantonen dat haar wijze van reclame maken noodzakelijk is
(vgl. de noodzakelijkheidsvoorwaarde in de ompakarresten,
bijvoorbeeld HvJ EG 26 april 2007, zaak C-348/04, Boehringer Ingelheim/Swingward en Dowelhurst, r.o. 38), wordt
die opvatting verworpen, nu het in in het onderhavige geval
niet gaat om het ompakken van originele merkproducten.
14 In het arrest van het Hof van Justitie EG van 4 november
1995 (Dior/Evora) wordt gesproken van het door een wederverkoper gebruik maken van een merk om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten aan te
kondigen, maar wordt daarin geen onderscheid gemaakt
tussen woordmerken en beeldmerken. In dat arrest ging het
om het gebruik van beeldmerken (die van Dior Frankrijk) in
reclamefolders van Kruitvat. Rechtsoverweging 45 van het
genoemde arrest, inhoudende dat de wederverkoper niet
deloyaal tegenover de gerechtvaardigde belangen van de
merkhouder mag handelen en dus moet trachten te voorkomen dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de betrokken producten schaadt, mist
toepassing nu in dit geding niet is gebleken dat de G-Star
spijkerbroeken, evenmin als de desbetreffende merken, een
luxueus of prestigieus imago hebben. Het hof gaat op grond
van de rechtsoverwegingen 52 en 53 van het arrest van het
Hof van Justitie EG van 23 februari 1999 (BMW/Deenik)
niettemin ervan uit, evenals partijen, dat de wederverkoper
tegenover de merkhouder loyaal moet handelen. Het hof
merkt evenwel op dat in de jurisprudentie onvodoende
steun is te vinden voor de opvatting dat de loyaliteit van de
wederverkoper ertoe leidt dat – behoudens wellicht bijzon-
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
dere omstandigheden die niet zijn gesteld – hij, ingeval van
uitputting van het merk, voor het adverteren voor waren
waarop het merk is aangebracht slechts gebruik mag maken
van een woordmerk of het woordmerk-gedeelte van een
beeld-/woordmerk van de merkhouder.
15 G-Star c.s. hebben wat de wijze van adverteren betreft
een uit 2002 daterende folder van Makro overgelegd (productie 4 en 9 bij akte in eerste aanleg) en afdrukken van online folders nrs. 15 en 16 (betrekking hebbend op de perioden van 19 juli 2005 t/m 1 augustus 2005 respectievelijk
van 2 augustus 2005 t/m 15 augustus 2005) (productie 9 bij
memorie van grieven). G-Star c.s. wijzen op de goedkope
kwaliteit van de folder, de vlakke kleuren, het dunne papier,
het schreeuwerige ’Euro voordeel’ en de omstandigheid dat
de Makro-folder niet dezelfde jeugdige en trendy uitstraling heeft als het reclamemateriaal van haar (G-Star c.s.) zelf.
Hoewel G-Star c.s. menen dat deze verschillen deels kunnen
worden toegeschreven aan de uiteenlopende wijzen van adverteren in de verschillende branches waarin Makro en
G-Star c.s. actief zijn, betogen zij dat Makro zonder enig bezwaar de (grote) aanduiding ’Euro voordeel’ had kunnen
weglaten en niet het beeldmerk van G-Star had behoeven te
gebruiken.
16 Makro betwist dat zij het beeldmerk gebruikt op een
wijze die een commerciële band tussen haar en G-Star c.s.
suggereert. Zij voert aan dat de folders, met inbegrip van de
tekstballonnen, de gebruikelijke wijze van adverteren in
haar branche weergeven. De producten worden telkens per
segment afgebeeld, jeans temidden van andere jeans, G-Star
jeans steeds te midden van merkjeans van ’gelijke status’,
aldus Makro. Dat de afbeelding van de G-Star jeans op zichzelf niet afwijkt van de afbeelding van de G-Star jeans door
een erkende wederverkoper op het internet wordt door
G-Star c.s. niet weersproken.
17 Dat de indruk wordt gewekt dat tussen G-Star c.s. en Makro een commerciële band bestaat is het hof niet gebleken.
Het enkele merkgebruik door Makro is onvoldoende om de
indruk te wekken dat er een commerciële band is tussen haar
en de merkhouder. Onvoldoende weersproken is dat Makro
een groothandel is in non-food en Food en onder meer talloze merkartikelen te koop aanbiedt en als zodanig bekend
is bij haar afnemers. Dat het accent in haar bedrijfsvoering
ligt bij het verkopen van G-Star jeans is gesteld noch gebleken. Tegen deze achtergrond bezien hebben G-Star c.s. onvoldoende gesteld. De stelling dat de indruk wordt gewekt
dat tussen G-Star c.s. en Makro een commerciële band bestaat, wordt dan ook verworpen.
18 Met betrekking tot de vraag of Makro door de wijze van
reclame maken schade aan de reputatie van de merken van
G-Star c.s. toebrengt en dit een gegronde reden in de zin van
artikel 7, lid 2, van de richtlijn/artikel 13, lid 2, van de verordening oplevert, wordt het volgende overwogen. De folders van Makro hebben een wervend karakter. De uit 2002
daterende folder van Makro met de aanduiding ’Euro voordeel’ maakt door de opmaak (met inbegrip van die aanduiding) een eenvoudiger indruk dan de on-line folders van
2005. In de on-line folders komt weliswaar de aanprijzing
’winstpakker’ voor, maar daarin komt het zakelijke karakter van deze folders duidelijker naar voren dan in de folder
uit 2002. Daaraan doet niet af dat in folder nr.16 de stretchjeans ’Polo team’ zijn afgebeeld, nu de merkjeans (G-Star en
Diesel) in een afzonderlijk kader zijn gevat en, naar onvol-
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 7 1
doende is weersproken, de Diesel jeans tot hetzelfde segment behoren als de G-Star jeans.
Het hof acht de wijze van adverteren in de uit 2005 daterende folders van Makro niet van dien aard dat deze leidt tot
ernstige imago- en reputatieschade. Opgemerkt wordt
voorts dat wat het Beneluxmerk betreft dit laatste ook geldt
voor de wijze van adverteren zoals deze blijkt uit de uit 2002
daterende folder.
Dit brengt mee dat van een gegronde reden in de zin van
artikel 7, lid 2, van de richtlijn, artikel 13, lid 2, van de verordening of artikel 2.23, lid 3 BVIE geen sprake is.
19 Aan het bewijsaanbod gaat het hof voorbij, daar dit in het
licht van het bovenstaande niet ter zake dienende is dan wel
niet (voldoende) gespecificeerd en/of gesubstantieerd.
20 Uit het voorgaande vloeit voort dat de grieven falen, zodat het vonnis zal worden bekrachtigd, met verwijzing van
G-Star c.s. als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten
van het hoger beroep.
Beslissing
Het hof:
– bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
– wijst af het bij wege van wijziging/vermeerdering van eis
in hoger beroep gevorderde;
– verwijst G-Star c.s. in de kosten van het geding in hoger
beroep en begroot deze aan de zijde van Makro tot op deze
uitspraak op € 2.682,– . Enz.
Nr. 43 Rechtbank te Amsterdam, 17 januari 2007*
(Red Bull /The Bulldog)
Mr. M.E. Leijten
Art. 14C, lid 2 BMW (oud); art 2.27, lid 4 BVIE
Het The Bulldog-merk van 14 juli 1983 is gedeponeerd voorafgaande aan de vervalrijpe periode van het Red Bull Krating-Daeng
merk. Artikel 14C, lid 2 BMW bepaalt echter dat het depot door de
derde moet zijn gedaan in de vervalrijpe periode. Nu de tekst van dit
artikel niet door art. 2.27, lid 4 BVIE is gewijzigd en de wetgever de
mogelijkheid tot wijziging niet heeft benut, dient er van te worden
uitgegaan dat het niet de bedoeling is geweest van de wetgever om dit
artikel ook van toepassing te achten op depots van derden die reeds
voor het verval zijn verricht.
Art. 5 lid, 2a j° 3a BMW en art. 5C, lid 2 UvP
De omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk
voorkomen, worden gebruikt, staat er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken. De woorden Krating-Daeng nemen
in het totaalbeeld van het merk een ondergeschikte plaats in. Ook het
beroep op het voorgebruik van THE BULLDOG vanaf 1975 faalt, nu
horecadiensten en energydrinks niet soortgelijk zijn.
Art. 14 bis BMW
Zowel het oude als het nieuwe artikel 14 bis BMW bepalen dat
het niet gaat om het gedogen van een depot of inschrijving, maar om
het gedogen van het gebruik van een merk. Voor gedogen is vereist dat
Red Bull wist of behoorde te weten dat De Vries c.s. THE BULLDOG*
Beroep ingesteld. Red.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 7 2
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
merken ook daadwerkelijk gebruikte. De termijn van vijf jaar vangt
pas aan op het moment waarop deze wetenschap ontstond. De bewijslast van deze wetenschap en van het moment waarop zij ontstond, berust op degene die zich op rechtsverwerking beroept.
Art. 13A, lid 1c BMW
Het merk van Red Bull zoals gedeponeerd en het teken van De
Vries c.s. zoals gebruikt, moeten met elkaar worden vergeleken. Omdat rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van
het geval is van belang dat het publiek in het Red Bull Krating-Daeng
merk ook het enkele woordmerk Red Bull zal zien alsmede dat het
publiek het teken zoals door De Vries c.s. wordt gebruikt, niet enkel
als beeldmerk, maar tevens als woordmerk THE BULLDOG zal zien.
Voorts kan ook de wijze waarop het merk van Red Bull in de praktijk
wordt gebruikt, in ogenschouw worden genomen.
Ondanks dat De Vries c.s. dezelfde kleuren gebruikt op haar blikje en
flesje, zowel Red Bull als De Vries c.s. het element ’BULL’ gebruiken,
het merk van Red Bull zeer bekend is en merk en teken voor identieke
waren worden gebruikt, stemmen de tekens van De Vries c.s. zowel
auditief, visueel als begripsmatig niet, althans onvoldoende overeen
met het merk van Red Bull. De marktonderzoeken laten gezien de
verklaringen van de beide partijdeskundigen zulke tegengestelde conclusies toe dat de rechtbank hieraan voorbij gaat. Daarom kan niet
worden gesproken van een zodanig verband tussen merk en teken dat
daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk
wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van
het merk van Red Bull.
Art. 13a, lid 1b BMW
Van verwarring in de zin van artikel 13a, lid 1 sub b BMW is
geen sprake nu dit artikel een zwaardere toets inhoudt dan artikel
13a, lid 1 sub c BMW.
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
II De hieronder afgedrukte internationale woord-/
beeldmerkregistratie met registratienummer 612320 met
gelding voor de Benelux, registratiedatum 27 december
1993;
III De internationale woordmerkregistratie RED BULL met
registratienummer 641378 met gelding voor de Benelux,
registratiedatum 24 februari 1995;
IV De hieronder afgedrukte Benelux woord-/
beeldmerkregistratie met registratienummer 569511,
registratiedatum 28 februari 1995;
V De internationale woordmerkregistratie RED BULL met
registratienummer 708694 met gelding voor de Benelux,
registratiedatum 21 december 1998;
2.2 De Vries is houder van onder meer de navolgende woorden beeldregistraties met gelding in de Benelux voor waren
in onder meer klasse 32, non-alcoholische dranken:
A
De
hieronder
afgedrukte
Benelux
woord-/
beeldmerkregistratie met registratienummer 391002,
registratiedatum 14 juli 1983;
1 Red Bull GmbH te Fuschl am See, Oostenrijk,
2 Red Bull Nederland BV te Soesterberg, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, procureur mr. F.B. Falkena,
tegen
1 Leidseplein Beheer BV te Amsterdam,
2 Hendrikus Jacobus Marinus de Vries te Amsterdam, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur mr.
A. van Hees.
2 De feiten
2.1 Red Bull is exclusief houder van de volgende merkregistraties voor waren in onder meer klasse 32, nonalcoholische dranken:
I De hieronder afgedrukte internationale woord-/
beeldmerkregistratie met registratienumrner 477624 met
gelding voor de Benelux, registratiedatum 11 juli 1983;
(hierna: het Red Bull Krating-Daeng merk)
B De Benelux woordmerk registratie THEE BULLDOG met
registratienummer 667403, registratiedatum 23 december
1999;
C
De
hieronder
afgedrukte
Benelux
woord-/
beeldmerkregistratie met registratienummer 672262,
registratiedatum 15 juni 2000;
2.3 Bij brief van 22 januari 2003 heeft Red Bull De Vries c.s.
– kort gezegd -gesommeerd het gebruik van tekens die liet
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
woord BULL bevatten, voor producten in klasse 32, in het
bijzonder energy drinks, te staken en gestaakt te houden.
3 De vordering en het verweer in conventie
3.1 Red Bull vordert – na eiswijziging – dat de rechtbank bij
vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
A De Vries c.s. beveelt met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt
te houden iedere verdere inbreuk op de exclusieve merkrechten van Red Bull met betrekking tot het woordmerk
RED BULL, die voortvloeien uit de onder 2.1 genoemde
merkregistraties, meer, in het bijzonder te staken en gestaakt te houden de productie, verhandeling, ter verkoop
aanbieden, invoer, uitvoer en/of het in voorraad houden
voor deze doeleinden van energy drinks met verpakkingen
die voorzien zijn van het teken BULL DOG of een ander teken waarvan het woordelement BULL deel uitmaakt, alsmede van energy drinks met verpakkingen waarop andere
tekens zijn aangebracht die ofwel verwarring wekkend overeenstemmen met of een associatie wekken met de onder 2.1
genoemde merkregistraties;
B een en ander op straffe van een dwangsom ad € 10,000,–
per dag waarop een overtreding voortduurt van het onder A
gevorderde verbod dan wel – zulks ter keuze van Red Bull –
een dwangsom van € 100,– per product waarmee een overtreding wordt begaan van het onder A gevorderde verbod;
C De Vries c.s. veroordeelt binnen 7 dagen na betekening
van het te dezen te wijzen vonnis een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te
verstrekken aan Red Bull, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:
a de totale hoeveelheid geproduceerde verpakkingen die
zijn voorzien van het inbreukmakende teken BULL DOG
(hierna: de inbreukmakende producten);
b het aantal verkochte inbreukmakende producten;
c de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die op
27 juni 2005 in voorraad zijn;
d de fabricage- of inkoopprijs van de inbreukmakende producten;
e de verkoopprijs van de inbreukmakende producten;
f de totale hoeveelheid winst behaald als gevolg van het door
De Vries c.s. fabriceren en verkopen van de inbreukmakende
producten;
D De Vries c.s. veroordeelt om binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de totale hoeveelheid
in voorraad zijnde inbreukmakende producten te vernietigen en om binnen 21 dagen na betekening van het te dezen
te wijzen vonnis aan Red Bull te verstrekken een door een
deurwaarder op ambtseed opgemaakt procesverbaal waarin
wordt bevestigd dat de totale hoeveelheid in voorraad zijnde
inbreukmakende producten zijn vernietigd, vergezeld van
documentair bewijs van de vernietiging, zoals foto’s van de
daadwerkelijke vernietiging;
E De Vries c.s. veroordeelt om aan Red Bull, binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, te voldoen een bedrag van € 30.000,– als voorschot op de aan Red
Bull te betalen schadevergoeding, te berekenen aan de hand
van de verklaring van de registeraccountant;
F verklaart voor recht dat De Vries c.s. aansprakelijk zijn
voor alle schade die het gevolg is van de inbreuk door gedaagden op de exclusieve merkrechten van Red Bull en De
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 7 3
Vries c.s. veroordeelt om Red Bull het volledige bedrag van
schade te vergoeden op te maken bij staat en te vereffenen
als volgens de wet;
G nietig verklaart en de doorhaling uitspreekt van de hierna
volgende merkregistraties voor klasse 32 ofwel — indien en
voor zover de merkrechten van Red Bull met gelding in de
Benelux voortvloeiende uit haar internationale registratie
met nr. 477624 van 11 juli 1983 wegens non-usus zouden
zijn komen te vervallen — het merkrecht van De Vries op het
hieronder sub I genoemde merk vervallen te verklaren voor
wat betreft klasse 32 en nietig te verklaren de hieronder sub
II en III opgenomen merkregistraties wat betreft klasse 32;
I Benelux registratienummer 391002 (gecombineerd
woord/beeldmerk), registratiedatum 14 juli 1983;
II Benelux registratienummer 667403 (woordmerk),
registratiedatum 23 december 1999;
III Benelux registratienummer 672262 (gecombineerd
woord-/beeldmerk), registratiedatum 15 juni 2000;
en voorts de doorhaling uitspreekt van bovengenoemde
merkregistraties sub I, II en III voor klasse 32;
H De Vries c.s. veroordeelt in de kosten van deze procedure.
3.2 De Vries c.s. bestrijdt de vorderingen. Op hetgeen zij
daartoe aanvoert, wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, ingegaan.
4 De vordering en het verweer in reconventie
4.1 De Vries c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad de vervallenverklaring van de rechten
voortvloeiende uit de inschrijving van Red Bull van de internationale registratie van het woord-/beeldmerk RED
BULL KRATING DAENG onder nummer 477624 uitspreekt
en daarvan ambtshalve de doorhaling gelast, voor zover het
de gelding van genoemde registratie in de Benelux betreft,
niet veroordeling van Red Bull in de kosten van de procedure.
4.2 Red Bull bestrijdt de vorderingen. Op hetgeen zij daartoe aanvoert, wordt hierna, voor zover voor de beoordeling
van belang, ingegaan.
5 De beoordeling in conventie en in reconventie
5.1 Gelet op de nauwe verwevenheid van de over en weer
ingestelde vorderingen in conventie en reconventie en de
daaraan ten grondslag liggende stellingen, zullen deze vorderingen in het hiernavolgende zoveel mogelijk gezamenlijk worden behandeld.
Inwerkingtreding Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
5.2 Per 1 september 2006 is het Benelux-verdrag inzake de
intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
(hierna: BVIE) in werking getreden en is het BeneluxVerdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962 beëindigd. Op grond van artikel 5.3 BVIE laat dit de rechten die
onder de Benelux-Merkenwet (hierna: BMW) bestonden onverlet. Nu partijen hun stellingen over en weer op de BMW
hebben gebaseerd, zal de rechtbank de artikelen uit de BMW
aanhouden.
Ambtshalve vaststelling bevoegdheid rechtbank en toepasselijk recht
5.3 De rechtbank is op grond van het bepaalde van artikel
37A BMW bevoegd van het onderhavige geschil kennis te
nemen, nu de vorderingen van Red Bull zijn gebaseerd op
vier, internationale merkinschrijvingen met gelding in de
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 7 4
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
Benelux en één Benelux merkinschrijving en De Vries c.s. in
het arrondissement Amsterdam gevestigd is.
5.4 Nu Red Bull de merkinschrijving van het gemeenschapsmerk BULL (registratienummer 000782383) slechts ter illustratie heeft gebruikt en haar vorderingen hier niet op
heeft gebaseerd, is verwijzing van een de van de procedure
naar de rechtbank Den Haag niet aan de orde.
5.5 Op de onderhavige vorderingen is Nederlands recht van
toepassing aangezien beide partijen hun vorderingen en
verweer op de BMW hebben gebaseerd en de rechtbank geen
aanleiding ziet hiervan af te wijken.
Inhoudelijke geschil
5.6 De rechtbank komt thans toe aan de inhoudelijke beoordeling van het geschil. Het belangrijkste geschil dat partijen
verdeeld houdt, betreft de vraag of Red Bull, met een geslaagd beroep op artikel 13A lid 1 aanhef en sub a, b en/of c
BMW het gebruik door De Vries c.s. van het teken (THE)
BULLDOG, waaronder de gedeponeerde THE BULLDOG
merken zoals hiervoor vermeld onder 2.1 kan tegengaan, en
of het depot van deze THE BULLDOG merken van De Vries
voor nietigverklaring ex artikel 14B aanhef en lid 1 juncto
artikel 3 lid 2 sub b en c BMW in aanmerking komt.
5.7 Bij de beoordeling of sprake is van merkinbreuk is in dit
geval alleen het Red Bull Krating-Daeng merk relevant aangezien de overige merken van Red Bull zijn gedeponeerd na
de Benelux merkregistratie van De Vries met registratienummer 391002 en registratiedatum 4 juli 1983 en het verval van dit merk van De Vries niet is ingeroepen voor aanvang van het gebruik ervan door De Vries c.s. Derhalve heeft
ten aanzien van de merken van Red Bull uit 1993, 1995 en
1998 te gelden dat De Vries haar mankracht van 14 juli 1983
heeft hersteld (zogeheten Heilung) zodat Red Bull haar vordering niet op deze merken kan baseren.
5.8 De Vries c.s. heeft zich in dit kader nog op het standpunt
gesteld dat Red Bull zich op grond van artikel 14 C lid 2
BMW niet meer kan verzetten tegen het gebruik van het
THE BULLDOG merk van 14 juli 1983 omdat het Red Bull
Krating-Daeng merk enige tijd vervalrijp is geweest en het
THE BULLDOG merk van 14 juli 1983 is gedeponeerd voorafgaande aan die vervalrijpe periode. Artikel 14 C lid 2 BMW
bepaalt echter dat het depot door de derde (in dit geval De
Vries) moet zijn gedaan in de vervalrijp periode van het Red
Bull Krating-Daeng merk. Nu dit niet het geval is, mist artikel 14 C lid 2 BMW toepassing. Daarbij heeft de rechtbank
in haar oordeel betrokken dat de tekst in artikel 2.27 lid 4
BVIE dat artikel 14C lid 2 BMW per 1 september 2006 vervangt, niet is gewijzigd zodat er van dient te worden uit
gegaan dat nu de wetgever de mogelijkheid tot wijziging
niet heeft benut, het niet de bedoeling is geweest van de
wetgever om dit artikel ook van toepassing te achten op depots van derden die reeds voor het verval (dus binnen de
toenmalige drie jaarstermijn) zijn verricht.
5.9 De Vries c.s. heeft voorts in reconventie de vervallenverklaring van het Red Bull Krating-Daeng merk gevorderd
wegens non usus omdat Red Bull de woorden KratingDaeng consequent heeft weggelaten. Red Bull beeft hiertegen ingebracht dat zij het Red Bull Krating-Daeng merk wel
degelijk heeft gebruikt, nu het mark zoals zij het heeft gebruikt slechts op ondergeschikte onderdelen is gewijzigd
zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in
de vorm waarin het is ingeschreven, is gewijzigd (artikel 5
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
lid 2 sub a BMW juncto artikel 5 lid 3 sub a BMW alsmede
artikel 5 C lid 2 Unieverdrag van Parijs).
5.10 De rechtbank volgt het betoog van Red Bull. De omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen, worden gebruikt, staat er niet aan in de weg om van
normaal gebruik te kunnen spreken. De woorden KratingDaeng nemen in het totaalbeeld van het merk een ondergeschikte plaats in doordat de overige bestanddelen bestaande
uit het beeld van de 2 stieren alsmede de woorden Red Bull
groter zijn afgebeeld. Dat de woorden Red Bull in het Engels rode stier betekenen, maakt voorts niet dat de intrinsieke onderscheidende kracht van deze woorden voor
energy drinks lager is dan de woorden Krating-Daeng. De
woorden Red Bull zijn immers geenszins beschrijvend voor
energy drinks. De vordering in reconventie van De Vries c.s.
is derhalve niet toewijsbaar. De rechtbank komt daardoor
niet toe aan de voorwaardelijke vordering van Red Bull zoals hiervoor opgenomen onder 3.1 sub G.
5.11 Ook het beroep dat De Vries c.s. doet op het voorgebruik
van THE BULLDOG merken door De Vries c.s. vanaf 1975
faalt, nu horecadiensten en energy drinks — zoals ook door
Red Bull gemotiveerd is aangevoerd met verwijzing naar relevante jurisprudentie — niet soortgelijk zijn.
5.12 De Vries c.s. heeft daarnaast nog aangevoerd dat Red
Bull zich niet meer met succes kan verzetten tegen het gebruik van de THE BULLDOG merken voor energy drinks
door De Vries c.s. ingevolge artikel 13 A lid 1 onder a, b en c
BMW, omdat Red Bull het depot en het gebruik door De
Vries c.s. van THE BULLDOG merken voor energy drinks
heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren en ter
zake haar rechten heeft verwerkt (artikel 14bis BMW).
5.13 Partijen twisten daarbij over de vraag of artikel 14bis
BMW oud zoals dat luidde tot 1 januari 2004 (gedogen van
het gebruik van een later gedeponeerd merk) of artikel 14bis
BMW nieuw zoals het thans luidt sinds 1 januari 2004 (gedogen van bet gebruik van een ingeschreven jonger merk),
van toepassing is. Van een voor de onderhavige zaak ter zake
doende materiële wijziging is evenwel geen sprake. Zowel
het oude als het nieuwe artikel bepalen immers dat het niet
gaat om het gedogen van een depot of inschrijving, maar
om het gedogen van het gebruik van een (gedeponeerd dan
wel ingeschreven) merk. Nu het merk van de De Vries c.s.
zowel gedeponeerd als ingeschreven is, is dat geen beletsel
voor een beroep op artikel 14bis BMW en kan in het midden
kan blijven of het oude dan wel het nieuwe artikel van toepassing is.
5.14 Van een gedogen van het gebruik van THE BULLDOG
merken voor energy drinks gedurende vijf opeenvolgende
jaren is voorts naar het oordeel van de rechtbank geen
sprake. Voor gedogen is vereist dat Red Bull wist of behoorde
te weten dat De Vries c.s. THE BULLDOG merken ook daadwerkelijk gebruikte voor energy drinks. De termijn van vijf
jaar vangt dan ook pas aan op het moment waarop deze wetenschap ontstond. De bewijslast van deze wetenschap en
van het moment waarop zij ontstond, berust op degene die
zich op rechtsverwerking beroept, te weten De Vries c.s.
5.15 Red Bull heeft in dit verband betwist dat zij meer dan
vijfjaar voor het uitbrengen van de dagvaarding van 27 juni
2005 op de hoogte was van het gebruik van THE BULLDOG
merken voor energy drinks door De Vries c.s. De Vries c.s.
heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat Red Bull wel degelijk op de
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
hoogte was. Voor een bewijsopdracht is derhalve geen
plaats. Dat De Vries c.s. voor juni 2000 haar merk wellicht
normaal gebruikte (wat hier ook van zij), doet niet ter zake
nu het hier gaat om de vraag of Red Bull op de hoogte was
van een dergelijk gebruik en het gebruik voor juni 2000 in
ieder geval niet van dien aard was dat dit zonder meer vaststaat,
5.16 Red Bull heeft De Vries c.s. in 2003 gesommeerd de
inbreuk te staken. Vaststaat dus enkel dat Red Bull in 2003
op de hoogte was van het gebruik door De Vries c.s. Red Bull
heeft vervolgens ruimschoots binnen vijfjaar na haar sommatie een rechtsvordering ter zake ingesteld.
5.17 De Vries c.s. heeft in dit kader onvoldoende bijkomende
feiten en omstandigheden gesteld waaruit moet worden afgeleid dat Red Bull, wegens het uitblijven van een tijdige
reactie op haar brief van 22 januari 2003 bij De Vries c.s. het
gerechtvaardigde vertrouwen heeft gewekt dat zij zich bij
de situatie had neergelegd, dat zij De Vries c.s. niet meer in
rechte zou betrekken dan wel dat zij haar rechten tot het alsnog mogen instellen van een rechtsvordering jegens De
Vries c.s. zou hebben verwerkt. Daarbij heeft de rechtbank
tevens in ogenschouw genomen dat er in de Verenigde Staten reeds geruime tijd een oppositieprocedure van Red Bull
tegen De Vries c.s. loopt en De Vries zelf ook in interviews
heeft aangegeven dat Red Bull iedere vermeende inbreukmaker aanpakt.
5.18 Nu Red Bull over een ouder geldig merkrecht beschikt,
kan Red Bull onverkort haar merkrechten jegens De Vries
c.s. laten gelden zodat de rechtbank thans toekomt aan de
beoordeling of sprake is van merkinbreuk.
5.19 Het beroep op artikel 13 A lid 1 sub a BMW slaagt niet
nu geen sprake is van identieke tekens.
5.20 Het beroep op artikel 13 A lid I sub c BMW kan slechts
slagen voor zover het merk waarop Red Bull zich beroept,
een bekend merk is in de Benelux. Red Bull heeft hiertoe
aangegeven dat zij een marktleider is op het gebied van
energy drinks. Voorts heeft zij overzichten van zeer hoge
verkoopaantallen en marketing uitgaven over de periode
van 1987 tot 2005 (deels uitgesplitst per jaar) voor de Benelux overgelegd. Nu De Vries c.s. niet heeft weersproken dat
het merk van Red Bull grote bekendheid geniet in de Benelux, neemt de rechtbank dit als vaststaand aan.
5.21 Daarnaast dient er sprake te zijn van overeenstemming. Daarbij is voldoende dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken
publiek een verband tussen het teken en het merk legt. Het
bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden
beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daarbij kan ook de wijze
waarop het merk in de praktijk wordt gebruikt, in ogenschouw worden genomen.
5.22 De globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve
of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij
ondermeer rekening houdend met hun onderscheidende en
dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterblijft,
speelt een beslissende rol in de beoordeling of het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt.
5.23 Voorts geldt dat er weliswaar geen verwarring hoeft te
zijn tussen merk en teken, maar dat de bescherming ook
niet zover gaat dat ieder verband dat de consument legt, vol-
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 7 5
doende is om van overeenstemming te kunnen spreken. In
dit kader is enkel relevant een zodanig verband waardoor er
zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
5.24 Daarnaast is van belang dat naar mate het merk bekender is en een grotere onderscheidingskracht heeft alsmede
de gelijksoortigheid van de betrokken waren groter is, eerder dient te worden aangenomen dat bet publiek een verband tussen merk en teken zal leggen.
5.25 Bij de beoordeling of sprake is van merkinbreuk dient
het merk van Red Bull zoals gedeponeerd en het teken van
De Vries c.s. zoals gebruikt met elkaar te worden vergeleken. Dat betekent dat — anders dan Red Bull heeft betoogd –
niet enkel de woorden RED BULL versus het woord BULLDOG met elkaar moeten worden vergeleken.
5.26 Omdat rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval is het wel van belang dat het
publiek in het Red Bull Krating-Daeng merk ook het enkele
woordmerk Red Bull zal zien alsmede dat het publiek het
teken zoals door De Vries c.s. wordt gebruikt, niet enkel als
beeldmerk, maar tevens als woordmerk THE BULLDOG zal
zien. Daarbij komt dat het teken zoals dit door De Vries c.s.
(bijvoorbeeld in schriftelijk verkeer) en door het publiek
(bijvoorbeeld bij het bestellen van het drankje) gebruikt
wordt, niet steeds uit het volledige beeldmerk bestaat, maar
ook uit de enkele woorden THE BULLDOG en BULLDOG.
5.27 De woorden ENERGY DRINK dienen voorts buiten beschouwing te worden gelaten nu het publiek deze toevoeging enkel zal zien als een aanduiding van de waar en niet
als een aanduiding om de waren en diensten van De Vries
c.s. te onderscheiden.
5.28 Het voorgaande brengt mee dat het Red Bull KratingDaeng merk zoals het gedeponeerd is, moet worden vergeleken met zowel het beeldmerk zoals dat gebruikt wordt als
met de enkele woorden THE BULLDOG en BULLDOG aangezien die eveneens zonder toevoeging van het logo gebruikt worden. Daarbij moet voorts rekening worden gehouden met het feit dat het publiek in het Red Bull KratingDaeng merk ook het enkele woordmerk Red Bull zal zien.
5.29 Voorts kan ook de wijze waarop het merk van Red Bull
in de praktijk wordt gebruikt, in ogenschouw worden genomen. In dat kader is ook de kleurstelling (blauw, rood,
geel en zilver) op het blikje van Red Bull relevant. Ondanks
dat De Vries c.s. dezelfde kleuren gebruikt op haar blikje en
flesje, zowel Red Bull als De Vries c.s. het element ’BULL’
gebruiken, het merk van Red Bull zeer bekend is en merk en
teken voor identieke waren worden gebruikt, is de rechtbank van oordeel dat het door De Vries c.s. gebruikte teken
en de door haar geregistreerde tekens zowel auditief, visueel als begripsmatig niet, althans onvoldoende overeenstemmen met het merk van Red Bull. De in dit kader gedane
marktonderzoeken laten gezien de verklaringen van de
beide partijdeskundigen zulke tegengestelde conclusies toe
dat de rechtbank hieraan voorbij gaat.
5.30 Merk en teken stemmen visueel niet overeen doordat
de door partijen gebruikte stijl en vormgeving totaal anders
is. Bij het door De Vries c.s. gebruikte teken is de afbeelding
van de hond prominent aanwezig zodat direct het beeld van
een hond wordt opgeroepen. Bij het merk van Red Bull is de
afbeelding veel minder prominent aanwezig, en zijn de
woorden RED BULL juist het meest in het oog springend,
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 7 6
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
maar deze roepen direct het beeld van een rode stier op. De
vormgeving van de letters THE BULLDOG en van de hond
is voorts speelser en ronder en roept het beeld van een cartoon op, terwijl de vormgeving van het merk van Red Bull
juist heel strak is met vlakken en meer het beeld van design
oproept.
Wat betreft de kleurstelling worden weliswaar dezelfde
kleuren gebruikt door De Vries c.s., maar het gebruik ervan
is totaal anders. Ook de vergelijking van het merk van Red
Bull met de enkele woorden THE BULLDOG of BULLDOG
maakt niet dat sprake is van visuele overeenstemming. Er
wordt immers direct het beeld van een hond opgeroepen in
plaats van een rode stier. Dat het element BULL hierin voorkomt, maakt dit niet anders.
5.31 Auditief bevatten zowel merk als teken het element
’BULL’, maar dit enkele feit is onvoldoende om van auditieve overeenstemming te kunnen spreken. Het woord Red
Bull en het woord (THE) BULLDOG roepen het beeld op van
een verschillend dier, waardoor voor zover er sprake is van
auditieve overeenstemming deze door de verschillende betekenis van merk en teken teniet wordt gedaan. Hierbij is
rekening gehouden met het feit dat het woordelement
BULL in het merk van Red Bull wellicht het meest onderscheidende element is. De bescherming van het merk van
Red Bull gaat echter niet zover dat zij zich kan verzetten
tegen ieder gebruik van dit element door derden in de door
hen gebruikte tekens voor energy drinks.
5.32 Begripsmatig is er in het geheel geen sprake van overeenstemming. Merk en teken roepen een ander beeld op,
namelijk een hond enerzijds en een stier en/of vechtende
stieren anderzijds. Dat het in beide gevallen om (agressieve)
dieren gaat maakt dit niet anders.
5.33 Het voorgaande laat onverlet dat een enkele toevoeging van een woord of beeld aan een beschermd merk, niet
de bescherming van dat merk te niet doet. Hiervan is in de
onderhavige zaak evenwel geen sprake nu niet het gehele
merk van Red Bull, maar slechts een onderdeel is opgenomen in de (THE) BULLDOG tekens zoals door De Vries c.s. is
gebruikt.
5.34 in het licht van het voorgaande is er onvoldoende overeenstemming tussen merk en teken om te kunnen spreken
van een zodanig verband tussen merk en teken dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of
de reputatie van het merk van Red Bull. Het feit dat De Vries
c.s. een graantje mee wilde pikken van de miljarden omzet
van Red Bull door energy drinks op de markt te brengen,
betekent niet dat De Vries c.s. dat heeft gedaan door ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit of afbreuk te doen aan
het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk
van Red Bull. Ook van verwarring in de zin van artikel 13 A
lid 1 sub b BMW is geen sprake nu dit artikel zoals ook door
Red Bull zelf is aangegeven — een zwaardere toets inhoudt
dan artikel 13 A lid 1 sub c BMW. Dit brengt mee dat de vorderingen van Red Bull niet toewijsbaar zijn op grond van
artikel 13 A lid 1 sub b en c BMW.
5.35 Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht, kan, als in het voorgaande reeds behandeld dan wel
niet ter zake dienend, buiten beschouwing blijven. Enz.
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
Nr. 44 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 27 juni 2007
(rasterstickervellen)
Mrs. P.G.J. de Heij, P.W. van Straalen en P.A.C.E. van der
Kooij
Art. 85, lid 1 GModVo
Het in de derde volzin van art. 85, lid 1 GModVo gemaakte onderscheid tussen het bij wege van reconventionele rechtsvordering en
het anders dan bij wege van reconventionele rechtsvordering opwerpen van de nietigheid ziet op enerzijds het bij wege van verweer vorderen van de nietigverklaring en anderzijds het enkele verweer (zonder vordering tot nietigverklaring) dat van inbreuk geen sprake kan
zijn omdat er gronden zijn voor nietigverklaring. Dit laatste verweer
is alleen dan ontvankelijk indien wordt gesteld dat de vermeende
inbreukmaker een ouder nationaal modelrecht heeft, op grond waarvan het geregistreerde model nietig verklaard zou kunnen worden.
De woorden ’reconventionele vordering’ dienen dan ook niet strikt
tekstueel en naar de betekenis die daaraan in het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt toegekend, te worden
uitgelegd, maar in de hiervoor bedoelde zin.
Art. 6:162 BW
Gelet op de beperkte beschermingsduur van een niet-ingeschreven
gemeenschapsmodel houdt Starform tevens belang bij beoordeling
van de gestelde slaafse nabootsing. Niet is betwist dat sprake is van
verwarring. In de verschijningsvorm van rasterstickers zijn voorts
varianten denkbaar, zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid daarvan afbreuk wordt gedaan. Time Out is niettemin met nagenoeg exacte kopieën op de markt gekomen. De gevorderde verklaring voor recht en het gebod zullen worden toegewezen, voor zover
deze zijn gegrond op slaafse nabootsing. Het gebod zal worden beperkt tot Nederland nu zonder nadere toelichting niet is in te zien dat
de nabootsing ook naar het recht van andere landen verboden kan
worden.
Art. 7, lid 2 GModVo
Starform is sinds augustus 1998 met onder andere zilverkleurige
en goudkleurige stickervellen met strikjes op de markt gekomen, die
identiek zijn aan het op 18 november 2004 door Time Out gedeponeerde model. Het beroep van Time Out op art. 7, lid 2 sub b GModVo
slaagt niet, reeds omdat Starform haar stickervellen ook voorafgaand
aan de periode van twaalf maanden (vóór 18 november 2003) voor
het publiek beschikbaar heeft gesteld.
Art. 89, lid 1d GModVo j° artt. 3.17 en 3.18 BVIE
Voor zover de nevenvorderingen met betrekking tot de rasterstickervellen zijn gebaseerd op het niet ingeschreven gemeenschapsmodel, is het antwoord op de vraag of Time Out als sanctie de verplichting tot het verstrekken van informatie, recall en de afgifte van
inbreukmakende zaken kan worden opgelegd, afhankelijk van het
recht van de lidstaat waar de inbreukmakende handelingen zijn verricht. Voor de Beneluxlanden kan daarvoor grondslag worden gevonden in art. 3.17 en 3.18 BVIE. Voor de overige lidstaten kan niet zonder meer worden aangenomen dat het nationale recht de mogelijkheid
van het opleggen van sancties toelaat. Het is niet eenvoudig vast te
stellen welke lidstaten de Handhavingsrichtlijn inmiddels daadwerkelijk hebben geïmplementeerd en, wanneer zulks nog niet het geval
is, in welke lidstaten de sancties niettemin (eventueel middels
richtlijnconforme interpretatie) kunnen worden opgelegd. Starform
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
heeft een en ander ook niet nader toegelicht. Onder deze omstandigheden zijn de vorderingen slechts toewijsbaar voor de Benelux.
Starform BV te Hoofddorp, eiseres in conventie, verweerster
in reconventie, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr.
J.S. Hofhuis te Amsterdam,
tegen
1 Time Out Holland Vof,
2 Johannes Henri Gabriël Kuijs,
3 Willemina Jacoba Kuijs-van Rij,
4 Time Out Holland BV allen te Vlijmen, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur en advocaat mr.
H.F.C. Kuijpers.
2 De feiten
2.1 Starform drijft een onderneming die zich onder andere
bezig houdt met het vervaardigen en uitgeven van stickers.
Zij brengt sinds 1987 via de groothandel stickers op de
markt.
2.2 Time Out Holland B.V. voert een groothandel in hobbyartikelen en creatieve artikelen. Zij produceert sinds 1996
onder andere stickers. Time Out Holland B.V. heeft per
26 mei 2005 de activiteiten van Time Out Holland V.O.F.
voortgezet. Bestuurder van Time Out Holland B.V. is Once
Upon A Time B.V., waarvan J.H.G. Kuijs en W.J. Kuijs-van
Rij bestuurders zijn.
2.3 Op 2 februari 1998 heeft G. Tamis de volgende verkleind
weergegeven onderhandse akte ondertekend:
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 7 7
2.5 Ook Time Out brengt stickervellen met strikjes op de
markt. Deze stickervellen zijn van hetzelfde formaat, hetzelfde materiaal en dezelfde kleur als de stickervellen met
strikjes van Starform en zien er als volgt uit:
2.6 Begin 2003 heeft Speciaal Etserij Schuts in opdracht van
Starform een stickervel ontworpen bestaande uit puzzelstukken. De rechten daarop zijn op 18 december 2003 aan
Starform overgedragen. Sinds januari 2004 brengt Starform
een transparant stickervel met puzzelstukken met gouden
randen op de markt. Dit stickervel ziet er verkleind weergegeven aldus uit:
2.7 Ook Time Out brengt, maar dan sinds eind februari
2004, een transparant stickervel met puzzelstukken voorzien van gouden randen op de markt. Dit stickervel heeft
een ander formaat dan dat van Starform en ziet er verkleind
weergegeven als volgt uit:
2.4 Starform brengt sinds maart 1998 (in een zilverkleurige
en een goudkleurige variant) stickervellen op de markt met
afbeeldingen van de onder 2.3 zichtbare strik. De goudkleurige variant van dit stickervel ziet er verkleind weergegeven aldus uit:
2.8 In de loop van 2004 heeft Speciaal Etserij Schuts in opdracht van Starform enkele stickervellen ontworpen, bestaande uit geometrische rastervormen (rasterstickers).
Door in de holtes van de stickers met de rastervormen de
’restvormen’ van anders gekleurde stickervellen te plakken,
is het mogelijk om afbeeldingen te maken. Dit wordt ’sticker
mozaïek’ genoemd. Een voorbeeld van het te verkrijgen resultaat is de volgende afbeelding:
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 7 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
2.11 Time Out brengt sinds ongeveer half september 2004
in de kleuren goud, zilver en brons, rasterstickers met (onder andere) rondjes, ruiten, honingraten en vierkantjes op
de markt. Deze stickers zien er verkleind weergegeven als
volgt uit:
2.9 Bij overeenkomsten van 28 april 2004, 25 mei 2004 en
3 juni 2004 zijn de auteursrechten op de rasterstickers door
Speciaal Etserij Schuts aan Starform overgedragen, hetgeen
nogmaals is bevestigd in de overdrachtsakte van 24 november 2004, waarbij voorts ’de overige rechten van intellectuele eigendom’ van Speciaal Etserij Schuts B.V. aan Starform zijn overgedragen, alsmede ’alle andere rechten die
Schuts heeft of in de toekomst zou kunnen hebben met betrekking tot de Stickervellen, doch uitgezonderd van die
rechten die betrekking hebben op de materialen die aangewend worden voor de vervaardiging van de Stickervellen’.
Starform brengt sinds de eerste week van augustus 2004 in
diverse kleuren, waaronder goud, zilver en brons, rasterstickers op de markt met rondjes, ruiten, honingraten en
vierkantjes. Deze stickers zien er verkleind weergegeven als
volgt uit:
2.12 Op 18 november 2004 zijn op naam van Time Out Holland V.O.F. gemeenschapsmodellen ingeschreven onder de
nummers 000255104-0001 t/m -0010 voor onder andere
(raster)stickervellen met geometrische figuren, strikken en
puzzelstukken, met een verschijningsvorm als weergegeven onder 2.5, 2.7 en 2.11 Time Out Holland B.V., de rechtsopvolgster van Time Out Holland V.O.F., is thans houdster
van die modelrechten.
2.13 Bij brief van 6 december 2004 heeft Time Out Starform
gesommeerd om – kort gezegd – haar inbreukmakende activiteiten te staken.
(...)
4 De beoordeling
bevoegdheid
4.1 De bevoegdheid van de rechtbank berust, voor zover de
rechtsvorderingen inbreuk op gemeenschapsmodellen betreffen, op de artikelen 80 en 81 van de Verordening (EG)
6/2002 van de Raad betreffende gemeenschapsmodellen
(hierna: de Verordening of Gem.Mod.Vo.) en de desbetreffende uitvoeringswet. Voor zover de geschillen zijn gegrond
op het auteursrecht en/of slaafse nabootsing, is deze rechtbank eveneens bevoegd reeds omdat die bevoegheid niet is
bestreden.
2.10 Time Out brengt sinds 2001 Mixable Stickers op de
markt. Dit zijn stickers met een bepaalde vorm, die in een
set met identieke vellen in verschillende kleuren worden geleverd. Door gekleurde gedeeltes van de diverse stickers uit
een set te combineren ontstaan decoraties. Een voorbeeld
daarvan ziet er verkleind weergegeven als volgt uit:
in conventie
4.2 Time Out stelt dat Time Out Holland V.O.F. ten tijde van
de dagvaarding reeds was ontbonden en thans niet meer bestaat. Starform zou in zoverre niet-ontvankelijk moeten
worden verklaard in haar vorderingen. De rechtbank begrijpt de conclusie van repliek aldus, dat Starform de vorderingen jegens Time Out V.O.F. om die reden niet wenst te
handhaven. De rechtbank zal daaraan in het navolgende dan
ook voorbijgaan.
in conventie en reconventie
4.3 Het geschil tussen partijen komt in feite neer op de vraag
wie de sterkste rechten kan doen gelden op de rasterstickervellen, de stickervellen met strikjes en de stickervellen met
puzzelstukken. De rechtbank zal in het navolgende deze
driedeling aanhouden.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
rasterstickervellen
4.4 Starform baseert haar vorderingen inzake de rasterstickervellen op een nietingeschreven modelrecht en op de
stelling dat sprake is van slaafse nabootsing. Time Out baseert haar reconventionele vorderingen op ingeschreven
modelrechten, auteursrecht en slaafse nabootsing.
4.5 Starform stelt dat zij in de eerste week van augustus 2004
de (onder 2.9. getoonde) rasterstickervellen op de markt
heeft gebracht. Dit is door Time Out desgevraagd ter zitting
niet (gemotiveerd) betwist. Toch heeft Starform volgens
Time Out geen rechten op nietingeschreven gemeenschapsmodellen op de rasterstickervellen. De stickers zijn immers,
aldus Time Out, door Speciaal Etserij Schuts B.V. ontworpen en het recht op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is niet overdraagbaar. Time Out gaat er daarmee echter aan voorbij dat Speciaal Etserij Schuts B.V. de stickers
nooit op de markt heeft gebracht en er ten tijde van de overdracht dus geen sprake was van een niet-ingeschreven
modelrecht. Starform heeft, nadat Speciaal Etserij Schuts
B.V. de auteursrechten op de rasterstickers aan Starform had
overgedragen, als rechtverkrijgende de rasterstickers het
eerst voor het publiek beschikbaar gesteld. Dit betekent dat
Starform, met ingang van de datum waarop zij de rasterstickervellen voor het eerst binnen de Gemeenschap voor
het publiek beschikbaar heeft gesteld, een nietingeschreven gemeenschapsmodel heeft verkregen, mits
het model aan de voorwaarden van afdeling 1 van titel II van
de Verordening voldoet. De rechtbank overweegt in dit verband als volgt.
4.6 Time Out stelt dat de rasterstickers van Starform niet
voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 5 en 6 Gem.
Mod.Vo, omdat de rasterstickers niet nieuw zijn en een eigen karakter ontberen. Volgens Time Out is zij namelijk
reeds in 2001 met haar mixable stickers op de markt gekomen en zijn de stickers van Starform daarvan een klakkeloze kopie. Time Out heeft tijdens het pleidooi, op de vraag
waaruit blijkt dat de modellen identiek zijn, geantwoord
dat sprake is van hetzelfde concept/dezelfde werkwijze. Een
concept of werkwijze is echter niet hetgeen waarvoor modelrechtelijke bescherming kan worden verkregen. Beschermd
wordt de verschijningsvorm van een voortbrengsel. Gesteld,
noch gebleken, is dat de verschijningsvorm van de rasterstickers van Starform en die van de mixable stickers van Time
Out identiek is. De rasterstickervellen waarmee Starform inaugustus 2004 op de markt is gekomen zijn dan ook nieuw.
Zij hebben bovendien – hetgeen Time Out overigens gezien
de hiervoor weergegeven nadere motivering van haar stellingen niet inhoudelijk bestrijdt – een eigen karakter.
4.7 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Time Out niet
vóór, maar 6 weken ná Starform (half september 2004) met
haar rasterstickers op de markt is gekomen. Voor de door
Starform gestelde inbreuk is dit volgens Time Out niet relevant, nu zij zich terzake kan beroepen op haar op 18 november 2004 geregistreerde gemeenschapsmodellen met de
nummers 000255104-0007 t/m -0010 en de rechtbank ingevolge art. 85 lid 1 Gem.Mod.Vo. moet uitgaan van de
rechtsgeldigheid van die modellen.
4.8 Starform heeft na de reconventionele vorderingen van
Time Out haar vorderingen in conventie echter gewijzigd
en de nietigverklaring van de gemeenschapsmodellen van
Time Out gevorderd. Time Out meent dat de rechtbank
moet uitgaan van het gemeenschapsmodel zoals dat is inge-
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 7 9
schreven. Van een ingeschreven gemeenschapsmodel kan de
rechtsgeldigheid ingevolge art. 85 lid 1 tweede volzin Gem.
Mod.Vo. slechts worden aangevochten bij wege van een reconventionele vordering tot nietigverklaring en, aldus
Time Out, derhalve niet bij vermeerdering van eis in conventie. De artikelen 52 en 81 Gem.Mod.Vo. duiden daar volgens Time Out ook op. Een verzoek tot nietigverklaring (dat
niet bij wege van een reconventionele vordering is ingediend) zou bij het Bureau voor harmonisatie voor de interne
markt (BHIM) moeten worden ingediend. De rechtbank
overweegt in dit verband als volgt.
4.9 Ingevolge artikel 52 lid 1 Gem.Mod.Vo. moeten vorderingen tot nietigverklaring van een ingeschreven
Gemeenschapsmodel in beginsel bij het BHIM worden ingediend. De tweede volzin van art. 85 lid 1 Gem.Mod.Vo.
bepaalt dat, in een procedure inzake een rechtsvordering
betreffende inbreuk of dreigende inbreuk van een ingeschreven gemeenschapsmodel, de rechtsgeldigheid slechts
kan worden aangevochten bij wege van een reconventionele
vordering tot nietigverklaring. Hierop geldt een nadere nuancering ingevolge de derde volzin van art. 85 lid 1 Gem.
Mod.Vo., welke bepaling luidt: ’Wanneer echter de exceptie
van nietigheid van een Gemeenschapsmodel anders dan bij
wege van een reconventionele rechtsvordering wordt opgeworpen, is dit middel slechts ontvankelijk voor zover de verweerder stelt dat het Gemeenschapsmodel op grond van een
ouder nationaal modelrecht in de zin van art. 25 lid 1 onder
d, waarvan hij houder is, nietig zou kunnen worden verklaard.’
4.10 Uit art. 81 aanhef en onder d Gem.Mod.Vo. volgt dat
het de bedoeling van de Europese regelgever is geweest dat
een in het kader van een inbreukprocedure voor een rechtbank voor het gemeenschapsmodel opgeworpen vordering
tot nietigverklaring van een (ingeschreven) gemeenschapsmodel door dezelfde rechtbank wordt behandeld als bij
welke de inbreukprocedure aanhangig is. De vermeende
inbreukmaker dient zich bij de rechter die over de gestelde
inbreuk moet oordelen tegen die inbreuk te kunnen verweren met een beroep op de nietigheid van het (ingeschreven)
gemeenschapsmodel.
4.11 Het in de derde volzin van art. 85 lid 1 Gem.Mod.Vo.
gemaakte onderscheid tussen het bij wege van reconventionele rechtsvordering en het anders dan bij wege van reconventionele rechtsvordering opwerpen van de nietigheid ziet
op enerzijds het bij wege van verweer vorderen van de nietigverklaring en anderzijds het enkele verweer (zonder vordering
tot nietigverklaring) dat van inbreuk geen sprake kan zijn
omdat er gronden zijn voor nietigverklaring. Dit laatste verweer is alleen dan ontvankelijk indien wordt gesteld dat de
vermeende inbreukmaker een ouder nationaal modelrecht
heeft, op grond waarvan het geregistreerde model nietig verklaard zou kunnen worden. De rechtbank verwijst in dit verband naar de Engelse en Duitse taalversies van de Verordening. In die taalversies luidt de derde volzin van art. 85 lid 1
Gem.Mod.Vo:
’However, a plea relating to the invalidity of a Community
design, submitted otherwise than by way of counterclaim,
shall be admissible in so far as the defendent claims that the
Community design could be declared invalid (…)’ en
’Allerdings ist der nicht im Wege der Widerklage erhobene
Einwand der Nichtigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmuster insoweit zulässig, als sich der Beklagte darauf be-
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 8 0
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
ruft, dass das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (…) für
nichtig erklärt werden sollte’.
De woorden ’reconventionele vordering’ dienen dan ook
niet strikt tekstueel en naar de betekenis die daaraan in het
Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
wordt toegekend te worden uitgelegd, maar in de hiervoor
bedoelde zin.
4.12 De conclusie van het voorgaande is dat de bij wege van
verweer (in conventie) gevorderde nietigverklaring van de
gemeenschapsmodellen van Time Out ontvankelijk is. De
rechtbank heeft gelet daarop bij het BHIM melding gemaakt van de datum van het instellen van de vordering tot
nietigverklaring (art. 86 lid 2 Gem.Mod.Vo.). Wat de beoordeling van de vordering tot nietigverklaring betreft, overweegt de rechtbank als volgt.
4.13 Een gemeenschapsmodel kan nietig worden verklaard
indien het niet nieuw is. Niet in geding is dat Starform haar
rasterstickers in augustus 2004 op de markt heeft gebracht
en dat de rasterstickers van Starform (zie onder 2.9) en de
rasterstickers waarop de gemeenschapsmodelaanvragen
van Time Out betrekking hebben (zie onder 2.11) identiek
zijn. Omdat de gemeenschapsmodelaanvragen van Time
Out pas zijn ingediend op 18 november 2004, dus nadat
Starform met haar rasterstickervellen op de markt is gekomen, zijn de gemeenschapsmodellen met de nummers
000255105-0007 t/m 0010 niet nieuw en dienen deze nietig
te worden verklaard. De daarop gebaseerde vorderingen van
Time Out zullen worden afgewezen.
4.14 Time Out stelt tot slot dat de vorderingen van Starform
moeten worden afgewezen omdat van ontlening/namaak
geen sprake is. De rechtbank acht, nu Time Out erkent dat
sprake is van klakkeloze kopieën, een onafhankelijke, zelfstandige, schepping bepaald onwaarschijnlijk, gelet ook op
het feit dat Time Out kort na Starform (6 weken) met de
rasterstickers op de markt is gekomen. Time Out heeft in
dit verband niet meer gesteld dan dat zij reeds op 14 oktober 2003 met P.C. Sparreboom heeft gesproken over het
voornemen om rasterstickers met geometrische figuren op
de markt te brengen. Gedachten en voornemens zijn onvoldoende om aan te nemen dat Time Out zelfstandig tot de
identieke modellen is gekomen. In een nadere verklaring
stelt Sparreboom weliswaar dat die gedachten en voornemens betrekking hadden op de in geding zijnde rasterstickers, maar Time Out heeft daarmee nog niets gesteld over
hoe zij tot de uiteindelijke identieke modellen is gekomen.
De rechtbank dient daarom aan dit onvoldoende gemotiveerde verweer voorbij te gaan.
4.15 Omdat de rechtbank er gelet op het voorgaande van
uitgaat dat Time Out de in geding zijnde rasterstickervellen
heeft ontleend aan die van Starform, zullen ook de op het
auteursrecht en op slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen van Time Out worden afgewezen.
4.16 Uit hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen,
vloeit voort dat de rasterstickervellen van Starform, vanaf
het moment dat zij haar modellen voor het eerst binnen de
gemeenschap voor het publiek beschikbaar heeft gesteld, als
niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen worden beschermd. Omdat Time Out niet betwist dat haar rasterstickervellen zodanig overeenstemmen met die van Starform dat zij inbreuk op de gemeenschapsmodellen van
Starform maakt en de rechtbank van oordeel is dat die inbreuk voortvloeit uit het namaken van het beschermd voor
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
recht en het inbreukverbod worden toegewezen. De rechtbank zal het verbod beperken tot de Europese Gemeenschap
en gelet op het bepaalde in artikel 11 Gem.Mod.Vo. tot 1 augustus 2007.
4.17 Gelet op de beperkte beschermingsduur van een nietingeschreven gemeenschapsmodel houdt Starform tevens
belang bij beoordeling van de gestelde slaafse nabootsing.
Nabootsing van een product van een ander is slechts dan
onrechtmatig indien de nabootsing verwarring sticht en die
verwarring vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en
bruikbaarheid van het product afbreuk te doen. Niet in geding is dat het om identieke producten gaat. Desgevraagd is
ter zitting bovendien niet betwist dat sprake is van verwarring. In de verschijningsvorm van rasterstickers zijn voorts
varianten denkbaar, zonder dat aan de deugdelijkheid en
bruikbaarheid daarvan afbreuk wordt gedaan. Time Out is
niettemin met nagenoeg exacte kopieën op de markt gekomen. De gevorderde verklaring voor recht en het gebod zullen gelet hierop ook worden toegewezen voor zover deze
zijn gegrond op slaafse nabootsing. Het gebod zal worden
beperkt tot Nederland nu zonder nadere toelichting niet is
in te zien dat de nabootsing ook naar het recht van andere
landen verboden kan worden.
strik en stickervellen met strikjes
4.18 Starform heeft ter zake van de onder 2.3 getoonde strik
en de onder 2.4 getoonde stickervellen met strikjes een beroep gedaan op het auteursrecht en op slaafse nabootsing.
Time Out heeft aan haar betreffende vorderingen een geregistreerd gemeenschapsmodelrecht ten grondslag gelegd.
De rechtbank overweegt in verband daarmee als volgt.
4.19 De rechtbank stelt voorop dat de strik en de stickervellen met de strikjes oorspronkelijke werken zijn. De door
Time Out overgelegde voorbeelden van strikjes tonen dat er
voor de auteur van een strik in ieder geval enige ruimte is
om een zekere mate van creativiteit te tonen. Die beperkte
ruimte is door de maker van de bedoelde strik benut. De
rechtbank wijst in dit verband bijvoorbeeld op de wijze
waarop de knoop van de strik vorm is gegeven (middels een
u-vorm), de uitsteeksels aan de binnenzijde van de strik en
de punten van de banen. De strik heeft een eigen karakter
en draagt het persoonlijk stempel van de maker. Met betrekking tot de stickervellen met strikjes is het voorgaande niet
anders.
4.20 Partijen verschillen voorts van mening over de beantwoording van de vraag wie de maker van de strik is. Starform stelt dat G. Tamis (hierna: Tamis), de vaste ontwerper
voor Starform, de maker van de strik is. Omdat niet betwist
is dat Tamis de vaste ontwerper van Starform is en evenmin
dat de schets op de onder 2.3 getoonde onderhandse akte
van hem afkomstig is, gaat de rechtbank er behoudens bewijs van het tegendeel van uit dat Tamis de maker is. Time
Out heeft in dit verband gesteld dat zij van haar voormalig
ontwerper heeft gehoord dat Tamis de strik zou hebben
overgetrokken uit een modellenboek. Omdat ter zitting
door Time Out tevens is aangegeven dat noch terzake van
hetgeen haar voormalig ontwerper heeft verklaard, noch inzake het (bij Time Out onbekende) modellenboek enig bewijs kan worden geleverd, ontbreekt een aanbod tot het leveren van tegenbewijs, zodat het ervoor moet worden
gehouden dat Tamis de maker van de strik is.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
4.21 De volgende vraag die de rechtbank moet beantwoorden, is of de rechten op de strik aan Starform zijn overgedragen. Time Out betwist dat de onder 2.3 getoonde akte toereikend is om een overdracht van auteursrecht te
bewerkstelligen, nu alle gegevens omtrent de ontwerper
ontbreken. Dit verweer van Time Out gaat niet op. Blijkens
art. 2 lid 2 Aw geschiedt de levering, vereist voor de overdracht van het auteursrecht, door een daartoe bestemde
akte. De onder 2.3 getoonde akte, waarbij het ontwerp van
de strik is afgebeeld, is gelet op het bepaalde in art. 2 Aw toereikend. Time Out heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist dat de handtekening op die akte van Tamis is.
Het is derhalve duidelijk dat de akte is ondertekend door de
maker, die blijkens de akte alle rechten op de strik heeft
overgedragen aan Starform. Het auteursrecht op de (stickervellen met) strik(jes) komt gelet hierop Starform toe.
4.22 Time Out betwist niet dat haar stickervellen met strikjes vrijwel identiek zijn aan die van Starform. Zij stelt echter
dat zij haar stickervellen met strikjes niet heeft ontleend aan
die van Starform. Time Out wijst er in dit verband op dat
geringe verschillen waarneembaar zijn, zoals de hellinghoek van de bochten, de vouwen en plooien van de strikjes,
de maatvoering en de verhouding tussen de lussen en de
banen van de strikjes, alsmede de windrichting van de banen van de strikjes op de stickervellen.
4.23 De rechtbank ziet de door Time Out gestelde verschillen niet, dan wel acht die niet van betekenis. Een andere
maatvoering en het in sommige gevallen in spiegelbeeld afdrukken (waardoor de banen een andere windrichting krijgen) van de strikjes, maakt niet dat van ontlening geen
sprake is. Dit is veeleer een kwestie van verkleinen of vergroten, dan wel van het in spiegelbeeld afdrukken van de
strikjes. Voor het overige zijn de strikjes en de stickervellen
met strikjes een nagenoeg exacte kopie van de stickervellen
met strikjes van Starform. Voor zover Time Out stelt dat zij
van haar voormalig ontwerper heeft vernomen dat hij (evenals Tamis) de strik heeft overgenomen uit een openbaar
modellenboek en van ontlening aan het werk van Tamis om
die reden geen sprake is, gaat de rechtbank daaraan voorbij.
Zoals de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen heeft
Time Out ter zitting aangegeven dat zij zowel met betrekking tot de verklaring van haar voormalig ontwerper als van
het bestaan van het modellenboek geen bewijs kan leveren.
4.24 Time Out beroept zich tot slot op het haar toekomende
ingeschreven gemeenschapsmodelrecht op het stickervel
met strikjes, met het nummer 0002551904-0003. Gelijk
hiervoor is overwogen ten aanzien van de rasterstickervellen, heeft ook ten aanzien van het stickervel met strikjes
te gelden dat de rechtbank in beginsel moet uitgaan van de
geldigheid van de geregistreerde gemeenschapsmodellen,
maar dat Starform bij wege van verweer de nietigverklaring
kan vorderen. De rechtbank overweegt in verband daarmee
als volgt.
4.25 Time Out heeft niet betwist dat Starform sinds augustus 1998 met onder andere zilverkleurige en goudkleurige
stickervellen met strikjes op de markt komt, die identiek
zijn aan het op 18 november 2004 door Time Out geregistreerde model. Voor zover Time Out in het kader van de ontlening heeft gesteld dat er geringe verschillen zijn tussen de
beide strikjes, kan dat haar niet baten, nu ingevolge art. 5
lid 2 Gem.Mod.Vo. modellen geacht worden identiek te zijn
indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 8 1
verschillen. Dat is het geval, zodat het model van Time Out
niet nieuw is te achten. Het beroep van Time Out op art. 7
lid 2 sub b Gem.Mod.Vo., inhoudende dat de eerdere openbaarmaking bij de beoordeling van de nieuwheid niet in
acht moet worden genomen, wanneer het model voor het
publiek beschikbaar is gesteld gedurende het tijdvak van 12
maanden voorafgaande aan de datum van indiening van de
aanvrage, slaagt niet. Dat is reeds het geval omdat Starform
haar stickervellen ook voorafgaand aan die periode van 12
maanden (vóór 18 november 2003) voor het publiek beschikbaar heeft gesteld.
4.26 Gelet op het voorgaande zal het door Time Out onder
nummer 000255104-0003 geregistreerde model nietig worden verklaard. De op dit gemeenschapsmodel gebaseerde
vorderingen van Time Out zullen worden afgewezen. De op
het auteursrecht gebaseerde vorderingen van Starform zullen worden toegewezen, met dien verstande dat het gevorderde gelet op de aard van het ingeroepen recht zal worden
beperkt tot Nederland. Gelet op de toewijzing daarvan heeft
Starform geen belang meer bij de beoordeling van de vraag
of sprake is van slaafse nabootsing. De rechtbank zal daaraan dan ook voorbijgaan.
stickervellen met puzzelstukken
4.27 Beide partijen baseren hun vorderingen inzake de
stickervellen met puzzelstukken op (al dan niet) ingeschreven gemeenschapsmodelrechten, auteursrecht en slaafse
nabootsing. De rechtbank stelt voorop dat niet betwist is
dat Starform in januari 2004 als eerste met de grote stickervellen met puzzelstukken, zoals getoond onder 2.6., op de
markt is gekomen. Nu zij deze modellen het eerst binnen de
gemeenschap aan het publiek beschikbaar heeft gesteld en
niet in geding is dat deze stickervellen een eigen karakter
hebben, komt haar een niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht toe. Gelet op het bepaalde in artikel 11 Gem.
Mod.Vo. heeft dit model tot 1 januari 2007 bescherming genoten als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel en geniet
dit als zodanig thans geen bescherming meer.
4.28 Tussen partijen is niet in geding dat het onder 2.7 getoonde stickervel met puzzelstukken van Time Out en het
onder 2.6 getoonde stickervel van Starform identieke modellen zijn in de zin van de Verordening. Time Out stelt
slechts dat zij een beter recht heeft, omdat haar terzake van
het stickervel met puzzelstukken een ingeschreven modelrecht (met het nummer 000255104-0001) toekomt.
4.29 Gelijk de rechtbank hiervoor heeft overwogen, is Starform ontvankelijk in haar vordering tot nietigverklaring
van ook dit gemeenschapsmodel. Nu niet is betwist dat Starform eerder binnen de gemeenschap een identiek model aan
het publiek beschikbaar heeft gesteld, is het gemeenschapsmodel van Time Out niet nieuw. Het gemeenschapsmodel
met het nummer 000255104-0001 zal om die reden nietig
worden verklaard. De daarop gebaseerde vorderingen van
Time Out zullen worden afgewezen.
4.30 Daarmee is niet gezegd dat de vorderingen van Starform kunnen worden toegewezen. Het niet-ingeschreven
gemeenschapsmodel van Starform verleende haar (tot 1 januari 2007) alleen het uitsluitend recht om derden aan wie
zij geen toestemming had gegeven te beletten het te gebruiken, voor zover het gebruik voortvloeide uit het namaken
van het beschermde model. De vorderingen kunnen derhalve niet worden toegewezen als het gebruik door Time
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 8 2
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
Out voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk door een
ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen
dat hij het door de rechthebbende (Starform) openbaar gemaakte model niet kende. Omdat het stickervel van Time
Out een nagenoeg identieke kopie is van dat van Starform,
moet een onafhankelijke, zelfstandige schepping zodanig
onwaarschijnlijk worden geacht dat de rechtbank, behoudens bewijs van het tegendeel, moet aannemen dat Time
Out het stickervel van Starform heeft nagemaakt. De rechtbank neemt daarbij in overweging dat niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist is dat Starform in januari
2004 met haar grote stickervel met puzzelstukken op de
markt is gekomen, terwijl Time Out stelt dat zij kort daarna,
op 24 februari 2004, de stempels van haar stickervellen
heeft laten maken. Time Out heeft in dit verband echter gesteld dat de zoon van J.H.G. Kuijs de stickervellen met
puzzelstukken zelfstandig achter zijn computer heeft ontworpen en dat hij de stickervellen met puzzelstukken van
Starform niet kende. Starform heeft dat bestreden, zodat
Time Out van die stelling bewijs zal moeten leveren. Gelet
hierop zal Time Out worden toegelaten het bewijs te leveren van haar stelling dat het onder nummer 0002551040001 ingeschreven gemeenschapsmodel door de zoon van
J.H.G. Kuijs zelfstandig is ontworpen, alsmede van feiten
en omstandigheden op grond waarvan mag worden aangenomen dat hij de grote stickervellen met puzzelstukken van
Starform op dat moment niet kende.
4.31 Starform heeft zich ter zake van de puzzelstukken tevens beroepen op het auteursrecht. Gelet op de beperkte
duur van de bescherming van een niet-ingeschreven model,
heeft zij ook belang bij de beoordeling van die grondslag.
De rechtbank overweegt in verband daarmee als volgt.
4.32 Met Time Out is de rechtbank van oordeel dat aan
puzzelstukken op zich geen auteursrechtelijke bescherming (meer) toekomt. Ter beoordeling liggen echter geen
puzzelstukken voor. De rechtbank moet zich uitlaten over
stickervellen met puzzelstukken.
Niet gesteld is dat op het stickervel met puzzelstukken als
thans in geding geen auteursrecht rust. De rechtbank wijst
er bovendien op dat de keuze om puzzelstukjes op een
stickervel aan te brengen een subjectieve keuze van de maker is. De stickervellen van Starform hebben een eigen stijl
en vormgeving, die de stickervellen een eigen karakter geven. De stickervellen zijn transparant en de puzzelstukken
hebben een opvallende gouden rand. De ruimte om aan
stickervellen met puzzelstukken een eigen en oorspronkelijk karakter te geven is wellicht beperkt, maar dat laat onverlet dat sprake is van een werk als bedoeld in de zin van de
Aw. Starform komt derhalve auteursrecht toe op haar
stickervellen met puzzelstukken, al moet de beschermingsomvang daarvan beperkt worden geacht. Door Time Out is
evenwel niet betwist dat haar stickervel met puzzelstukken
een nagenoeg exacte kopie is van het stickervel met puzzelstukken van Starform. Zij stelt enkel dat partijen onafhankelijk van elkaar stickervellen met puzzelstukken hebben ontworpen. Ook in dit verband zal Time Out om de hiervoor
uiteengezette redenen bewijs van die stelling moeten leveren.
4.33 De rechtbank zal gelet op het door Time Out te leveren
bewijs iedere beslissing aangaande de stickervellen met
puzzelstukken, alsmede die inzake de kosten van de procedure in conventie, aanhouden. In reconventie zullen de vor-
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
deringen van Time Out worden afgewezen, nu haar
gemeenschapsmodel op het stickervel nietig zal worden verklaard en de auteursrechtelijke grondslag, gelet op het aan
Starform toekomende auteursrecht, ook indien ervan zou
moeten worden uitgegaan dat Time Out zelfstandig stickervellen met puzzelstukken heeft ontworpen, geen grondslag
biedt voor toewijzing van haar vorderingen. Evenmin is gezien het voorgaande sprake van slaafse nabootsing door
Starform.
4.34 De rechtbank zal, gelet op het voorgaande, de nevenvorderingen in conventie slechts toewijzen voor zover dit
de stickervellen met strikjes en de rasterstickervellen betreft. De rechtbank zal hetgeen wordt toegewezen beperken
tot gedaagden en dit niet, zoals door Starform gevorderd,
mede van toepassing verklaren op aan hen gelieerde (rechts)personen. Voor zover de vorderingen zich uitstrekken tot
aan (een van) hen gerelateerde (rechts)personen, zijn deze te
ruim geformuleerd en bieden de stukken geen aanknopingspunten voor toewijzing.
4.35 De nevenvorderingen zullen voorts worden beperkt tot
Nederland c.q. de Benelux. Voor zover de nevenvorderingen
de stickervellen met strikjes betreffen vloeit de beperking
tot Nederland voort uit de auteursrechtelijke grondslag van
de nevenvorderingen. Voor zover de nevenvorderingen met
betrekking tot de rasterstickervellen zijn gebaseerd op het
niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, overweegt de
rechtbank als volgt. Het antwoord op de vraag of Time Out
als sanctie de verplichting tot het verstrekken van informatie, recall en de afgifte van inbreukmakende zaken of van
zaken die bij de productie daarvan gebruikt zijn kan worden opgelegd, is afhankelijk van het recht van de lid-staat
waar de inbreukmakende handelingen zijn verricht (artikel
89 lid 1 sub d Gem.Mod.Vo.). Voor de Beneluxlanden kan
daarvoor grondslag worden gevonden in de artikelen 3.17
en 3.18 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), zoals deze artikelen luiden na de wijziging bij beschikking van het comité van ministers van de Benelux Economische Unie van
1 december 2006. Bij deze laatste wijziging heeft aanpassing plaatsgevonden aan Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende
de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (de
Handhavingsrichtlijn), welke richtlijn deels dwingend,
deels optioneel, in deze sancties voorziet. Voor de overige
lid-staten kan niet zonder meer worden aangenomen dat
het nationale recht de mogelijkheid van het opleggen van
de sancties toelaat. De lid-staten dienden vóór 29 april 2006
de nationale wetgeving aan de Handhavingsrichtlijn aan te
passen. Het is echter niet eenvoudig vast te stellen welke
lidstaten de richtlijn inmiddels daadwerkelijk hebben
geïmplementeerd en, wanneer zulks nog niet het geval is,
in welke lidstaten de sancties niettemin (eventueel middels
richtlijnconforme interpretatie) kunnen worden opgelegd.
Starform heeft een en ander ook niet nader toegelicht. Onder deze omstandigheden zijn de vorderingen slechts
toewijsbaar voor de Benelux.
4.36 De rechtbank zal een beslissing inzake de in conventie
gevorderde schadevergoeding en proceskosten aanhouden
in afwachting van de uitkomst van het in conventie te leveren bewijs.
4.37 Nu de vorderingen in reconventie zijn afgewezen, zal
Time Out in de kosten van de procedure worden veroor-
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
deeld, aan de zijde van Starform begroot op € 904,00 aan
salaris procureur.
4.38 De rechtbank zal tot slot, onder verwijzing naar art.
337 lid 2 Rv, voor zover nodig bepalen dat tussentijds hoger
beroep kan worden ingesteld.
5 De beslissing
De rechtbank
in conventie
1 verklaart dat Time Out, door het op de markt brengen van
de onder 2.11 bedoelde rasterstickervellen met rondjes, ruiten, honingraten en vierkantjes, heeft gehandeld in strijd
met de niet-ingeschreven modelrechten van Starform en
zich schuldig heeft gemaakt aan slaafse nabootsing;
2 verklaart dat Time Out door het op de markt brengen van
het onder 2.5 bedoelde stickervel met strikjes in strijd heeft
gehandeld met de auteursrechten van Starform;
3 gebiedt gedaagden sub 2, 3 en 4 met onmiddellijke ingang
na betekening van dit vonnis:
– elke inbreuk op de niet-ingeschreven modelrechten op de
rasterstickervellen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap tot 1 augustus 2007 te staken en gestaakt te houden;
– de slaafse nabootsing van de onder 1 bedoelde rasterstickervellen in Nederland te staken en gestaakt te houden;
– elke inbreuk in Nederland op de auteursrechten op het
stickervel met strikjes te staken en gestaakt te houden;
4 gebiedt gedaagden sub 2, 3 en 4 hoofdelijk om binnen 14
dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis bij
alle opslagadressen en verkooppunten in de Beneluxlanden
waar, naar gedaagden weten of redelijkerwijs kunnen weten of vermoeden, exemplaren van de onder 1 van dit dictum bedoelde zaken voorhanden (kunnen) zijn, deze terug
te nemen, althans daar weg te (doen) halen, zo nodig door
deze terug te kopen, althans onder het uitdrukkelijke aanbod tot vergoeding van de met een en ander redelijkerwijs
gemoeide kosten;
5 gebiedt gedaagden sub 2, 3 en 4 hoofdelijk om binnen 14
dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis bij
alle opslagadressen en verkooppunten in de Nederland
waar, naar gedaagden weten of redelijkerwijs kunnen weten of vermoeden, exemplaren van de onder 2 van dit dictum bedoelde zaken voorhanden (kunnen) zijn, deze terug
te nemen, althans daar weg te (doen) halen, zo nodig door
deze terug te kopen, althans onder het uitdrukkelijke aanbod tot vergoeding van de met een en ander redelijkerwijs
gemoeide kosten;
6 gebiedt gedaagden sub 2, 3 en 4 hoofdelijk alle in de
Beneluxlanden in voorraad gehouden zaken als bedoeld onder 1 van dit dictum en alle in Nederland in voorraad gehouden zaken als bedoeld onder 2 van dit dictum, alsmede
alle – op grond van het onder 4 en 5 van dit dictum bepaalde
– teruggenomen zaken binnen twee maanden na betekening van het in deze te wijzen vonnis onder toezicht van een
gerechtsdeurwaarder te (doen) vernietigen, van welk een en
ander door de deurwaarder proces-verbaal dient te worden
gemaakt en daarvan binnen die termijn aan Starform een
afschrift te doen toekomen;
7 gebiedt gedaagden sub 2, 3 en 4 hoofdelijk om binnen één
maand na betekening van het in deze te wijzen vonnis –
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 8 3
deugdelijk gespecificeerd naar aantal, producthoeveelheid
en prijs – volledige en juiste opgave te doen van:
– de volledige namen en adressen van alle leveranciers in de
Beneluxlanden waarvan Time Out in het verleden de onder
1 van dit dictum bedoelde zaken heeft betrokken;
– de volledige namen en adressen van alle leveranciers in
Nederland waarvan Time Out in het verleden de onder 2
van dit dictum bedoelde zaken heeft betrokken;
– het aantal en de aard van de door Time Out in de Beneluxlanden bestelde, afgenomen en in voorraad gehouden zaken als bedoeld onder 1 van dit dictum;
– het aantal en de aard van de door Time Out in Nederland
bestelde, afgenomen en in voorraad gehouden zaken als bedoeld onder 2 van dit dictum;
– de volledige namen en adressen van alle afnemers van
Time Out in de Beneluxlanden van de onder 1 van dit dictum bedoelde zaken;
– de volledige namen en adressen van alle afnemers van
Time Out in Nederland van de onder 2 van dit dictum bedoelde zaken;
– alle door Time Out reeds in de Beneluxlanden geleverde
zaken als bedoeld onder 1 van dit dictum;
– alle door Time Out reeds in Nederland geleverde zaken
als bedoeld onder 2 van dit dictum;
8 gelast Time Out hoofdelijk om binnen 7 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis franco aan Starform af
te leveren de films, stansmessen, magnesiumclichés en andere vormen waarmee Time Out de zaken als bedoeld onder
1 en 2 heeft vervaardigd of doen vervaardigen en welke zijn
gebruikt voor de productie van de onder 6 genoemde zaken;
9 veroordeelt Time Out hoofdelijk om aan Starform een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,– te betalen
voor iedere dag, ieder dagdeel, of iedere keer dat zij in strijdt
handelt met de onder 1 t/m 8 bepaalde, dan wel, -zulks ter
uitsluitende keuze van Starform – van € 50,00 voor iedere
zaak ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee Time
Out in strijd handelt met het onder 1 t/m 8 bepaalde;
10 bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het
vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate
van verwijtbaarheid van de overtreding;
11 verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor wat betreft de onder 3 tot en met 9 vermelde veroordelingen;
12 verklaart de geregistreerde gemeenschapsmodellen van
Time Out Holland v.o.f. met de registratienummers
000255104-0001, -0003, -0007, 0008, -0009 en -0010 nietig; en alvorens verder te beslissen:
13 laat Time Out toe het in rechtsoverweging 4.30 bedoelde
bewijs te leveren;
14 bepaalt dat, voor zover Time Out dit bewijs door middel
van getuigen wil leveren, de getuigen door de rechtbank
(mr. P.W. van Straalen) gehoord zullen worden in het Paleis
van Justitie aan de Prins Clauslaan nr. 60 te ’s-Gravenhage
op een door de rechtbank vast te stellen datum en tijd;
15 bepaalt dat Time Out binnen vier weken na de uitspraak
van dit vonnis aan voornoemde rechter de verhinderdata
van alle betrokkenen (te horen getuigen, partijen en hun
raadslieden) in de periode mei tot en met oktober 2007 zal
opgeven, waarna datum en tijd voor het verhoor zullen worden bepaald;
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 8 4
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
16 overweegt dat voor zover Time Out het bewijs langs andere weg wenst te leveren zij daartoe binnen vier weken na
de uitspraak van dit vonnis de zaak kan opbrengen en een
akte terzake kan nemen, waarna Starform de gelegenheid
krijgt tot het nemen van een antwoordakte;
17 bepaalt dat, voor zover de beslissing in conventie als tussenvonnis moet worden aangemerkt, tussentijds hoger beroep is toegelaten;
in reconventie
18 wijst alle vorderingen af;
19 veroordeelt Time Out in de kosten van de procedure, aan
de zijde van Starform begroot op € 904,00 aan salaris procureur. Enz.
Nr. 45 Gerechtshof te Amsterdam, 23 november 2006
(Equity Trust/Private Equity Services)
Mrs. N. van Lingen, J.H. Huijzer en E.E. van Tuyll van
Serooskerken-Röell
Art. 2.20, lid 1b BVIE en art. 5 Hnw
Onvoldoende aannemelijk is dat er bij het relevante publiek verwarring zal ontstaan tussen de ondernemingen van Equity Trust en
Private Equity Services. In de financiële wereld in Nederland is het
gebruik van de Engelse taal inmiddels in zodanige mate gangbaar
dat aan het woord equity waar het aandelenvermogen en daaraan
gerelateerde beheersactiviteiten betreft nauwelijks onderscheidend
vermogen (meer) toekomt. Dat geldt ook voor trustdiensten als door
Equity Trust verleend, die aan de hierbedoelde activiteiten immers
nauw verwant zijn. Niet onaannemelijk is dan ook dat Private
Equity Services bij het kiezen van haar handelsnaam haar bedrijfsmatige activiteiten heeft getracht te beschrijven.
Voorzover er sprake is van inburgering van het merk van Equity Trust
bij het door haar gepreciseerde ’speciaal deskundige publiek’, geldt
dat voor de combinatie van de twee in haar naam verwerkte begrippen ’equity’ en ’trust’. Een en ander leidt er niet toe dat het aan een
derde niet zou vrijstaan om het begrip ’equity’, dat op zichzelf nauwelijks onderscheidend vermogen heeft, in een andere woordcombinatie
ter aanduiding van bedrijfsmatige activiteiten te gebruiken, zeker
als daarvoor en daarna woorden worden geplaatst en deze met het
begrip ’trust’ niets te maken hebben. Daarbij komt dat van het door
Equity Trust aangeduide publiek voor hetwelk haar onderneming en
de door deze verleende diensten, naar zij stelt, een ingeburgerd begrip
vormen, een zekere mate van oplettendheid en deskundigheid mag
worden verwacht en niet aan te nemen valt dat degenen die daartoe
behoren de onderneming en bedrijfsmatige activiteiten van Private
Equity Services direct of indirect met die van Equity Trust zullen verwarren.
Equity Trust Co NV te Amsterdam, appellante in het principaal appèl, geïntimeerde in het incidenteel appèl, procureur
mr. M.E. Wallheimer, advocaat mr. M.R.A. Poulie te Amsterdam,
tegen
Private Equity Services (Amsterdam) BV te Amsterdam,
geïntimeerde in het principaal appèl, appellante in het incidenteel appèl, procureur mr. A.R.T. Odle.
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
a Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 13 oktober 2005 (mr.
M.Y.C. Poelmann)
Gronden van de beslissing
1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.
a Equity Trust is een trustkantoor dat in 1970 is opgericht.
Sedertdien oefent zij haar activiteiten onder de naam Equity
Trust uit. Equity Trust is in 2003 zelfstandig geworden en
is uitgegroeid tot een trustkantoor met vestigingen in 24
landen, waaronder Nederland (Amsterdam en Rotterdam),
het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Zwitserland, Hong
Kong, Guernsey, Nieuw-Zeeland en Taiwan. Recent heeft zij
het trustbedrijf van ABN AMRO overgenomen.
b Equity Trust heeft in 1987 de naam EQUITY TRUST als
merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, registratienummer 151062.
c Equity Trust staat sedert 31 mei 2005 ingeschreven in het
register van de Wet Toezicht Trustkantoren.
d Private Equity Services voert sedert januari 2002 in Amsterdam een trustkantoor. Zij staat sedert 23 december 2004
ingeschreven in het register van de Wet Toezicht Trustkantoren.
e Zowel Equity Trust als Private Equity Services verrichten
trustdiensten, zoals het opzetten, besturen en administreren van vennootschappen. Naast trustactiviteiten, biedt
Equity Trust onder de noemers ’investor services’, ’corporate management’ en ’special products & employment’ ook
diensten aan als ’trade support services’, ’corporate sales’ en
’performance & risk analysis’.
f Volgens Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands
betekent het woord ’equity’ onder meer: aandelenvermogen
en actief vermogen (na aftrek van hypotheek en andere
schulden).
(...)
Beoordeling van het geschil
5 Equity Trust heeft gesteld dat Private Equity Services inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten waarbij zij zich
heeft beroepen op de artikelen 5 en 5a van de Hnw. Voor een
succesvol beroep op deze artikelen is onder meer vereist dat
bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te
duchten is.
6 Equity Trust heeft tevens gesteld dat Privaty Equity Services inbreuk maakt op haar merkrecht waarbij zij, onder
meer, een beroep heeft gedaan op de bescherming van artikel 13A lid 1 sub b BMW. Ingevolge dit artikel kan een merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten
tegen elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het
merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor
de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring
kan ontstaan tussen het teken en het merk.
7 Uit vaste jurisprudentie volgt dat van overeenstemming
tussen merk en teken sprake is indien, mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk, merk en teken, elk in zijn
geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat reeds
daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan omtrent
de herkomst van de desbetreffende goederen of diensten.
Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld,
met inachtneming van alle relevante omstandigheden van
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
het concrete geval. De globale beoordeling wat betreft de
visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis dient te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken oproepen. Daarbij moet rekening worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts speelt
bij de globale beoordeling de indruk die het merk en het
teken achterlaten bij de gemiddelde consument een rol. Het
verwarringsgevaar neemt toe, naarmate het merk bekender
is.
8 Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen
Equity Trust en Private Equity Services staat voorop dat het
enige overeenstemmende bestanddeel, dat in hun handelsnamen alsmede in het merk EQUITY TRUST voorkomt, het
bestanddeel ’Equity’ is. Uit de door Private Equity Services
overgelegde documentatie blijkt dat zeer veel ondernemingen, die zich bezighouden met financiële dienstverlening
het woord EQUITY in hun naam voeren. Hieruit kan worden afgeleid dat dit woord binnen de financiële wereld een
veel gebruikte aanduiding is voor de aard of het onderwerp
van de verleende diensten. Alhoewel aan Equity Trust kan
worden toegegeven dat het woord niet puur beschrijvend is
voor de door partijen geleverde trustdiensten, moet toch
ook worden geconcludeerd dat dit woord, gelet op het wijdverbreide gebruik in die financiële wereld geen, althans een
zeer gering onderscheidend vermogen heeft.
9 Ten aanzien van het beroep op de artikelen 5 en 5 a Hnw
geldt dat buiten het overeenstemmende bestanddeel
’Equity’, de beide handelsnamen meer dan in geringe mate
van elkaar afwijken. Bij gedaagde staat voor ’Equity’ immers
’Private’ en daarachter ’Services (Amsterdam)’. Bij eiseres
wordt ’Equity’ gevolgd door ’Trust’. Verder staat achter de
handelsnaam van Equity Trust ’N.V.’ en achter die van Private Equity Services ’B.V.’ Voorshands wordt dan ook onvoldoende aannemelijk geacht dat bij het publiek verwarring
tussen de ondernemingen te duchten is. Hierbij wordt nog
betrokken dat niet is aangetoond dat zich in de afgelopen
jaren daadwerkelijk verwarring tussen beide ondernemingen heeft voorgedaan. De enkele omstandigheid dat medewerkers van De Nederlandsche Bank tweemaal hebben gevraagd of Private Equity Services een aan Equity Trust
gelieerde onderneming is, is daartoe onvoldoende, reeds
omdat dit niet aantoont dat deze medewerkers ook in de
veronderstelling waren dat de ondernemingen iets met elkaar te maken hadden, laat staan dat er bij hen verwarring
op dit punt bestond. Voorts is ter terechtzitting door Private
Equity Services uitdrukkelijk betwist dat zij voornemens is
te verhuizen naar een kantoorpand tegenover het pand van
Equity Trust, zodat ook niet aannemelijk is dat het adres –
in de toekomst – aanleiding tot verwarring zal geven. Het
beroep op de artikelen 5 en 5a van de Hnw wordt dan ook
verworpen.
10 Uit het voorgaande volgt tevens dat voorshands evenmin
aannemelijk is dat bij het publiek verwarring kan ontstaan
tussen het merk EQUITY TRUST en de handelsnaam Private Equity Services. Het beroep op artikel 13A lid 1 sub b
BMW faalt dan ook.
11 Equity Trust heeft zich voorts beroepen op de bescherming van artikel 13A lid 1 sub c en d BMW. Zij heeft gesteld,
kort gezegd, dat Private Equity Services door het gebruik
van een met het merk EQUITY TRUST overeenstemmend
teken voor niet soortgelijke waren (sub c) dan wel anders
dan ter onderscheiding van waren (sub d), namelijk ter on-
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 8 5
derscheiding van haar onderneming, ongerechtvaardigd
voordeel trekt of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Deze stelling heeft zij
echter tegenover de betwisting van Private Equity Services
en gelet op het veelvuldig gebruik van dit woord in de financiële wereld niet aannemelijk gemaakt.
12 Het subsidiaire betoog van Equity Trust wordt eveneens
verworpen. Tegenover de betwisting daarvan door Private
Equity Services heeft Equity Trust voorshands onvoldoende
aangetoond dat EQUITY TRUST door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen.
13 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de gevraagde
voorzieningen zullen worden afgewezen. Equity Trust zal,
als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van deze
procedure worden veroordeeld.
Beslissing in kort geding
De voorzieningenrechter:
1 Weigert de gevraagde voorziening. Enz.
b Het Hof enz.
3 Feiten
De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep onder 1, a tot en met f, de feiten opgesomd die door
haar bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt zijn genomen. De eerste grief van Equity Trust is
gericht tegen de opsomming van haar activiteiten onder e.
Zij stelt dat onder de naam Equity Trust in Nederland uitsluitend trustdiensten worden verricht. Het hof zal hiermee
bij de beoordeling van de onderhavige zaak rekening houden. Voor het overige zijn de hierbedoelde feiten in hoger
beroep niet bestreden en dienen zij derhalve ook het hof als
uitgangspunt.
Beoordeling
4.1 Equity Trust is in 1970 opgericht en opereert sedertdien
als trustkantoor onder die naam. Zij maakt deel uit van een
groep met vestigingen in 24 landen waaronder in Nederland te Amsterdam en Rotterdam.
Equity Trust heeft in 1987 de naam Equity Trust als merk
gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.
Private Equity Services voert sedert januari 2002 in Amsterdam een trustkantoor. Zij staat sedert 23 december 2004 ingeschreven in het register bedoeld in artikel 7 lid 1 van de
Wet Toezicht Trustkantoren, verder: het register.
Equity Trust staat sedert 31 mei 2005 ingeschreven in het
register.
Private Equity Services is opgenomen in afdeling I van het
register (onder enkelvoudige trustkantoren) en Equity
Trust in afdeling II (onder groepen van trustkantoren).
4.2 Stellende dat Private Equity Services inbreuk maakt op
het aan haar toekomende handelsnaam- en merkrecht vordert Equity Trust, kort gezegd, een verbod op verdere inbreuk en een voorschot op de vergoeding van door haar geleden schade.
De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Equity
Trust afgewezen. Tegen deze beslissing en de daaraan ten
grondslag gelegde motivering komt Equity Trust in hoger
beroep op.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 8 6
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
4.3 Met haar grieven bestrijdt Equity Trust in de eerste
plaats het oordeel van de voorzieningenrechter dat aan het
woord ’equity’, gelet op het wijdverbreide gebruik daarvan
in de wereld van financiële dienstverlening, hoogstens een
zeer gering onderscheidend vermogen toekomt. Equity
Trust stelt in dit verband dat het begrip ’equity’ niet beschrijvend is waar het trustdiensten betreft en dat het in die
specifieke branche ook geen gebruikelijke aanduiding is.
Dit betoog kan haar niet baten. Inmiddels is in de financiële
wereld in Nederland het gebruik van de Engelse taal in zodanige mate gangbaar dat aan het woord equity waar het
aandelenvermogen en daaraan gerelateerde beheersactiviteiten betreft nauwelijks onderscheidend vermogen
(meer) toekomt. Dat geldt ook voor trustdiensten als door
Equity Trust verleend, die aan de hierbedoelde activiteiten
immers nauw verwant zijn. Niet onaannemelijk is dan ook
dat Private Equity Services, zoals zij bij monde van haar directeur ter zitting van het hof heeft verklaard, bij het kiezen
van haar handelsnaam haar bedrijfsmatige activiteiten
heeft getracht te beschrijven.
4.4 Equity Trust heeft voorts aangevoerd dat haar handelsnaam en merk bij het relevante publiek gaandeweg zodanig
bekend zijn geraakt dat zij daardoor aan onderscheidend
vermogen hebben gewonnen. Dit betoog kan haar evenmin
baten. Voorzover er sprake is van inburgering van het merk
van Equity Trust bij het door haar gepreciseerde ’speciaal
deskundige publiek’, geldt dat voor de combinatie van de
twee in haar naam verwerkte begrippen ’equity’ en ’trust’.
Een en ander leidt er niet toe dat het aan een derde niet zou
vrijstaan om het begrip ’equity’, dat zoals gezegd op zichzelf nauwelijks onderscheidend vermogen heeft, in een andere woordcombinatie ter aanduiding van bedrijfsmatige
activiteiten te gebruiken, zeker als daarvoor en daarna woorden worden geplaatst (in het onderhavige geval ’private’ en
’services (Amsterdam)’) en deze met het begrip ’trust’ niets
te maken hebben. Daarbij komt dat van het door Equity
Trust aangeduide publiek voor hetwelk haar onderneming
en de door deze verleende diensten, naar zij stelt, een ingeburgerd begrip vormen, een zekere mate van oplettendheid
en deskundigheid mag worden verwacht en niet aan te nemen valt dat degenen die daartoe behoren de onderneming
en bedrijfsmatige activiteiten van Private Equity Services direct of indirect met die van Equity Trust zullen verwarren.
Aan het feit dat aan Equity Trust, naar zij stelt, tweemaal
door medewerkers van De Nederlandsche Bank is gevraagd
of Private Equity Services een aan Equity Trust gelieerde organisatie is, komt in dit verband onvoldoende betekenis toe.
Zoals de voorzieningenrechter terecht overweegt is daarmee
niet aangetoond dat deze medewerkers daadwerkelijk in de
veronderstelling verkeerden dat de ondernemingen iets
met elkaar te maken hadden.
4.5 Dat er bij het relevante publiek verwarring zal ontstaan
tussen de ondernemingen van Equity Trust en Private
Equity Services is gelet op het voorgaande onvoldoende aannemelijk; het hof sluit zich aan bij hetgeen de
voorzieningenrechter hieromtrent in rechtsoverweging 9
(verder) heeft overwogen.
Dat, zoals Equity Trust in hoger beroep nogmaals betoogt,
het relevante (veelal internationaal georiënteerde) publiek
bij het raadplegen van het (in alfabetische volgorde gerangschikte) register zal denken dat Equity Trust en Private
Equity Services gelieerd zijn is in het licht van het geringe
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
onderscheidend vermogen van de aanduiding equity en het
feit dat laatstbedoelde onderneming daaraan het woord
’private’ laat voorafgaan, niet erg waarschijnlijk, laat staan
dat op die grond een relevant gevaar voor verwarring valt
aan te nemen. Het feit dat zoals Equity Trust nog aanvoert,
men bij raadpleging van het register Private Equity Services
als eerste (immers in afdeling I) zal tegenkomen en dat beide
ondernemingen te Amsterdam zijn gevestigd maakt dit niet
anders.
4.6 Dit brengt reeds mee dat het beroep van Equity Trust op
het bepaalde in de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet en
artikel 13 A lid 1 sub b van de Benelux-Merkenwet (thans
artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE) niet kan slagen.
4.7 Equity Trust heeft ten slotte nog aangevoerd dat Private
Equity Services ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het (bekende) merk Equity Trust in de zin van artikel
13 A lid 1 sub c en d BMW door (trust)diensten aan te bieden
onder een handelsnaam die het woord equity bevat. Ook dit
betoog stuit af op het feit dat het hof niet aannemelijk acht
dat de wederzijds gebruikte tekens (respectievelijk Equity
Trust en Private Equity Services (Amsterdam)) met elkaar in
verband zullen worden gebracht.
4.8 Uit het voorgaande volgt dat geen van de door Equity
Trust tegen het vonnis van de voorzieningenrechter aangevoerde grieven tot een andere beslissing leidt. Het vonnis
waarvan beroep zal derhalve worden bekrachtigd. Equity
Trust dient als in het ongelijk gestelde partij de kosten van
het hoger beroep te dragen.
4.9 Aan de door Private Equity Services in haar incidentele
grief aan de orde gestelde vraag of Equity Trust voldoende
spoedeisend belang heeft bij haar vordering komt het hof
gelet op bovenstaande niet toe. Het hof zal het incidenteel
appel dat, in verband met de devolutieve werking van het
appel, nodeloos is ingesteld, in het kader van de kostenveroordeling buiten beschouwing laten.
5 Beslissing
Het hof:
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt Equity Trust in de kosten van het geding in hoger
beroep tot op heden aan de zijde van Private Equity Services
begroot op € 291,– aan verschotten en € 2.682,– voor salaris
procureur; enz.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
Nr. 46 Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, 12 juni 2007
(wijnkist-interieurs)
Mrs. J.M. Brandenburg, B.A. Meulenbroek en G. Feddes
Art. 10 Aw
De vormgeving van de drie interieurs is in overwegende mate ingegeven door het technisch effect ervan en niet door de persoonlijke
invulling van de maker. Bij deze interieurs gaat het er bovenal om
dat de flessen eenvoudig in de kist kunnen worden geplaatst, daar
zonder veel moeite weer uit kunnen worden gehaald en dat zij in de
tussentijd goed op hun plaats blijven ook als de kisten worden bewogen of verplaatst. Om dat te bereiken is een flesvormig interieur nodig met een kliksysteem, zoals dit overigens ook al van andersoortige
verpakkingen bekend was (zoals bij pennen), en met uitsparingen,
uitstulpingen en tussenschotten (ingeval van twee of drie flessen) die
een zekere hoogte dienen te hebben. Toegegeven kan worden dat bij
die verschillende onderdelen persoonlijke keuzes van de ontwerper
mogelijk zijn, maar deze betreffen op het geheel van de voor het overige in de markt reeds gebruikelijke vormgeving zodanig geringe aspecten dat niet gesproken kan worden van een eigen oorspronkelijk
karakter met het persoonlijk stempel van de maker.
Art. 6:162 BW (slaafse nabootsing)
Uit de overgelegde producties kan niet worden afgeleid dat de interieurs ten opzichte van de overige verpakkingsproducten die op de
relevante markt zijn wat hun vormgeving betreft een eigen plaats
innemen.
Reeds vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen van de
interieurs van Martinique kan geen sprake zijn van toewijzing van
haar vordering op grond van slaafse nabootsing, zodat de vraag of
Present tekortgeschoten is in haar verplichting om alles te doen om
verwarring(sgevaar) te voorkomen niet aan de orde komt.
1 Martinique Rosmalen BV,
2 Emkapak Verpakkingen BV,
3 Heku-Kist BV allen te ’s-Hertogenbosch,
4 Martinus Augustinus Clemens Kurvers te Rosmalen, appellanten, procureur mr. L.E.J. Jonker,
tegen
Present International BV te Zaltbommel, geïntimeerde, procureur mr. J.E. Lenglet, advocaat mr. I.J.M. Willems te
Apeldoorn.
a Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, 21 juni 2005 (mr.
J.H.W. Rullmann)
2 Inleiding
2.1 Ten processe kan van het volgende worden uitgegaan:
2.2 Martinique drijft een onderneming die zich bezighoudt
met de im- en export van geschenkverpakkingen, zoals
wijndozen en overige benodigdheden voor de drankenhandel.
2.3 In 1994 heeft Martinique een kunststof interieur ontworpen dat in een houten wijnkist dient te worden aangebracht en waarin vervolgens flessen wijn kunnen worden
gelegd. Het interieur is ontworpen in een drietal varianten:
een variant waarin één fles kan worden geplaatst, een variant waarin twee flessen kunnen worden geplaatst en een
variant waarin drie wijnflessen kunnen worden neergelegd.
Door de vormgeving van de interieurs is het mogelijk om
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 8 7
daarin nagenoeg iedere gangbaar model wijnfles neer te leggen. De interieurs zijn aan de zichtzijde voorzien van flockmateriaal waardoor een fluweelachtig effect wordt bereikt,
hetgeen meebrengt dat de interieurs een luxueuzere uitstraling krijgen.
2.4 De aldus door Martinique ontworpen interieurs worden
zowel door Martinique zelf als door Emkapak en Heku-Kist
verkocht.
2.5 Present heeft drie wijnkistinterieurs op de markt gebracht die identiek zijn aan de drie voornoemde door Martinique ontworpen interieurs.
(...)
4 De beoordeling
Auteursrecht
4.1 Anders dan Martinique c.s. is de voorzieningenrechter
van oordeel dat de door Martinique ontworpen interieurs
geen auteursrechtelijke bescherming genieten. Om van een
werk in auteursrechtelijke zin te kunnen spreken dient
sprake te zijn van een creatieve prestatie van de auteur die in
het werk tot uiting komt. Technische objectieve inventiviteit valt niet onder de creativiteit die het auteursrecht beschermt: het dient te gaan om het subjectieve, persoonlijke
karakter dat in het product tot uitdrukking komt.
4.2 Bij uiterlijke beschouwing van de interieurs van Martinique ter zitting is het de rechter gebleken dat de vormgeving van die interieurs voornamelijk technisch en functioneel bepaald is. De vorm van de interieurs wordt immers in
hoge mate bepaald door de vorm van de flessen die erin moeten kunnen worden gelegd alsmede door de eis dat er geen
speling mag zijn in de kist waardoor de fles zou kunnen
gaan rollen.
4.3 Weliswaar hebben Martinique c.s. voorbeelden getoond
van interieurs die, in tegenstelling tot de interieurs van Present, uiterlijk verschilden van de door Martinique ontworpen interieurs, maar de vormgeving van die interieurs
wordt bepaald door andere technische en functionele eisen
dan de vormgeving van de onderhavige interieurs. Immers,
de getoonde voorbeelden betreffen interieurs waarin één
specifiek model fles wordt gelegd terwijl de onderhavige interieurs juist dienen om flessen van verschillende maten en
vormen in te leggen.
4.4 Dat die functionaliteit wat enkele details betreft ook
middels een ietwat andere vormgeving had kunnen worden
bereikt, is naar het oordeel van de rechter onvoldoende om
van een zodanige creatieve prestatie van de maker te kunnen spreken, dat deze auteursrechtelijke bescherming geniet. Daarvoor is de vorm van het interieur te zeer het resultaat van een door de technische uitgangspunten beperkte
keuze.
4.5 Overigens is gesteld noch gebleken dat de interieurs van
Martinique creatieve patronen, uiterlijkheden of bijzondere verfraaiingen bevatten op grond waarvan niettegenstaande het voorgaande moet worden aangenomen dat die
interieurs auteursrechtelijke bescherming genieten.
Onrechtmatige daad:
4.6 Niet in geschil is dat sprake is van slaafse nabootsing van
de wijnkistinterieurs van Martinique door Present. Partijen
twisten evenwel over de vraag of de nabootsing in het onderhavige geval geoorloofd is.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 8 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
4.7 Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product
dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht
van intellectuele eigendom geldt volgens vaste jurisprudentie dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat doch
dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek te duchten valt en de
nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om verwarring te
voorkomen.
4.8 Martinique c.s. hebben zich op het standpunt gesteld
dat in het onderhavige geval verwarring te duchten is bij de
consument, in casu professionele afnemers als wijnhandelaren en handelaren uit de cadeau-industrie, alsmede dat
Present op eenvoudige wijze een andere weg had kunnen
inslaan zonder aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid
van de interieurs afbreuk te doen.
4.9 De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat
Martinique onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat
sprake is van verwarringsgevaar. Naar het oordeel van de
rechter zal ook de professionele afnemer, wanneer hij exact
hetzelfde wijnkistinterieur aantreft bij een andere onderneming dan Martinique, bij het zien van de wijnkist niet
direct aan Martinique denken. Daarvoor springen de details
van de interieurs van Martinique volstrekt onvoldoende in
het oog. Bovendien wordt daarin op geen enkele wijze aandacht gevraagd voor de herkomst van haar wijnkistinterieur
als zijnde afkomstig van Martinique. Het interieur roept
geen associatie met Martinique op. Dan valt verwarringsgevaar niet te vrezen. De totale uitstraling van het product
zal dan ook niet veranderen wanneer Present enkele details
op een andere wijze zou uitvoeren. Een en ander zou wellicht anders hebben gelegen wanneer Martinique de herkomst van de interieurs op een creatieve wijze in de vorm
ervan tot uitdrukking zou hebben gebracht en Present die
vorm zou hebben nagebootst, doch daarvan is in het onderhavige geval niet gebleken.
4.10 Gelet op het voorgaande zullen de vorderingen van
Martinique c.s. worden afgewezen.
4.11 Martinique c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde
partij in de proceskosten worden veroordeeld.
5 De beslissing
De voorzieningenrechter:
wijst de vorderingen af; enz.
b het Hof, enz.
(...)
4 De beoordeling
4.1 De vaststelling van de feiten in het vonnis waarvan beroep onder 2. is niet bestreden, zodat het hof ook in hoger
beroep hiervan uitgaat.
4.2 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende.
a Martinique Rosmalen drijft een onderneming die zich bezighoudt met de im- en export van geschenkverpakkingen,
waaronder wijnkisten en overige benodigdheden voor de
wijnhandel. Emkapak Verpakkingen BV en Heku-Kist BV
behoren tot het concern waartoe ook Martinique Rosmalen
behoort en richten zich op de (groot)handel in onder meer
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
wijnkisten. Kurvers was in 1994 als directeur werkzaam bij
onder meer Martinique Rosmalen.
b Present drijft een onderneming die zich onder meer bezighoudt met de verkoop van geschenkartikelen, waaronder wijnverpakkingen.
c In 1994 heeft Martinique Rosmalen een interieur ontworpen dat in een houten wijnkist kan worden aangebracht om
daarin flessen wijn te leggen. Er zijn drie varianten: voor
één fles, voor twee flessen of voor drie flessen. De interieurs
zijn vervaardigd uit bordeauxrood geperst kunststof met
een fluweeleffect en geschikt voor vrijwel ieder gangbaar
model wijnfles. Door toepassing van een kliksysteem wordt
de fles stevig in de verpakking gehouden.
d Begin 2005 heeft Martinique geconstateerd dat door Present eenzelfde serie van drie interieurs voor wijnkisten op
de markt wordt gebracht. Bij brief van haar raadsman van
11 april 2005 heeft Martinique Present gesommeerd zich
hiervan te houden. Present heeft aan deze sommatie geen
gevolg gegeven.
4.3 In dit kort geding stelt Martinique dat Present inbreuk
maakt op haar auteursrecht door identieke interieurs voor
wijnkisten op de markt te brengen dan wel daardoor jegens
Martinique onrechtmatig handelt doordat Present zich
schuldig maakt aan slaafse nabootsing, waardoor Martinique schade lijdt. Martinique vordert een verbod op inbreuk
op haar rechten met nevenvorderingen, een en ander op verbeurte van een dwangsom. Volgens Present komt Martinique geen auteursrecht op de interieurs toe en staat het Present vrij de interieurs te verhandelen.
4.4 Bij het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter zowel het beroep op auteursrecht als het beroep op
onrechtmatig handelen wegens slaafse nabootsing verworpen en op grond daarvan de vorderingen van Martinique
afgewezen.
4.5 De grieven 1 tot en met 4 van Martinique betreffen het
beroep op auteursrecht. Grief 5 betreft het oordeel van de
voorzieningenrechter dat Martinique bij haar beroep op
slaafse nabootsing onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt
dat sprake is van verwarringsgevaar. Grief 6 betreft de afwijzing van de vorderingen en de proceskostenveroordeling.
Bij de memorie van grieven zijn ter verduidelijking grote
foto’s opgenomen van de voor- en achterzijde van de drie
interieurs, samen met de overeenkomende interieurs van
Present (prod. 1-6). Deze juistheid van foto’s is door Present
niet bestreden; het hof verwijst ernaar.
Auteursrecht
4.6 Het hof neemt voor de beantwoording van de vraag of
bij de drie interieurs Van Martinique sprake is van een ’werk’
in auteursrechtelijke zin tot uitgangspunt dat het werk een
eigen, oorspronkelijk karakter dient te hebben en het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen. Technische
objectieve inventiviteit valt in het algemeen niet onder de
creativiteit die het auteursrecht beschermt. Het moet gaan
om het subjectieve, persoonlijke karakter dat in het werk
tot uitdrukking wordt gebracht.
4.7 Martinique stelt zich op het standpunt dat de door haar
ontworpen interieurs hieraan voldoen. Zij wijst erop dat
deze een aantal specifieke kenmerken vertonen die er een
eigen karakter aan geven en die niet voortvloeien uit louter
technische vereisten. Hierbij gaat het om de hoogte van het
tussenschot bij de interieurs voor twee of drie flessen en de
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
driehoekige vorm waarin deze uitlopen, de vorm van de uitsparing aan de onderzijde van de plaats waar de hals van de
fles wordt geplaatst, de pyramidevormige uitstulpingen bij
het kliksysteem waardoor de fles wordt vastgehouden en de
rechthoekige uitsparing aan de onderzijde van het interieur
voor één fles.
4.8 Naar het voorlopig oordeel van het hof is de vormgeving
van de drie interieurs, zoals deze blijkt uit de door Martinique overgelegde producties, in overwegende mate ingegeven door het technisch effect ervan en niet door de persoonlijke invulling van de maker. Bij deze interieurs gaat het er
bovenal om dat de flessen eenvoudig in de kist kunnen worden geplaatst, daar zonder veel moeite weer uit kunnen worden gehaald en dat zij in de tussentijd goed op hun plaats
blijven ook als de kisten worden bewogen of verplaatst. Om
dat te bereiken is een flesvormig interieur nodig met een
kliksysteem, zoals dit overigens ook al van andersoortige
verpakkingen bekend was (zoals bij pennen), en met uitsparingen, uitstulpingen en tussenschotten (ingeval van twee
of drie flessen) die een zekere hoogte dienen te hebben. Aan
Martinique kan worden toegegeven dat bij die verschillende
onderdelen persoonlijke keuzes van de ontwerper mogelijk
zijn, maar deze betreffen naar het voorlopig oordeel van het
hof op het geheel van de voor het overige in de markt reeds
gebruikelijke vormgeving zodanig geringe aspecten dat
niet gesproken kan worden van een eigen oorspronkelijk
karakter met het persoonlijk stempel van de maker. Dit betekent dat voorshands geconcludeerd dient te worden dat
het beroep van Martinique op een haar toekomend auteursrecht niet opgaat. De grieven 1 tot en met 4 worden verworpen.
Slaafse nabootsing
4.9 Resteert het beroep op onrechtmatig handelen van Present wegens slaafse nabootsing. Het hof neemt voor de beantwoording van de vraag of sprake is van (slaafse) nabootsing tot uitgangspunt dat nabootsing van een product dat
niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van
intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat. Dit beginsel
lijdt uitzondering wanneer door die nabootsing verwarring
bij het publiek te duchten valt en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om verwarring te voorkomen.
4.10 Martinique heeft deze grondslag van haar vordering
onderbouwd met de stelling dat Present de interieurs van
Martinique één op één heeft nagemaakt en op geen enkele
manier daar enige afstand van heeft gehouden. Present is
daarmee tekortgeschoten in haar verplichting om
verwarring(sgevaar) te voorkomen. Door zo te handelen
profiteert Present op onrechtmatige wijze van de investeringen die Martinique zich heeft getroost, aldus Martinique. Door te oordelen dat geen sprake is van verwarringsgevaar omdat afnemers bij het zien van het
wijnkistinterieur niet onmiddellijk aan Martinique zal denken, heeft de voorzieningenrechter volgens Martinique een
verkeerde (merkenrechtelijke) maatstaf gehanteerd. Voldoende is immers dat het product voldoende onderscheidend vermogen heeft, hetgeen inhoudt dat het in de markt
een eigen positie heeft verworven.
4.11 Bij dit laatste aansluitend, overweegt het hof het volgende. Bij de beoordeling van deze grondslag voor de vordering van Martinique dient allereerst te worden bezien of
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 8 9
de interieurs van Martinique als geheel onderscheidend vermogen hebben, met andere woorden of deze interieurs wat
hun vormgeving betreft een eigen plaats op de relevante
markt innemen. Volgens Martinique is dat het geval (mvg
punt 39). Present heeft in eerste aanleg afbeeldingen van
een groot aantal verpakkingen in het geding gebracht, waarbij gebruik gemaakt is van kunststof dat door middel van
thermovormen de gewenste vorm heeft verkregen en waaraan in een aantal gevallen door het aanbrengen van flockmateriaal een fluwelen aanzien is gegeven (prod. 1-13). Present beoogt daarmee haar verweer tegen (onder meer) deze
stellingen van Martinique te onderbouwen. Volgens Martinique blijkt uit die voorbeelden niet wat Present er mee wil
aantonen, maar veeleer het tegenovergestelde, namelijk dat
er geen verpakking op de markt is als die van Martinique.
4.12 Het hof kan Martinique hierin niet volgen. Uit de door
partijen overgelegde producties kan niet worden afgeleid
dat de vormgeving van de interieurs ten opzichte van de
overige verpakkingsproducten die op de relevante markt
zijn wat hun vormgeving betreft een eigen plaats innemen.
Anders dan Martinique aanvoert, blijkt de juistheid van
haar standpunt niet zonder meer uit de overgelegde producties en met daarnaast de enkele stelling dat sprake is van
een eigen plaats op de relevante markt door de inmiddels
gerealiseerde omzet (mvg punt 39) en de periode waarin de
producten worden verhandeld (mvg punt 40) heeft Martinique naar het voorlopig oordeel van het hof haar stellingen
op dit punt onvoldoende aannemelijk gemaakt.
4.13 De consequentie hiervan is dat reeds vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen van de interieurs van
Martinique geen sprake kan zijn van toewijzing van haar
vordering op grond van de door haar gestelde slaafse nabootsing, zodat beantwoording van de vraag of Present
tekortgeschoten is in haar verplichting om alles te doen om
verwarring(sgevaar) te voorkomen niet aan de orde komt.
Hetgeen Martinique overigens naar voren heeft gebracht
biedt evenmin een toereikende grondslag voor haar vorderingen. Het hof komt derhalve, zij het op andere gronden,
niet tot een ander resultaat dan de voorzieningenrechter zodat grief 5 wordt verworpen.
4.14 Grief 6 heeft naast de overige grieven geen zelfstandige
betekenis en deelt het lot daarvan; de grief wordt verworpen.
4.15 Nu alle grieven zijn verworpen, zal het vonnis waarvan
beroep worden bekrachtigd met veroordeling van Martinique als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het
hoger beroep.
5 De beslissing
Het hof:
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt Martinique in de kosten van het geding in hoger
beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Present begroot op € 291,– aan verschotten en op € 894,– aan salaris
procureur. Enz.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 9 0
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
Nr. 47 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 27 april 2007*
(ID-Pharma/KNMP)
Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen
Art. 13 AW
Het onderzoek door de deskundigen maakt voldoende aannemelijk dat de uit te geven KNMP Kennisbank geen inbreuk zal maken
op auteursrechten van ID/Pharma. Uit het onderzoek blijkt immers
dat in elk geval van een geheel ander technisch platform gebruik zal
worden gemaakt en voorts dat de bewerking van de bestanden door
KNMP zal worden gedaan.
Art. 6:248 BW (rechtsgevolgen licentieovereenkomst)
De voorzieningenrechter gaat er voorshands van uit dat er sprake
is van een stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst. De modaliteiten daarvan zijn af te leiden uit de gedragingen van partijen welke
in hielden dat gedurende vele jaren KNMP actief meewerkte aan de
toelevering van bestanden in een voor ID/Pharma bruikbare digitale
vorm, en dat ID/Pharma die bestanden vervolgens tegen vergoeding,
te betalen aan ID/Pharma verder verspreidde onder de leden van
KNMP en derden. Omdat de stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst het complement is van de schriftelijke licentieovereenkomst,
ligt het in de rede voor de overige modaliteiten te spiegelen aan die
schriftelijke overeenkomst.
De voorzieningenrechter volgt niet de zienswijze van KNMP
dat de licentieovereenkomsten zozeer accessoir zijn aan de hoofdovereenkomst dat deze wat betreft de beëindiging de hoofdovereenkomst moeten volgen. Van belang is dat in elk geval de schriftelijke licentieovereenkomst van 15 september 1998 voorzag in een
eigen beëindigingsregeling. Dat die overeenkomst geen regeling bevatte voor opzegging door de licentiegever doet daar niet aan af. Elke
duurovereenkomst is immers opzegbaar door een van partijen. De
onderhavige overeenkomst voorzag weliswaar enkel in de opzegging
van de overeenkomst door de licentienemer, met een opzegtermijn van
drie maanden, maar daaruit mag niet worden afgeleid dat de overeenkomst zijdens de licentiegever onopzegbaar is. Het ligt meer in de
rede om tenminste diezelfde termijn ook voor de licentiegever te laten
gelden.
Een ander gezichtspunt is dat de licentieovereenkomsten heel goed
op zichzelf kunnen staan. Dat KNMP met andere marktpartijen
met betrekking tot de G-standaard al afzonderlijke licentieovereenkomsten heeft gesloten en ook bereid is dat te doen met ID/
Pharma geeft dat aan. Bovendien leverde KNMP databestanden aan
ID/Pharma ter verspreiding op de KOMBI/rom al voordat in 1995
tussen partijen de overeenkomst voor het collectief abonnement werd
gesloten.
Nu van een afzonderlijke opzegging van de licentieovereenkomsten
niet is gebleken, dient voorshands – tot geldige beëindiging door opzegging – van het voortbestaan van beide licentieovereenkomsten te
worden uitgegaan.
Art. 6:162 BW (onjuiste mededelingen)
Uit het feit dat de licentieovereenkomsten tussen KNMP en ID/
Pharma niet zijn beëindigd volgt dat de suggestie die wordt gewekt
door de brief van 2 maart 2007, dat de KOMBI/rom na 27 april 2007
niet meer zal verschijnen, naar voorlopig oordeel niet juist is. Aannemelijk is ook dat mededelingen als deze door KNMP ID/Pharma ten
onrechte op een achterstand in de markt zetten.
*
Beroep ingesteld. Red.
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
Art. 24 Mw
ID/Pharma stelt dat KNMP misbruik maakt van haar machtspositie onder meer doordat zij derden, met name ID/Pharma, geen
licenties verstrekt. De voorzieningenrechter stelt voorop dat als regel
een IE-recht zoals het auteursrecht de rechthebbende een uitsluitend
gebruiksrecht geeft en daarmee leidt tot een geoorloofde vorm van beperking van de mededinging. In dit geval volgt uit het voorgaande
bovendien dat ID/Pharma op grond van door KNMP gegeven licenties wel het recht heeft materiaal van KNMP verder te verspreiden.
Op de gestelde grondslag is er dus geen sprake van een ongeoorloofde
beperking van de mededinging.
Verder stelt ID/Pharma dat door de koppeling tussen lidmaatschap
van de KNMP en het abonnement op de KNMP Kennisbank een vrije
keuze voor de KOMBI/rom vrijwel ondoenlijk is, waardoor de
KOMBI/rom uit de markt wordt gedrukt. Voorshands merkt de
voorzieningenrechter de uitgave van de KNMP Kennisbank door
KNMP aan als een dienstverlening aan haar leden welke vergelijkbaar is met een samenwerking op administratief gebied, zoals bedoeld in rnr.101 van de Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen van de NMA, editie april 2005. Een dergelijke samenwerking, die
de strekking heeft dat een gemeenschappelijke informatievoorziening
tot stand komt, is in beginsel niet mededingingsbeperkend omdat het
niet van invloed is op het aanbod van producten en diensten van de
samenwerkende ondernemingen. Artikel 24 is in het onderhavige geval dan ook niet van toepassing.
Art. 6:162 BW
KNMP maakt terecht bezwaar tegen een rectificatie in het Pharmaceutisch Weekblad aangezien de door de voorzieningenrechter onjuist bevonden mededelingen niet via dat blad zijn verspreid. In
plaats daarvan zal KNMP worden bevolen een brief uit te laten gaan
in dezelfde vorm en aan dezelfde geadresseerden. De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat KNMP de onjuist bevonden mededelingen
van haar websites zal verwijderen. De voorzieningenrechter ziet geen
aanleiding KNMP daarnaast te verplichten tot publicatie van de rectificatie op de websites van KNMP.
Art. 1019h Rv
Rekening houdende met het gegeven dat de partijen over en weer
gedeeltelijk in het gelijk en ongelijk worden gesteld ziet de
voorzieningenrechter aanleiding te bepalen dat de kosten zullen worden gecompenseerd, des dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.
ID-Pharma BV te Maarssen, eiseres, procureur mr. W.
Heemskerk, advocaat mr. D.J. Mensink te Groningen,
tegen
KNMP te ’s-Gravenhage, gedaagde, procureur mr. P.J.M.
von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. H.W. Wefers
Bettink en G. Oosterhuis te Amsterdam.
2 De feiten
2.1 ID/farma is producent en uitgeefster van een product
met digitale informatie ten behoeve van de Nederlandse
apotheken. Dit product, hierna de KOMBI/rom is een elektronisch naslagwerk met gestandaardiseerde apotheekgegevens. De KOMBI/rom komt sinds oktober 1990 in cdvorm uit en sinds 1993 wordt deze elke maand ververst met
nieuwe bestanden. Sinds 2001 is er ook een internetversie
van de KOMBI/rom.
2.2 In 1995 heeft de KNMP bij ID/farma een collectief abonnement op de KOMBI/rom afgesloten en sindsdien levert de
KNMP deze uitgave op cdrom maandelijks aan ruim 1800
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
Nederlandse openbare en ziekenhuisapotheken, alsmede
aan universiteiten en ROC’s waar apothekers en apothekersassistenten worden opgeleid. Daarnaast levert ID/farma zelf
elke maand circa 200 cdroms aan farmaceutische bedrijven,
artsen en verzekeraars. De omzet van ID/farma bedraagt ongeveer € 1,1 miljoen per jaar. De overeenkomst met betrekking tot het collectief abonnement, hierna de KOMBI/
romovereenkomst, voorziet in een opzegtermijn van twee
jaren.
2.3 KNMP is de overkoepelende beroepsen brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen
van haar leden als die van de farmacie. Zij heeft vanaf 1990
ID/farma van de databestanden voorzien die ID/farma heeft
opgenomen in haar KOMBI/rom.
2.4 Op 15 september 1998 is ten aanzien van specifieke databestanden een licentieovereenkomst gesloten tussen ID/
farma en de KNMP. Deze overeenkomst is aangegaan voor
onbepaalde tijd en kan door ID/farma worden opgezegd
met een opzegtermijn van drie maanden. De overeenkomst
eindigt voorts door buitengerechtelijk ontbinding indien
licentienemer tekort schiet in de uitvoering van de overeenkomst.
2.5 Ingevolge de licentieovereenkomst van 15 september
1998 verleent KNMP aan ID/farma het recht om tegen betaling van een vergoeding de specifieke databestanden van de
zogenoemde KNMP Geneesmiddelenbank aan bepaalde
eindgebruikers ter beschikking te stellen. De KNMP
Geneesmiddelenbank is een door KNMP vervaardigd bestand dat sinds 1 januari 1999 de G-standaard wordt genoemd.
2.6 De KOMBI/rom bevat naast de Gstandaard, andere content welke wordt aangeleverd door KNMP en ook content
aangeleverd door derden. Met betrekking tot de andere content welke wordt aangeleverd door KNMP is tussen partijen
geen schriftelijke licentieovereenkomst gesloten.
2.7 Op 27 april 2005 heeft de KNMP de KOMBI/romovereenkomst met ID/farma opgezegd, welke opzegging
door ID/farma schriftelijk is bevestigd op 4 mei 2005. Het
collectieve abonnement eindigt derhalve op 27 april 2007.
2.8 Partijen zijn na 27 april 2005 met elkaar in gesprek geweest om te bezien of er nog mogelijkheden waren voor verdere samenwerking. Tussen april 2005 en april 2006 hebben partijen verschillende gesprekken gevoerd waarbij
verschillende scenario’s zijn onderzocht. Op 4 april 2006
heeft een laatste bespreking plaatsgevonden. Partijen hebben geen onderlinge regeling kunnen treffen.
2.9 Vanaf enig moment is de KNMP aan de slag gegaan met
de ontwikkeling van een eigen product genaamd KNMP
Kennisbank. Dit product is vergelijkbaar met de KOMBI/
rom van ID/farma. De eerste editie van het KNMP product
zal eind april 2007 onder de titel KNMP Kennisbank kosteloos ter beschikking van de leden van KNMP worden gesteld.
2.10 Directeur van ID/farma is de heer Hans Grijseels.
Grijseels is houder van het Beneluxmerk (woordmerk)
KOMBI/rom met inschrijvingsnummer 0480596.
3 Het geschil
3.1 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten en stellende dat KNMP in de periode na 4 april 2006 de ontwikkeling, vermarkting en partiële introductie van de KNMP Kennisbank bij de bij haar aangesloten leden heeft vormgegeven
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 9 1
op een wijze die in meerdere opzichten onrechtmatig is ten
opzichte van ID/farma, vordert ID/farma samengevat – uitvoerbaar bij voorraad:
1 KNMP met onmiddellijke ingang na de datum van het in
deze te wijzen vonnis te verbieden ID/farma oneerlijk te beconcurreren door elke vergelijking met het product van ID/
farma te staken en gestaakt te houden, dan wel elke (negatieve) referentie aan eigenschappen van het product van ID/
farma te staken en gestaakt te houden op straffe van een
dwangsom van € 1.000 per dag of dagdeel dat KNMP met de
nakoming van dit verbod al dan niet gedeeltelijk in gebreke
blijft;
2 KNMP met onmiddellijke ingang na de datum van het in
deze te wijzen vonnis te gebieden het misbruik van haar economische machtspositie te beëindigen door het abonnement van de KNMP Kennisbank te ontkoppelen van het lidmaatschap van de KNMP waardoor leden de vrije keus
hebben tussen meerdere producten, waaronder het product
van KNMP, op straffe van een dwangsom van € 1.000 per
dag of dagdeel dat KNMP met de nakoming van dit gebod al
dan niet gedeeltelijk in gebreke blijft;
3 KNMP met onmiddellijke ingang na de datum van het in
deze te wijzen vonnis te verbieden inbreuk te maken op de
aan ID/farma toekomende auteursrechten en merkrechten
op straffe van een dwangsom van € 1.000 per dag of dagdeel
dat KNMP met de nakoming van dit verbod al dan niet gedeeltelijk in gebreke blijft;
4 KNMP te gebieden ook na 27 april 2007 ongewijzigde uitvoering te blijven geven aan de tussen ID/farma en KNMP
gesloten licentieovereenkomst van 15 september 1998 inzake de aanlevering van bronbestanden op straffe van een
dwangsom van € 1.000 per dag of dagdeel dat KNMP met de
nakoming van dit gebod al dan niet gedeeltelijk in gebreke
blijft;
5 KNMP te gebieden ook na 27 april 2007 ongewijzigd uitvoering te blijven geven aan de tussen ID/farma en KNMP
bestaande gewoonte, welke reeds 16 jaar bestaat, bronbestanden te blijven aanleveren, welke niet vallen onder de
licentieovereenkomst als bedoeld onder 4 op straffe van een
dwangsom van € 1.000 per dag of dagdeel dat KNMP met de
nakoming van dit gebod al dan niet gedeeltelijk in gebreke
blijft;
6 KNMP te gebieden een rectificatie te sturen aan alle bij
haar aangesloten leden en deze rectificatie voor een periode
van 6 maanden op de homepage te plaatsen van de KNMP
(www.knmp.nl) en deze rectificatie voor een periode van
6 maanden op de subhomepage van de KNMP Kennisbank
te plaatsen en deze rectificatie op te nemen in het Pharmaceutisch Weekblad op straffe van een dwangsom van € 1.000
per dag of dagdeel dat KNMP met de nakoming van dit gebod al dan niet gedeeltelijk in gebreke blijft;
7 KNMP te veroordelen tot betaling van een voorschot op de
schadevergoeding van € 250.000 binnen 2 weken na de datum van het in deze te wijzen vonnis;
8 De termijn ex 260 Rechtsvordering te stellen op 6 maanden na de datum waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is
gegaan;
9 KNMP te veroordelen in de kosten van deze procedure te
vermeerderen met de werkelijke kosten van ingeschakelde
rechtsbijstand inclusief nakosten ten bedrage van totaal
€ 19.245,82.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 9 2
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
3.2 KNMP voert verweer. Op de stellingen van partijen
wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4 De beoordeling
4.1 Ambtshalve, en voor zover beroep wordt gedaan op het
merkenrecht tevens gelet op artikel 4.6 BVIE, stelt de
voorzieningenrechter vast dat zijn bevoegdheid berust op
de plaats van vestiging van KNMP te Den Haag.
Auteursrecht
4.2 ID/farma stelt vanuit twee gezichtshoeken het auteursrecht aan de orde. In de eerste plaats stelt zij dat dreigt dat
KNMP met haar nieuwe product de KNMP Kennisbank inbreuk zal maken op het auteursrecht dat ID/farma toekomt
op enerzijds de software die bij de KOMBI/rom wordt toegepast om de content zichtbaar en vindbaar te maken (het
technisch platform) en anderzijds de content zelf voor zover
ID/farma een auteursrechtelijke prestatie heeft geleverd
door de bewerking daarvan. Op de tweede plaats stelt ID/
farma het auteursrecht aan de orde in verband met de
licentieovereenkomst van 15 september 1998, waarbij haar
een licentie is gegeven met betrekking tot materiaal waarvan KNMP het auteursrecht toekomt alsmede de volgens
haar stilzwijgend gesloten overeenkomst waarbij haar ook
een licentie is verstrekt voor het andere materiaal dat zij op
de KOMBI/rom plaatst, dat door KNMP wordt aangeleverd
en waarvan KNMP het auteursrecht heeft.
4.3 Dat inbreuk op het haar toekomende auteursrecht
dreigt, leidt ID/farma af uit een testversie van de KNMP
Kennisbank zoals die in oktober 2006 op proef was geplaatst
op het internet. ID/farma stelt in de testomgeving elementen te hebben ontdekt welke rechtstreeks gekopieerd zijn
van de KOMBI/rom ten behoeve van de ontwikkeling van de
KNMP Kennisbank. ID/farma concludeert dat de KNMP
klakkeloos kopieën heeft gemaakt van de broncodes
waarop ID/farma auteursrechten heeft.
4.4 KNMP betwist dat zij met de proefversie in oktober 2006
en met de binnenkort uit te geven KNMP Kennisbank inbreuk maakt op het auteursrecht van ID/farma. Zij heeft een
rapport overgelegd van de deskundigen J.B.F. Mulder en
P. Hanraets.
4.5 Voornoemd rapport betrekt in de vergelijking hoofdzakelijk de KOMBI/rom editie april 2007 en de huidige online
versie van de KNMP Kennisbank.
De deskundigen stellen vast dat de KOMBI/rom en de
KNMP Kennisbank zijn gebaseerd op verschillende technische platforms. Voor de kennisbank wordt een standaard
publicatietool gebruikt met de naam Publish One, welke
tool is ontwikkeld door het bedrijf Disk@d.
4.6 Ter zitting heeft ID/farma bevestigd dat het technisch
platform van de KOMBI/rom door haar zelf is ontwikkeld.
De voorzieningenrechter begrijpt hieruit dat zij erkent dat
de KNMP Kennisbank een eigen platform zal gaan gebruiken. Hieruit volgt dat, wil er sprake zijn van inbreuk op auteursrecht van ID/farma, deze gelegen zal moeten zijn in de
bewerking van de content.
4.7 Tussen partijen staat vast dat de content op de KOMBI/
rom wordt aangeleverd door KNMP en voor een kleiner deel
door derden. In beginsel komt het auteursrecht de KNMP
en die derden toe. Dit wordt slechts anders indien ID/farma
daar een auteursrechtelijk relevante prestatie aan zou toevoegen. Dat dit het geval is, heeft ID/farma niet aanneme-
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
lijk gemaakt. De deskundigen hebben er in dit verband op
gewezen dat ten behoeve van de KOMBI/rom in de bestanden wel verbindingen (hyperlinks) zijn gemaakt en dat er
opmaak is toegevoegd en dat dat gebeurt door KNMP met
behulp van het programma Hi-Author dat daartoe door ID/
farma aan KNMP ter beschikking is gesteld. Ten behoeve
van de KNMP Kennisbank zal de KNMP dat doen met behulp van het standaardprogramma Word.
4.8 De voorzieningenrechter zal in het midden laten of de
testversie van de Kennisbank zoals deze in oktober 2006 op
het internet was geplaatst inbreuk maakt op auteursrecht
van ID/farma. KNMP heeft dit betwist, maar ook als dit zo
zou zijn, dan is de dreiging van en voortgezette inbreuk
door KNMP voorshands voldoende ontzenuwd. Het onderzoek door de deskundigen maakt voldoende aannemelijk
dat de uit te geven KNMP Kennisbank geen inbreuk zal maken op auteursrechten van ID/farma. Uit het onderzoek
blijkt immers dat in elk geval van een geheel ander technisch platform gebruik zal worden gemaakt en voorts dat
de bewerking van de bestanden door KNMP zal worden gedaan.
4.9 Bij deze stand van zaken ligt onderdeel 3 van de vordering, voor zover deze auteursrecht betreft, voor afwijzing
gereed.
4.10 Onderdelen 4 en 5 van de vordering hebben de strekking dat ID/farma ook na 27 april 2007 het gebruik van materiaal waarvan KNMP het auteursrecht toekomt op de wijze
als voorheen wil kunnen voortzetten. ID/farma beroept zich
daartoe wat betreft onderdeel 4 van de vordering op de
schriftelijke licentieovereenkomst van 15 september 1998.
Wat betreft onderdeel 5 beroept zij zich op een mondeling
dan wel stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst
op grond waarvan zij een licentie, met recht van sublicentiëring kreeg ter zake van de overige KNMP content zoals die
tot en met april 2007 op de KOMBI/rom stond.
4.11 KNMP betwist het bestaan van een mondeling of stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst en stelt dat in
elk geval beide overeenkomsten het lot delen van de per
27 april 2007 door opzegging geëindigde KOMBI/rom overeenkomst. Zij heeft voorts verklaard dat zij geheel niet voornemens is de verstrekking van de G-bestanden, waar de
schriftelijke overeenkomst op zag, stop te zetten. Zij stelt
die nog steeds beschikbaar zoals zij deze ook beschikbaar
stelt aan enkele andere partijen. KNMP wil dat doen onder
een nieuwe overeenkomst met ID/farma onder dezelfde
voorwaarden als met die andere partijen. Zij erkent dat zij
voornemens is na 27 april 2007 de niet-G-bestanden niet
meer aan ID/farma te verstrekken.
4.12 Weliswaar dient de overdracht van auteursrecht bij akte
(schriftelijk) te geschieden, maar dat vormvereiste geldt niet
voor licentieovereenkomsten met betrekking tot auteursrecht. Een overeenkomst zoals door ID/farma gesteld kan
dus mondeling en ook stilzwijgend (dat wil zeggen af te leiden uit gedragingen van partijen) tot stand komen. Ook omdat KNMP niet aangeeft onder welke andere titel zij de
niet-G-bestanden aan ID/farma heeft verstrekt, gaat de
voorzieningenrechter er voorshands van uit dat er sprake is
van een stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst. De
modaliteiten daarvan zijn af te leiden uit de gedragingen
van partijen welke inhielden dat gedurende vele jaren
KNMP actief meewerkte aan de toelevering van die bestanden in een voor ID/farma bruikbare digitale vorm, en dat
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
ID/farma die bestanden vervolgens tegen vergoeding, te betalen aan ID/farma, verder verspreidde onder de leden van
KNMP en derden. Omdat de stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst het complement is van de schriftelijke
licentieovereenkomst, ligt het in de rede voor de overige
modaliteiten te spiegelen aan die schriftelijke overeenkomst.
4.13 KNMP stelt voorts dat, als er al sprake zou zijn van
twee licentieovereenkomsten, dat deze dan beide het lot zijn
gevolgd van de per 27 april 2007 beeindigde KOMBI/romovereenkomst. De voorzieningenrechter begrijpt dat
KNMP bedoelt dat de licentieovereenkomsten zozeer accessoir zijn aan de hoofdovereenkomst (de KOMBI/romovereenkomst) dat deze wat betreft de beëindiging de
hoofdovereenkomst moeten volgen. De tijdige opzegging
van de hoofdovereenkomst had volgens KNMP ook de strekking de nevenovereenkomsten (de schriftelijke en de stilzwijgende licentieovereenkomst) te beëindigen.
4.14 De voorzieningenrechter volgt de zienswijze van
KNMP niet. Van belang is dat in elk geval de schriftelijke
licentieovereenkomst van 15 september 1998 voorzag in
een eigen beëindigingregeling. Dat die overeenkomst geen
regeling bevatte voor opzegging door de licentiegever doet
daar niet aan af. Elke duurovereenkomst is immers opzegbaar door een van partijen. De onderhavige overeenkomst
voorzag weliswaar enkel in de opzegging van de overeenkomst door de licentienemer, met een opzegtermijn van drie
maanden, maar daaruit mag niet worden afgeleid – zoals
ID/farma kennelijk wil – dat de overeenkomst zijdens de
licentiegever onopzegbaar is. Het ligt meer in de rede om
ten minste dezelfde termijn ook voor de licentiegever te laten gelden.
4.15 Een ander gezichtspunt is dat de licentieovereenkomsten heel goed op zichzelf kunnen staan. Dat
KNMP met andere marktpartijen met betrekking tot de
G-standaard al afzonderlijke licentieovereenkomsten heeft
gesloten en ook bereid is dat te doen met ID/farma geeft dat
aan. Bovendien staat vast dat al voordat in 1995 tussen partijen de overeenkomst voor het collectief abonnement werd
gesloten KNMP databestanden leverde aan ID/farma ter verspreiding op de KOMBI/rom.
4.16 Nu van een afzonderlijke opzegging van de licentieovereenkomsten niet is gebleken, dient voorshands – tot
geldige beëindiging door opzegging – van het voortbestaan
van beide licentieovereenkomsten uit te worden gegaan. De
onderdelen 4 en 5 van de eis zullen daarom worden toegewezen.
Merkenrecht
4.17 Naar voorlopig oordeel is niet aannemelijk geworden
dat KNMP het merk KOMBI/rom zal gaan gebruiken. De
vordering voor zover gegrond op het merkenrecht dient
evenwel reeds te worden afgewezen omdat ID/farma niet de
merkhouder is en dat ook niet is gesteld of gebleken dat ter
zake rechten aan haar zijn overgedragen. Bij deze stand van
zaken ligt onderdeel 3 van de vordering, voor zover deze
merkenrecht betreft, voor afwijzing gereed.
Onjuiste mededelingen
4.18 Onderdeel 1 van de eis, zo begrijpt de voorzieningenrechter, betreft de mededelingen die KNMP heeft gedaan
waaruit zou kunnen worden begrepen dat de KOMBI/rom
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 9 3
na 27 april 2007 niet meer zal verschijnen, althans niet meer
met de gebruikelijke inhoud, en waarbij tevens de leden van
KNMP worden opgeroepen over te stappen naar de KNMP
Kennisbank. ID/farma verwijst in dit verband onder meer
naar een brief van KNMP d.d. 2 maart 2007 aan al haar ’Zakelijke leden en afnemers van pakket Z’. Deze brief heeft
onder meer de volgende inhoud:
Eind april 2007 eindigt het collectieve abonnement van de KNMP op
KOMBI/rom. Vanaf dat moment publiceert de KNMP belangrijke
databestanden als het Informatorium Medicamentorum en het Formularium der Nederlandse Apothekers (FNA) niet meer via KOMBI/
rom maar via de KNMP Kennisbank. De KOMBI/rom van april 2007
is de laatste KOMBI/rom die u van de KNMP ontvangt.
In plaatst daarvan biedt de KNMP u vanaf 1 mei 2007 een abonnement op de KNMP Kennisbank. In de bijgaande documentatie leest u
meer over de verschillende vormen waarin u de KNMP Kennisbank
kunt gebruiken en de tarieven die de KNMP hanteert. Via het bijgaande keuzeformulier kunt u vervolgens aangeven welke vorm uw
voorkeur heeft.
Het keuzeformulier dient u voor 15 maart 2007 aan de KNMP te
retourneren. Stuurt u het formulier niet terug dan kunt u een groot
aantal databestanden van de KNMP vanaf 1 mei 2007 niet meer
raadplegen!
4.19 Hierboven is overwogen dat de licentieovereenkomsten tussen KNMP en ID/farma niet zijn beëindigd, althans niet per einde april 2007. Daaruit volgt dat
ID/farma ook na 27 april 2007 gerechtigd is een groot aantal databestanden van de KNMP op haar KOMBI/rom te
plaatsen en raadpleegbaar te maken voor onder meer de leden van KNMP. In dat licht is naar voorlopig oordeel de suggestie die wordt gewekt door de brief van 2 maart 2007 niet
juist. De databestanden van KNMP blijven immers in beginsel raadpleegbaar zolang ID/farma de uitgave voortzet
hetgeen zij zal kunnen blijven doen onder vigeur van de
lopende licentieovereenkomsten.
4.20 Aannemelijk is ook dat mededelingen als deze door
KNMP ID/farma ten onrechte op een achterstand in de
markt zetten. Door deze mededelingen zullen de aangeschreven personen veronderstellen dat na 1 mei de KNMP
Kennisbank de enige mogelijkheid is om de databestanden
te raadplegen. Dit brengt mee dat onderdeel 1 van de vordering zal worden toegewezen op een wijze als hierna te melden.
Beperking mededinging
4.21 ID/farma stelt dat KNMP misbruik maakt van haar
machtspositie ondermeer doordat zij derden, met name ID/
farma, geen licenties verstrekt voor het gebruik van materiaal waarvan KNMP het auteursrecht heeft. ID/farma wordt
daardoor indirect uitgesloten van de markt van publicaties
zoals thans de KOMBI/rom.
4.22 De voorzieningerechter stelt voorop dat als regel een
IE-recht zoals het auteursrecht de rechthebbende een uitsluitend gebruiksrecht geeft en daarmee leidt tot een geoorloofde vorm van beperking van de mededinging. In dit geval volgt uit het voorgaande bovendien dat ID/farma op
grond van door KNMP gegeven licenties wél het recht heeft
materiaal van KNMP verder te verspreiden. Op de gestelde
grondslag is er dus geen sprake van een ongeoorloofde beperking van de mededinging.
4.23 Verder stelt ID/farma dat door de koppeling tussen lidmaatschap van de KNMP en het abonnement op de KNMP
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 9 4
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
Kennisbank een vrije keuze voor de KOMBI/rom vrijwel ondoenlijk is, waardoor de KOMBI/rom uit de markt wordt
gedrukt. Volgens ID/farma is dat in strijd met artikel 24
Mededingingswet.
4.24 KNMP betwist dat het aanbieden van de KNMP Kennisbank als onderdeel van het lidmaatschap van de KNMP
onrechtmatig is. Zij heeft geen machtspositie ten opzichte
van apothekers omdat er voor apothekers geen sprake is van
een verplichting om lid te zijn van de KNMP. Ook is volgens
KNMP onjuist dat zij al haar leden gaat verplichten tot het
nemen van een abonnement op de KNMP Kennisbank. De
leden van KNMP zijn natuurlijke personen en dit lidmaatschap omvat geen abonnement op de KNMP Kennisbank.
Daarnaast kunnen leden, ten behoeve van de apotheek die
zij beheren, een zakelijk lidmaatschap afsluiten.
In dit lidmaatschap is het gehele dienstenpakket inbegrepen dat nodig is voor de exploitatie van een apotheek, inclusief een abonnement op de KNMP Kennisbank. De diensten
van de KNMP zijn ook los verkrijbaar voor leden en nietleden.
4.25 De modaliteiten van het lidmaatschap zoals KNMP die
heeft voorgesteld zijn door ID/farma niet bestreden. Voorshands merkt de voorzieningenrechter de uitgave van de
KNMP kennisbank door KNMP aan als een dienstverlening
aan haar leden welke vergelijkbaar is met een samenwerking op administratief gebied, zoals bedoeld in rnr. 101 van
de Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen van de
NMA, editie april 2005. Een dergelijke samenwerking, die
de strekking heeft dat een gemeenschappelijke informatievoorziening tot stand komt, is in beginsel niet mededingingsbeperkend omdat het niet van invloed is op het
aanbod van producten en diensten van de samenwerkende
ondernemingen. In dit geval zijn onder de samenwerkende
ondernemingen te verstaan de afzonderlijke zakelijke leden
van de KNMP, dat wil zegggen de apotheken. Artikel 24 is in
het onderhavige geval dan ook niet van toepassing. De
dienstverlening aan leden is ook niet anderszins onrechtmatig.
4.26 Hetgeen hierboven is overwogen brengt met zich dat
onderdeel 2 van de eis zal worden afgewezen.
Rectificatie
4.27 Bij deze stand van zaken zullen de onderdelen 1, 4 en 5
worden toegewezen. Dit rechtvaardigt dat onderdeel 6, dat
ziet op een rectificatie, wordt toegewezen in aangepaste
vorm.
4.28 KNMP maakt terecht bezwaar tegen een rectificatie
in het Pharmaceutisch Weekblad aangezien de door de
voorzieningenrechter onjuist bevonden mededelingen niet
via dat blad zijn verspreid. In plaats daarvan zal KNMP worden bevolen een brief uit te laten gaan in dezelfde vorm en
aan de zelfde geadresseerden (Zakelijke leden en afnemers
van pakket Z) als de brief d.d. 2 maart 2007, waaruit is geciteerd onder 4.18 van dit vonnis. Gelet op hetgeen gevorderd
is en hetgeen zal worden toegewezen zal deze de volgende
tekst dienen te bevatten:
RECTIFICATIE ALS GEVOLG VAN HET VONNIS VAN
DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DEN HAAG D.D.
27 april 2007.
Vanaf eind april 2007 zal de KNMP Kennisbank beschikbaar zijn. In
afwijking van eerdere berichten die u van de KNMP heeft ontvangen
zullen naast de KNMP Kennisbank de verschillende versies van
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
KOMBI/rom op de markt blijven worden gebracht door ID/farma. U
kunt derhalve KOMBI/rom gewoon blijven gebruiken door een individueel abonnement af te sluiten bij ID/farma.
De verschillende versies van KOMBI/rom zullen na 27 april 2007
over alle KNMP-, WINAp en G-Standaard-bestanden blijven beschikken welke ook voor 27 april 2007 beschikbaar waren op KOMBI/
rom.
4.29 De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat KNMP de
onjuist bevonden mededelingen van haar websites zal verwijderen. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding
KNMP daarnaast te verplichten tot publicatie van de rectificatie op de websites van KNMP.
Voorschot op de schadevergoeding.
4.30 Daargelaten de niet onderbouwde spoedeisendheid –
de rechtbank begrijpt dat het gaat om toekomstig te lijden
schade – is de schade thans naar hoogte en grondslag zo weinig onderbouwd dat deze in kort geding niet, ook niet als
voorschot, toewijsbaar is.
Proceskosten
4.31 Beide partijen vorderen vergoeding van de volledige
proceskosten conform de Handhavingsrichtlijn. KNMP begroot haar kosten op € 14.002 voor door haar deskundigen
gemaakte kosten en op € 43.186 voor juridische kosten. Zij
heeft ter zitting aangegeven zich ermee te kunnen verenigen dat haar juridische kosten voor de helft worden toegerekend aan niet-IE-rechtelijke werkzaamheden. ID/farma
begroot haar kosten op € 25.905.
4.32 De voorzieningenrechter merkt de vorderingen onder
4 en 5 betreffende de licentieovereenkomsten aan als IErechtelijke vorderingen in de zin van de handhavingsrichtlijn omdat deze zijn aan te merken als een verweer van
ID/farma tegen een mogelijke vordering van KNMP tegen
handhaving van haar auteursrecht. Op deze onderdelen
wordt ID/farma in het gelijk gesteld. Wat betreft onderdeel
3, dat zowel auteursrecht als merkenrecht betreft, wordt ID/
farma in het ongelijk gesteld. Rekening houdende met het
gegeven dat de partijen overigens over en weer gedeeltelijk
in het gelijk en ongelijk worden gesteld ziet de
voorzieningenrechter aanleiding te bepalen dat de kosten
zullen worden gecompenseerd, des dat ieder van partijen de
eigen kosten draagt. Enz.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
Nr. 48 Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 17 maart 2005
(PAGE-puppy)
Mr. Sj.A. Rullmann
Art. 6:162 BW
In dit geding wordt er van uitgegaan dat de Dubbelfriss-puppy,
met name nu ook hij met toiletpapier in de weer is, op zijn minst
geïnspireerd is op en aldus in zekere mate een nabootsing is van de
PAGE-puppy. Nabootsing is echter in zijn algemeenheid niet steeds
onrechtmatig en rechtvaardigt evenmin zonder meer toewijzing van
de vorderingen van K-C. Van slaafse nabootsing is geen sprake nu de
puppy in de Dubbelfriss-reclame iets geheel anders met toiletpapier
doet dan de PAGE-puppy. Voorts is evenmin sprake van verwarringsgevaar waardoor K-C schade lijdt. Niet gebleken is dat een aanmerkelijk deel van de consumenten na het zien van de gehele Dubbelfrissreclame in verwarring is over de vraag van wie de reclame is. Hetgeen
deskundige in zijn verklaring heeft gesteld is onvoldoende om zondermeer aan te nemen dat PAGE door de Dubbelfriss-reclame schade
leidt. Zijn conclusie dat sprake is van schadelijke merkvervuiling
vloeit, bij betwisting door gedaagde, niet rechtstreeks voort uit het
onderzoek van Market Tools, noch wordt deze conclusie op enige andere wijze geschraagd. De schade die het gevolg zou zijn van de gestelde merkvervuiling wordt ook niet concreet uitgewerkt. Bovendien
gaat het beroep van K-C op haar merk niet op, zoals hiervoor reeds is
overwogen. Overigens is bepaald niet uit te sluiten dat de
Dubbelfriss-reclame kan worden opgevat als een parodie, die in beginsel toelaatbaar is.
Art. 6:194 e.v. BW
K-C heeft niet aannemelijk gemaakt dat van misleidende mededelingen sprake is, noch van vergelijkende reclame, nu de producten
waarvoor wordt geadverteerd geheel verschillend zijn.
1 Kimberly-Clark Worldwide Inc te Neenah, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika,
2 Kimberly-Clark BV te Ede, eiseressen, procureur mr.
I.M.C.A. Reinders Folmer, advocaat mr. H.J.M. Harmeling
te Amsterdam,
tegen
1 Friesland Foods BV h.o.d.n. Riedel Drinks te Ede,
2 DBB Amsterdam BV te Amstelveen, gedaagden, procureur
mr. L.P. Broekveldt, advocaat mr. H.J.M. Boukema te
’s-Gravenhage.
Gronden van de beslissing
1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.
a K-C is onderdeel van een concern dat internationaal actief
is. In de Benelux brengt zij het merk PAGE op de markt voor
keukenpapier, toiletpapier enzovoorts.
b Sinds begin jaren ’80 maakt K-C in reclame en marketing
voor PAGE gebruik van een Labrador Pup, verder: De PAGEpuppy. De PAGE-Puppy is door K-C Worldwide INC geregistreerd als gemeenschapsmerk, op de navolgende wijze:
Country: Community Trademark
Mark Name: DESIGN NEW PUPPY W/CURVED LINES
Current App. No: 001546480
Current App. Date: 3/8/2000
Original Reg. Numb: 1546480
Current Reg. Numb: 1546480
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 9 5
Class: 16
ABSORBENT PAPER TISSUEPRODUCTS SUCH AS FACIAL TISSUE, TOILET TISSUE, PAPER TOWELS AND PAPER TABLE NAPKINS
Orig. Reg. Date: 3/8/2000
Current Reg. Date:3/8/2000
Renewal due: 3/8/2010
Current Owner: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Mark Name: DESIGN NEW PUPPY W/CURVED LINES
Current App. No: 3845518
Current App. Date: 5/19/2004
Class: 3
PREMOISTENED OR IMPREGNATED TISSUES OR WIPES
Current Owner: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Country: Community Trademark
Mark Name: DESIGN PUPPY EMBOSSING
Current App. No: 2341089
Current App. Date: 8/15/2001
Original Reg. Numb: 2341089
Current Reg. Numb: 2341089
Class: 3 16
PRE-MOISTENED TISSUES OR WIPES FOR PERSONAL
HYGIENE
ABSORBENT PAPER TISSUE PRODUCTS SUCH AS
FACIAL TISSUE, TOILET TISSUE, PAPER TOWELS OR PAPER TABLE NAPKINS
Orig. Reg. Date: 8/15/2001
Current Reg. Date: 8/15/2001
Renewal due: 8/15/2011
Current Owner: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
c Riedel is onder meer actief in de frisdrank sector. Voor de
frisdrank Dubbelfriss maakt Riedel gebruik van een
reclameconcept met een steeds terugkerende hoofdrolspeler, genaamd Wesley. Deze Wesley is een mini-mannetje, een
soort alter-ego, dat zich plaatst op de schouder of op de arm
van de persoon die in de betreffende reclame een belangrijke rol speelt. Voor de overige personen in de reclamespot
lijkt Wesley onzichtbaar.
d DBB is het reclamebureau dat de Wesley reclames voor
Riedel ontwikkelt. In een recente reclame in deze serie
komt, naast Wesley, ook een – nogal ondeugende – Golden
Retriever puppy voor, die onder meer met toiletpapier in de
weer is.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 9 6
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
e In november 2004 heeft bureau Millward Brown in opdracht van DBB onderzoek verricht naar de effectiviteit van
de onder d genoemde reclame. Als één van de resultaten van
het onderzoek is in het rapport vermeld:
’De emotionele respons op ’Puppy’ (in het licht van de doelstellingen
heel cruciaal) is gemiddeld:
– de actieve, positieve betrokkenheid van de spot is zeer hoog;
’Puppy’ (de Dubbelfriss reclame met de puppy, vzr.) is vooral apart,
betrokken en valt op. In vergelijking met ’Schoonouders’ en ’Dansen’
(eerdere Dubbelfriss reclames, vzr) valt ’Puppy’ minder op en is
in mindere mate apart. Dit kan te maken hebben met de spot voor toiletpapier met daarin dezelfde soort hond.’
f Bij brief van 25 november 2004 heeft K-C Riedel gesommeerd om uiterlijk op 29 november 2004 te bevestigen dat
zij de onder d genoemde reclame en elke andere reclame die
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
direct of indirect verwijst naar de PAGE-puppy, alsmede alle
verwijzingen naar de PAGE-puppy op de Dubbelfrisswebsite, uiterlijk op 10 december 2004 zal staken en gestaakt houden.
g In de aan dit geding ten grondslag liggende dagvaarding
is vermeld dat R. van Amerongen, marketing directeur van
Riedel in Nederland, in een overleg met M. Stoker, algemeen
directeur van K-C Benelux, naar aanleiding van de bezwaren van K-C tegen de Dubbelfriss reclame mondeling heeft
meegedeeld dat DBB die reclame zo heeft ingericht dat deze
een juridisch aanvaardbare ’parodie’ op de PAGE reclames
zou zijn.
h Op 2 maart 2005 heeft het bureau Market Tools in opdracht van K-C een rapport uitgebracht over de vraag of het
onder d genoemde reclamefilmpje verwarring veroorzaakt
bij kopers van PAGE, bijvoorbeeld doordat men denkt dat
PAGE ook op één of andere wijze bij de totstandkoming van
deze reclame is betrokken. Het rapport is gebaseerd op ondervraging van 201 geselecteerde respondenten, allen vrouwen boven de 18 jaar oud. Als uitkomst is onder meer in het
rapport vermeld dat na het zien van het eerste deel van de
reclame 23, na het tweede deel 45 en na de gehele reclame 6
van de respondenten menen dat de reclame (mede) PAGE
betrof. Na het zien van het complete filmpje, verklaarden
volgens het onderzoek alle respondenten dat dit volgens
hen een reclame voor Dubbelfriss betrof en 142 van hen verklaarden dat het reclamefilmpje hen aan PAGE deed denken. Volgens het onderzoek vond verder 90 % van de respondenten de PAGE-puppy ’caring’, vond 81 % dat de PAGEpuppy ’Protectively looks out for the family’, 82 % dat hij
’Understands the needs of the family’ en 80 % dat hij ’Actively cares
for the family’, terwijl deze percentages voor de ’Riedelpuppy’ respectievelijk 34, 25, 23 en 19 zijn. Van de respondenten vond 96 % de PAGE-puppy ’Soft & Cuddly’; voor de
Dubbelfriss-puppy bedroeg dit percentage 99.
i De raadsman van K-C heeft aan Prof. Dr. Theo B.C. Poiesz,
Hoogleraar Economische Psychologie aan de Tias Business
School, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, de vraag
voorgelegd ’welk effect (in de zin van een positief negatief of neutraal effect) de Dubbelfriss-reclame heeft op de marketingstrategie
van Kimberly-Clark, waarvan de PAGE-puppy het boegbeeld is, alsmede op de waarde/goodwill die door de PAGE-puppy wordt vertegenwoordigd en daarmee op het voortgaande gebruik van de PAGEpuppy in reclames.’ Bij schrijven van 28 februari 2005 heeft
Poiesz, zichzelf introducerend als deskundige op het gebied
van consumentengedrag en de verwerking van reclameboodschappen door consumenten, deze vraag beantwoord.
Zijn conclusie luidt in dit schrijven dat ’tussen PAGE en Dubbelfriss merkverwarring optreedt als gevolg van de Dubbelfrisscommercial; (...) als gevolg hiervan merkvervuiling van PAGE plaatsvindt; (...) dit laatste schadelijk en riskant is voor de huidige en
toekomstige positionering van PAGE.’
2 K-C vordert thans kort gezegd dat gedaagden wordt bevolen elk gebruik van de gewraakte reclame en van met de merken van K-C overeenstemmende tekens te staken en gestaakt
te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom –
waarbij indien de vorderingen worden toegewezen op
grond van het merkenrecht de termijn waarbinnen de
bodemprocedure aanhangig zou moeten worden gemaakt
(als bedoeld in artikel 260 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV)) op zes maanden zou moeten worden gesteld
– alsmede hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot vol-
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
doening aan K-C van een bedrag van € 30.000,– als voorschot op schadevergoeding, met veroordeling van gedaagden in de kosten van het geding.
3 K-C legt aan haar vordering, samengevat, het volgende ten
grondslag. De PAGE-puppy is het boegbeeld, de zogenaamde ’brand-icon’ van K-C en als zodanig bij het publiek
bekend. K-C heeft daarvoor veel investeringen moeten verrichten. De kern van het reclame concept met de PAGEPUPPY is om een relatie te leggen tussen het zorgzame karakter van de puppy en de verzorgende kwaliteiten van het
PAGE product. Riedel maakt in haar reclame zonder toestemming doelbewust gebruik van de PAGE-puppy, op een
wijze waarover K-C geen enkele zeggenschap of controle kan
uitoefenen. Er is sprake van nabootsing, waardoor verwarring ontstaat bij het publiek. De puppy in de Dubbelfriss
reclame lijkt erg op de PAGE-puppy en treedt op in een
soortgelijke situatie (in een huiskamer) en met dezelfde accessoires (toiletpapier). Het gedrag van de Dubbelfrisspuppy wijkt echter in de loop van de reclame aanzienlijk af
van de zorgzame PAGE-puppy. De Dubbelfriss-puppy is immers erg baldadig en maakt een chaos van de huiskamer.
Het beeld van de PAGE-puppy is niet meer eenduidig. Ook
wordt de brave PAGE-puppy een beetje belachelijk gemaakt. Door de Dubbelfriss reclame worden de waarde en
bruikbaarheid van de PAGE reclames aangetast. Daarnaast
wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het imago
en de reputatie van de PAGE-puppy en de bijbehorende
PAGE reclames. Verder is de Dubbelfriss reclame in strijd
met de regels betreffende misleidende en vergelijkende reclame. Een deel van het publiek zal denken dat de reclame
mede afkomstig is van PAGE. Dat blijkt ook uit het onderzoek van Market Tools.
Er is sprake van merkvervuiling, zoals ook door de deskundige Poiesz is geconcludeerd. Gedaagden handelen aldus
onrechtmatig jegens K-C en K-C lijdt daardoor schade. Ook
is sprake van inbreuk op het PAGE-puppy merk. De schade
van K-C bestaat onder meer daaruit dat de nieuwe op stapel
staande reclamecampagne met de PAGE-puppy zijn effect
niet, of slechts in verminderde mate, zal hebben. De PAGEpuppy in zijn ’vertrouwde rol’ kan door het publiek als minder dynamisch of zelfs negatief ervaren worden. In de Dubbelfriss reclame is hij immers onderdeel van een wilde gang
van zaken met harde en ritmische muziek, terwijl hij in de
PAGE reclame eerder vriendelijk en bedachtzaam te werk
zal gaan. De schade kan worden begroot op een percentage
van de kosten voor deze nieuwe campagne, die in totaal
€ 200.000,– bedragen. Gedaagden dienen een voorschot van
15 % van deze kosten, een bedrag van € 30.000,– aan K-C te
voldoen.
4 Riedel en DBB hebben tegen de vordering verweer gevoerd, welk verweer hierna, voor zover nodig, bij de beoordeling van het geschil zal worden besproken.
Beoordeling van het geschil.
5 Gedaagden hebben in de eerste plaats betoogd dat de
voorzieningenrechter van deze rechtbank niet bevoegd is
om van het geschil, voor zover daaraan de merkinbreuk ten
grondslag ligt, kennis te nemen, aangezien op grond van
het bepaalde in artikel 92 van de Verordening inzake het
Gemeenschapsmerk en artikel 3 van de Uitvoeringswet die
die Verordening bij uitsluiting de rechtbank en de
voorzieningenrechter te Den Haag bevoegd zouden zijn. Dit
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 9 7
betoog wordt echter niet gevolgd. K-C hebben in dit kader
terecht verwezen naar artikel 99 van de Verordening, dat als
volgt luidt:
’Voorlopige en beschermende maatregelen.
1. Aan de rechterlijke instanties, met inbegrip van de rechtbanken
voor het Gemeenschapsmerk, van een Lid-Staat kunnen voor een
Gemeenschapsmerk of aanvragen om een Gemeenschapsmerk dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen worden gevraagd als
het recht van die Staat kent voor nationale merken, zelfs indien een
rechtbank voor het Gemeenschapsmerk van een andere Lid-Staat
krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te
nemen. ’ De voorzieningenrechter is met K-C van oordeel dat
uit deze bepaling, mede in het licht van het bepaalde in artikel 13 RV, volgt dat voor een voorziening in kort geding
naast de voorzieningenrechter te Den Haag ook een andere
(voorzieningen) rechter bevoegd kan zijn, in dit geval de
voorzieningenrechter in Amsterdam, nu één van de gedaagden (DBB) in dit arrondissement is gevestigd en hier (mede)
de gevorderde ordemaatregelen zouden moeten worden getroffen. Het bepaalde in artikel 3 van de Uitvoeringswet
dient, mede gelet op hetgeen is vermeld in de toelichting,
niet aldus te worden geïnterpreteerd dat in kort geding de
voorzieningenrechter te Den Haag uitsluitend bevoegd is.
6 K-C Worldwide INC als merkhouder en K-C B.V. als opdrachtgever van de advertentiecampagne met de PAGEpuppy hebben beide een spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening en kunnen in hun vorderingen worden
ontvangen.
7 Om inbreuk op het merkenrecht te kunnen aannemen is
het uitgangspunt het merk zoals dat is gedeponeerd. Het
door K-C gedeponeerde teken betreft een foto en een (gestileerde) tekening van een stilzittend hondje. Het in de Dubbelfriss reclame voorkomende hondje is echter een levend
hondje dat bewegend ten tonele verschijnt. Deze
Dubbelfriss-puppy vertoont, zoals gedaagden terecht hebben aangevoerd, onvoldoende verwantschap met het door
K-C gedeponeerde teken om inbreuk op haar merkenrechten te kunnen aannemen. Alleen al hierom is de op het
merkenrecht gebaseerde vordering van K-C niet toewijsbaar. Daarnaast hebben gedaagden terecht aangevoerd dat
het deponeren van de PAGE-puppy als merk niet meebrengt
dat K-C het gebruik van een puppy in advertentiecampagnes kan monopoliseren.
8 Naast inbreuk op haar merkenrecht heeft K-C onrechtmatig handelen door gedaagden aan haar vordering ten grondslag gelegd. Gedaagden hebben, ondanks het vermelde onder 1 f, op een zeker moment het standpunt ingenomen dat
de gelijkenis van het hondje in de Dubbelfriss reclame met
de PAGE-puppy op louter toeval berust. In dit geding wordt
er niettemin vanuit gegaan dat de Dubbelfriss-puppy, met
name nu ook hij met toiletpapier in de weer is, en gelet op
het onder 1 e en f vermelde, op zijn minst geïnspireerd is op
en aldus in zekere mate een nabootsing is van de PAGEpuppy. Nabootsing is echter in zijn algemeenheid niet
steeds onrechtmatig en rechtvaardigt evenmin zonder meer
toewijzing van de vorderingen van K-C. Van slaafse nabootsing is geen sprake nu de pup in de Dubbelfriss reclame iets
geheel anders met toiletpapier doet dan de PAGE-puppy.
Voorts is evenmin sprake van verwarringsgevaar waardoor
K-C schade lijdt. Niet gebleken is dat een aanmerkelijk deel
van de consumenten na het zien van de gehele Dubbelfriss
reclame in verwarring is over de vraag van wie de reclame is.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
3 9 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
Het in het onderzoek van Market Tools – wat er ook zij van
de door gedaagden betwiste representativiteit en deugdelijkheid daarvan – vermelde percentage van 3 % is te verwaarlozen. Ook dat ongeveer 12 %, ofwel 22 % van de respondenten van dit onderzoek na het zien van het eerste,
respectievelijk tweede segment van de Dubbelfriss reclame
denkt dat deze (mede) van PAGE is, duidt nog niet op verwarring bij de consument die schadelijk is voor PAGE. Die
conclusie volgt ook niet uit het onderzoek. Weliswaar komt
daaruit naar voren dat de Dubbelfriss reclame bij een aantal
respondenten associaties oproept met de PAGE reclame,
maar niet dat het imago van de PAGE-puppy, dan wel het
koopgedrag van de PAGE-consument daardoor negatief
wordt beïnvloed. Aan de pup van Dubbelfriss worden volgens het onderzoek andere capaciteiten toegedicht dan aan
de PAGE-puppy, maar ook de Dubbelfriss pup wordt door
een overgrote meerderheid van de respondenten als ’soft
and cuddley’ gekwalificeerd, hetgeen toch volgens K-C een
belangrijk deel van de rol van de PAGE-puppy is. Hetgeen
Poiesz in zijn verklaring heeft gesteld is onvoldoende om
zonder meer aan te nemen dat PAGE door de Dubbelfriss
reclame schade lijdt. Zijn conclusie dat sprake is van schadelijke merkvervuiling vloeit, bij betwisting door gedaagden,
niet rechtstreeks voort uit het onderzoek van Market Tools,
noch wordt deze conclusie op enige andere wijze geschraagd. De schade die het gevolg zou zijn van de gestelde
merkvervuiling wordt ook niet concreet uitgewerkt. Bovendien gaat in deze zaak het beroep van K-C op haar merk niet
op, zoals hiervoor reeds is overwogen. Overigens is bepaald
niet uit te sluiten dat de Dubbelfriss reclame kan worden
opgevat als een parodie, die in beginsel toelaatbaar is.
9 Ook de stelling van K-C dat sprake is van strijd met het
bepaalde in de artikelen 6:194 en 194a Burgerlijk Wetboek
zal niet worden gevolgd. K-C heeft niet aannemelijk gemaakt dat van misleidende mededelingen sprake is, noch
van vergelijkende reclame, nu de producten waarvoor wordt
geadverteerd geheel verschillend zijn.
10 Evenmin is voorhands aannemelijk geworden dat Dubbelfriss ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de
bekendheid van de PAGE-puppy. Niet gesteld of gebleken is
dat gedaagden door de gebruikmaking van een hondje dat
doet denken aan de PAGE-puppy bijvoorbeeld kosten heeft
bespaard op haar reclamecampagne, noch dat de reclame
met de pup doeltreffender zou zijn dan de reclames met alleen de Wesley figuur. Het onder 1 e vermelde wijst eerder
op het tegendeel. Ook op deze grond kunnen de vorderingen van K-C derhalve niet worden toegewezen.
11 Nu de weren op voornoemde punten slagen, zal de gevraagde voorziening worden geweigerd en behoeven de overige weren geen bespreking meer.
12 Als de in het ongelijk gestelde partij zal K-C worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Enz.
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
Nr. 49 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage,
12 september 2007
(dertec.nl)
Mr. Ch.A.J.F.M. Hensen
Art. 1019h Rv
Vast staat dat Bege bewust en opzettelijk een domeinnaam heeft
geregistreerd die overeenstemt met het merk en de handelsnaam van
haar concurrent. Bege heeft op de koop toegenomen dat die domeinnaam vervolgens doorlinkt naar haar eigen website. Dergelijke
inbreukmakende handelingen zijn niet als te goeder trouw gedaan
aan te merken. Er is grond Bege terzake een aanmerkelijk verwijt te
maken waarbij een volledige kostenvergoeding aangewezen is. Het
argument van Bege dat Der-Tec de inbreuk op haar IE-recht eenvoudig had kunnen afkopen door betaling aan de inbreukmakende partij van het bedrag van € 1.195 gaat eraan voorbij dat er geen rechtsgrond is voor vaststelling van een vergoeding voor overdracht van de
domeinnaam.
De ervaring leert dat, indicatief, voor een kort geding in een gemiddelde merk-, model-, auteursrechtzaak afhankelijk van complexiteit
en belang rekening is te houden met een bedrag tussen € 15.000 en
€ 25.000 aan proceskosten aan de zijde van de eisende partij. In dit
geval heeft eiser zich, terecht, beroepen op zijn merkrecht en
handelsnaamrecht. Verweerder heeft tot en met de dag van de zitting
wat de hoofdzaak betreft geen serieus verweer gevoerd. Dit betekent
dat eiser in zijn voorbereiding volledig dient te zijn. In het licht hiervan dient de gespecificeerde kostenopgave van Der-Tec ten bedrage
van € 13.635,38 voor redelijk te worden gehouden en kan Bege niet
volstaan met het enkel roepen dat het wel erg veel is.
Der-Tec BV te Katwijk, eiseres, procureur mr. P.J.M. von
Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. H.J. Koenraad te Amsterdam,
tegen
Bege Aandrijftechniek BV te Sassenheim, gedaagde, advocaat mr. M.A. Visser te Amsterdam.
2 De feiten
2.1 Der-Tec voert een onderneming die zich bezig houdt met
de handel in pneumatische, hydraulische, mechanische- en
elektronische artikelen met toebehoren ten behoeve van de
aandrijftechniek.
2.2 Der-Tec is krachtens depot met nummer 1129795 van
22 februari 2007 en daarop volgende publicatie en inschrijving, houdster van een Benelux woordmerk DeR-Tec. Dit
merk is ingeschreven in klasse 7 (onder meer voor machines, motoren, koppelingen en aandrijfmechanismen) en
klasse 35 (onder meer voor detailhandeldiensten en zakelijke bemiddeling bij aanen verkoop op het gebied van metalen, bouwmaterialen, machines, motoren, aandrijfmechanismen etc., voornoemde diensten ook via het
internet verleend, via zogenaamde webwinkels).
2.3 Der-Tec is opgericht in 2002 en voert sinds die tijd de
handelsnamen Der-Tec B.V. en Der-Tec Aandrijf techniek
B.V. Der-Tec is voorts houdster van onder meer de domeinnaam dertec.nl waaronder zij haar website exploiteert.
2.4 Bege drijft een onderneming die zich toelegt op de handel in machinerieën, gereedschappen en technische materialen eveneens op het gebied van de aandrijf techniek.
2.5 Der-Tec heeft in februari 2007 geconstateerd dat Bege
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
2 0 0 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
sinds 11 april 2006 houdster is van het domein dertec.eu.
Het domein dertec.eu linkt automatisch door naar www.bege.nl, zijnde de website van Bege.
2.6 Der-Tec heeft daarop Bege per aangetekende brief van
23 februari 2007 aangeschreven en haar verzocht de doorkoppeling op te heffen en het domein dertec.eu aan haar
over te dragen. In reactie hierop stelt de heer G.P. Paulides
van Bege, in zijn brief van 6 maart 2007 aan Der-Tec, bereid
te zijn het domein dertec.eu voor een bedrag van € 1.195
(excl. BTW) over te dragen.
2.7 Der-Tec heeft vervolgens per brief en e-mail van 8 maart
2007 aan de heer Paulides van Bege aangegeven dat zij niet
akkoord kon gaan met het door Bege voorgestelde bedrag
van € 1.195. In haar reactie op deze e-mail herhaalde Bege
diezelfde dag per e-mail haar eerdere voorstel tot overdracht
van het domein voor het eerder genoemde bedrag.
2.8 Der-Tec heeft vervolgens haar advocaat ingeschakeld en
op 23 april 2007 een sommatiebrief gestuurd ten einde (kosteloze) overdracht van het domein dertec.eu te bewerkstellingen. In zijn reactie per brief van 26 april 2007, betwist de raadsman van Bege dat er sprake zou zijn van enig
inbreukmakend en onrechtmatig handelen door Bege. Verder blijkt uit deze brief de bereidheid van Bege tot verkoop
van de domeinnaam tegen een marktconforme prijs.
2.9 De raadsman van Der-Tec heeft vervolgens per tweede
sommatiebrief van 11 mei 2007 laten weten niet akkoord te
gaan met betaling voor de overdracht van een inbreukmakende domeinnaam. In reactie hierop kwam per brief
van 1 juni 2007 het voorstel van een kantoorgenoot van mr.
M.A. Visser tot overdracht van de domeinnaam voor het bedrag van € 2.080.
2.10 EU domeinen worden beheerd door Eurid te Brussel.
Ten einde te voorkomen dat Bege na het uitbrengen van de
dagvaarding alsnog het domein dertec.eu aan een derde zou
overdragen of van de hand zou doen, heeft Eurid – op het
schriftelijk verzoek van Der-Tec van 26 juni 2007 – de
domeinnaam geblokkeerd.
(...)
4 De beoordeling
4.1 De vorderingen van Der-Tec, voor zover deze zijn gebaseerd op haar merkrecht, dienen aan de bepalingen van het
BVIE te worden getoetst. De bevoegdheid van deze rechtbank op die vorderingen te beslissen berust daarop dat Bege
gevestigd is in het arrondissement Den Haag. (4.6 lid 1
BVIE).
4.2 Bege stelt dat de overdracht van de domeinnaam zelf
nooit een struikelblok is geweest, maar dat Der-Tec bleef bij
haar starre standpunt: ’wel overdracht, geen vergoeding
daarvoor en wel volledige vergoeding van de advocaatkosten van Der-Tec die Bege vanaf het begin te hoog vond’.
Volgens Bege gaat het geschil eigenlijk helemaal niet over
inbreuken op grond van handelsnaam en merkrecht. Zij
stelt dat ’dit geschil gaat over het feit dat Der-Tec kost wat
het kost haar kosten vergoed wil zien, Bege zal en moet al
haar kosten vergoeden met een beroep op de richtlijn 2004/
84/EG en artikel 1019h Rv’.
4.3 Nu Bege behoudens de bepaling van dwangsommen
overigens geen verweer voert tegen de gevorderde overdracht, begrijpt de voorzieningenrechter dat Bege zich niet
verzet tegen toewijzing van de hoofdvorderingen en het debat beperkt tot de dwangsommen en de proceskosten.
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
3 9 9
De overdracht
4.4 Nu de gevorderde overdracht van de domeinnaam niet
wordt betwist en noch onrechtmatig noch ongegrond voorkomt zal deze worden toegewezen op de wijze als hierna
bepaald.
4.5 Ter zitting is besproken dat voor de overdracht de medewerking van Der-Tec noodzakelijk is geworden vanwege de
blokkade die door Der-Tec bij Eurid is gelegd. Mede daarom
zal Bege een langere termijn dan gevorderd worden vergund om de overdracht te bewerkstelligen.
4.6 Omdat Bege aanvankelijk en herhaaldelijk heeft geweigerd aan de overdracht mee te werken, zal een dwangsom
zoals gevorderd worden bepaald. Nu aangenomen moet
worden dat dat voldoende aansporing is voor de nakoming,
is er geen aanleiding voor toewijzing van hetgeen op de voet
van artikel 3:300 BW gevorderd is.
Proceskosten
4.7 Bege heeft bezwaar tegen een kostenveroordeling op de
voet van artikel 1019h Rv. Zij stelt dat artikel 1019h Rv
voorziet in een dubbele redelijkheidstoets. Een volledige
proceskostenveroordeling beantwoordt om twee redenen
niet aan de bedoelde billijkheid en voorts zijn volgens Bege
de zijdens Der-Tec opgegeven kosten niet redelijk.
De richtlijn en artikel 1019h Rv. zien volgens Bege op de
bescherming van IE rechten tegen piraterij en andere vormen van georganiseerde misdaad. Omdat bij Bege geen
sprake is van een domeinregistratie en doorlink naar de eigen website te kwader trouw of zonder geldige reden, is het
niet billijk haar te veroordelen in de volledige proceskosten.
De tweede reden waarom een volledige vergoeding onbillijk zou zijn is het gegeven dat Der-Tec door betaling van
het bedrag van € 1.195 aan Bege de overdracht zelf had kunnen realiseren.
Afgezien van de billijkheidseis komen alleen voor vergoeding in aanmerking redelijke en evenredige kosten. Het
aantal uren dat blijkt uit de kostenspecificatie staat niet in
een redelijke verhouding tot de verrichte werkzaamheden.
De voorzieningenrechter overweegt hiertoe het volgende.
4.8 Artikel 1019h Rv voorziet in de algemene regel dat de in
het ongelijk gestelde partij desgevorderd wordt veroordeeld
in redelijke en evenredige kosten van de in het gelijk gestelde partij, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. In
beginsel voorziet deze algemene regel niet in een matiging
van de toe te wijzen kosten naar de mate van verwijtbaarheid van de inbreuk op het IE recht. De mate van verwijtbaarheid kan tezamen met andere omstandigheden wel leiden tot een door de billijkheid geboden matiging.
4.9 Bij de beoordeling van de verwijtbaarheid is in dit geval
in aanmerking te nemen dat partijen zich op dezelfde markt
van aandrijvingen begeven en concurrenten van elkaar te
zijn. Niet zonder belang is dat beide directeuren van DerTec voormalige werknemers van Bege zijn en dat er nadat
zij voor zichzelf wilden beginnen in verband met een concurrentiebeding stevig is geprocedeerd. Partijen hebben ter
zitting de slechte onderlinge verstandhouding bevestigd.
Bege stelde aanvankelijk dat zij de domeinnaam dertec.eu
is gaan registreren nadat haar op een gala te Noordwijk ter
ore was gekomen dat Der-Tec in de etalage lag voor een overname. Om rechten zeker te stellen is zij de domeinnaam
gaan registreren. Omdat zij deze registreerde op eigen naam
was volgens Bege een doorlink naar haar eigen site het auto-
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
4 0 0
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
matische en niet te vermijden gevolg. Nadat Der-Tec haar er
op had gewezen dat het bewuste gala plaatsvond ruim nadat Bege de domeinnaam had geregistreerd, heeft Bege – ter
zitting – het standpunt ingenomen dat de registratie in elk
geval wel een zakelijke reden had en is geschied met het oog
op een mogelijke overname. Bege erkent dat enig gesprek
over een overname niet heeft plaatsgevonden.
4.10 Bij deze stand van zaken staat in elk geval vast dat Bege
bewust en opzettelijk een domeinnaam heeft geregistreerd
die overeenstemt met het merk en de handelsnaam van haar
concurrent, Bege heeft op de koop toegenomen dat die
domeinnaam vervolgens doorlinkt naar haar eigen website.
Dergelijke inbreukmakende handelingen zijn naar voorlopig oordeel niet als te goeder trouw gedaan aan te merken.
Er is grond Bege terzake een aanmerkelijk verwijt te maken
waarbij een volledige kostenvergoeding aangewezen is.
4.11 Dit wordt niet anders in het licht van het nader door
Bege aangedragen billijkheidsargument. Dit argument
komt er immers op neer dat Der-tec wordt voorgehouden
dat zij de inbreuk op haar IE recht eenvoudig had kunnen
afkopen door betaling aan de inbreukmakende partij van
het bedrag van € 1.195. Met deze redenering gaat Bege eraan voorbij dat er geen rechtsgrond is voor vaststelling van
een vergoeding voor overdracht van de domeinnaam.
4.12 De raadsman van Der-Tec heeft met betrekking tot de
proceskosten een gespecificeerde specificatie overgelegd ten
bedrage van € 13.635,38. Bege vindt deze onredelijk.
4.13 De ervaring leert dat, indicatief, voor een kort geding
in een gemiddelde merk, model, auteursrechtzaak afhankelijk van complexiteit en belang rekening is te houden met
een bedrag tussen € 15.000 tot € 25.000 aan proceskosten
aan de zijde van de eisende partij. In dit geval heeft eiser
zich, terecht, beroepen op zijn merkrecht en handelsnaamrecht. Verweerder heeft tot en met de dag van de zitting wat
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
de hoofdzaak betreft geen serieus verweer gevoerd. Dit betekent dat eiser in zijn voorbereiding volledig dient te zijn.
In het licht hiervan dient de kostenopgave van Der-Tec voor
redelijk te worden gehouden en kan Bege niet volstaan met
het enkel roepen dat het wel erg veel is. Bege zal dan ook
worden veroordeeld in de kosten van de procedure conform
de opgave van Der-Tec.
4.14 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 260 Rv. wordt
een termijn bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak.
5 De beslissing
De voorzieningenrechter:
beveelt Bege om binnen twee weken na betekening van dit
vonnis ieder gebruik van de domeinnaam dertec.eu te staken en gestaakt te houden;
beveelt Bege om binnen twee weken na betekening van dit
vonnis ieder inbreuk op de handelsnaamrechten en merkrechten van Der-Tec op de aanduiding DeRTec of daarmee
overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden;
beveelt Bege om binnen twee weken na betekening van dit
vonnis de domeinnaam dertec.eu aan Der-Tec over te dragen en al het benodigde te doen om te bewerkstelligen dat
deze domeinnaam op naam van Der-Tec wordt gesteld;
veroordeelt Bege tot betaling aan Der-Tec van een dwangsom
van € 1.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat wordt
gehandeld in strijd met deze bevelen, met dien verstande
dat maximaal € 100.000 aan dwangsommen verbeurd zal
kunnen worden;
veroordeelt Bege in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de
zijde van Der-Tec begroot op € 13.635,38;
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; enz.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
B
O
2 0 0 8
E K
B
B I J B L A D
E
S P
R E
K I
I N D U S T R I E
} L E
N
G
L. Wichers Hoeth (Gielen c.s.), Kort begrip van het intellectuele
eigendomsrecht; negende druk.
Kluwer, 2007, 655 pagina’s (excl. registers).
Om te beginnen: een welgemeend compliment aan de redacteur van dit boek en aan het ’team’ dat deze negende druk
verzorgde. Het ’Kort begrip’ is vanaf zijn eerste druk een knap
compromis geweest tussen ’te veel’ en ’te weinig’: het hele
vakgebied van de intellectuele eigendom werd destijds bondig maar toch voldoende informatief beschreven; en dat is
ook in de negende druk nog/weer het geval.
De stof is intussen wel enorm uitgebreid, en de argeloze lezer kan even denken dat ’Kort begrip’ niet de juiste titel is
voor een boek van ruim 650 pagina’s – maar dat is dus wel
zo. De ’formule’ van de vroegere ’Korte begrippen’ is met vakmanschap gehandhaafd.
Dat wil dan zeggen dat de stof inhoudelijk met een redelijke
mate van volledigheid, maar dan wel vrij summier, wordt
besproken. De lezer wordt echter verder geholpen door veel
verwijzingen naar bronnen, waaronder heel veel rechtspraak uit de ’feitelijke’ instanties. Daarbij is onvermijdelijkerwijs ook rechtspraak onvermeld gebleven.
Slechts een enkele keer valt op dat naar rechtspraak wordt
verwezen waarvan men op plausibele gronden kan betwisten dat die (nog) representatief is (ik vroeg mij dat bijvoorbeeld af bij de opgenomen rechtspraak in noot 206 op p. 617
(bij de paragraaf ’boycot’), waarvan het grootste deel van
meer dan 40 jaar geleden dateert – een tijd toen over de ’eerlijke gebruiken in de handel’ volgens mij bepaald anders
werd gedacht dan nu.
Uit het zojuist opgemerkte blijkt overigens dat het boek ook
in deze nieuwe druk trouw blijft aan een zeer ruime opvatting van de categorie ’intellectuele eigendom’, waardoor
daaronder ook de ongeoorloofde mededinging met inbegrip van het reclamerecht wordt begrepen. Van dat laatste –
het door snelle ontwikkeling en vergaande detaillering
langzamerhand bepaald lastig te overziene reclamerecht –
wordt een uitstekend perspectief gegeven. Ook de andere
nieuwe(re) loten aan de stam van het IE-recht krijgen de aandacht die zij verdienen – het databankenrecht, de
Handhavingsrichtlijn (met invoeringswetgeving), het staat
er allemaal in, en wordt bondig maar zorgvuldig weergegeven.
Misschien is mij dat in vorige drukken minder opgevallen –
maar in deze druk valt wel op dat de auteurs zich niet beperken tot ’neutrale’ weergave van het geldende recht, maar
met regelmaat krachtige standpunten betrekken (die overigens duidelijk als zodanig, dus: als – eventueel: controversiële – standpunten worden gepresenteerd).
Er wordt bijvoorbeeld, in nr. 68, ferme kritiek geuit op de
leer van de Hoge Raad over uitleg van octrooien (voor de
nieuwsgierige lezers: op het voetspoor van Brinkhof, en niet
dat van Hoyng). Aansluitend, in nr. 69, wordt ook de leer
van de Hoge Raad inzake het verleningsdossier in twijfel
getrokken.
Mij uit het hart gegrepen is de terloopse kritiek, in nr. 246,
E
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
4 0 1
N
op de ’nergens goed voor’-zijnde vernummering van overigens ongewijzigde wetteksten (in dit geval: in het BVIE).
Mocht dat de wetgever dit ter harte neemt! (Het Kort begrip
zet deze boodschap ongewild kracht bij door héél af en toe
te verwijzen naar niet meer bestaande artikelnummers.1)
Nog wat prikkelende stellingen: het arrest Flamco/Spiro
strookt niet met de wet (nr. 93); de Benelux-regel voor winstafdracht zou wel eens niet met het TRIPs Verdrag en de
Handhavingsrichtlijn kunnen stroken (nr. 211); het Opelarrest zou ook wel eens niet door de TRIPs-beugel kunnen
(en ook niet met de Richtlijn sporen – nr. 314); het
Remington-arrest zou voor modellen ’van overeenkomstige
toepassing’ (kunnen) zijn (nr. 196);2 de toets aan aspecten
van algemeen belang die het HvJ EG bij de beoordeling van
onderscheidend vermogen (van merken) aanlegt zou met
het Unieverdrag in strijd kunnen zijn (nr. 267); langer dan 5
jaar ’gedogen’ zou ook niet-gedeponeerde merken van acties van de merkhouder moeten vrijwaren (nr. 321). Voor
wie in debat wil gaan is er dus keus genoeg. Jammer genoeg
is een boekbespreking daarvoor niet de geëigende plaats.
Een zo omvangrijke en breed uitwaaierende bespreking van
een inmiddels erg groot en complex rechtsgebied als dit,
bevat onvermijdelijk slordigheden. Het zijn er misschien
wat meer dan ik had verwacht, maar het is zeker niet zo dat
men het boek niet als betrouwbare leidraad kan hanteren.
Een beetje oppassen, dat is alles. (Een paar voorbeelden:
Aruba hoort niet tot de Nederlandse Antillen (nr. 12, p. 17);
dat planten en dieren geen octrooieerbaar voortbrengsel
kunnen zijn is hoogst aanvechtbaar (nr. 18); op p. 31 en 47
vindt men verschillende ingangsdata voor de ’misbruik’termijn van de art. 55 EOV en 5 ROW 1995; octrooien en
modelrechten zijn – wordt vrij algemeen aangenomen –
géén registergoederen (nr. 143); in nr. 327 wordt voor de
inbreukvraag een ander beoordelingstijdstip aangewezen
dan in nr. 328 (het laatste is het juiste); de vermelding, in nr.
361, dat de vrijheid van gebruik van een ’eigen’ naam alleen
voor natuurlijke personen geldt, is moeilijk te rijmen met
de onmiddellijk daarna volgende mededeling dat die vrijheid ook voor de handelsnaam Anheuser-Busch geldt. Lastig te volgen is ook de stelling, in verband met art. 2:23 lid 1
sub b BVIE (over de vrijstelling van generiek gebruik van
tekens overeenkomstig ’eerlijk handelsgebruik’): ’Het moet
dan wel om soortaanduidingen gaan’. Wat betekenen de verwijzingen naar kwaliteit, bestemming, herkomst etc. in
deze bepaling (en in art. 6 lid 1 sub b Merkenrichtlijn) dan?
In nr. 390 zijn de geldigheidsduren onder de Schikking van
Madrid en het Protocol met elkaar verward.)
Nog een bescheiden kritisch geluid: bij de onderwerpen
’kwekersrecht’ en ’modelrecht’ ligt de nadruk wel érg eenzijdig op de nationale- dan wel Benelux-regelingen, en
1
Dat gebeurt o.a. in nrs. 61 en 519.
Ik noem deze gedachte prikkelend omdat die, indien juist, de effectiviteit van het modellenrecht volgens mij vergaand zou beperken. Modellen zijn nu eenmaal vaak geheel of grotendeels functioneel (ik noem:
bestek, meubels, koffiekopjes). Wanneer alle functionele (vorm)elementen van bescherming worden uitgesloten blijft er voor bescherming niet veel meer over dan het smakelijke bloempatroontje als
opdruk.
2
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
4 0 2
B I J B L A D
I N D U S T R I E
} L E
komt het voor de praktijk toch niet onwezenlijke EGkwekersrecht en -model er, daarmee vergeleken, bekaaid af.
Het Gemeenschapsmerk krijgt wat meer aandacht, maar
toch vrij kort – volgens nr. 437 omdat het hier een autonoom internationaal systeem betreft. Akkoord, maar het is
ook voor Nederland geldend recht van intellectuele eigendom – en ook voor de praktijk verre van onbelangrijk.
Daarom overtuigt dit ’omdat’ mij niet.
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
O K T O B E R
2 0 0 8
Genoeg van dit gemopper. Het vernieuwde ’Kort begrip’ is een
uiterst welkome aanvulling van de studie- en vakliteratuur,
waarmee men in beide opzichten, op een enkel detail na,
uitstekend kan werken. Naast de al aangeboden complimenten past de redacteur en zijn team van bewerkers ook
dank; dank van velen die met dit boek hun voordeel zullen
kunnen doen.
J.L.R.A.H.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
O K T O B E R
B
E R
2 0 0 8
I
C H T
B I J B L A D
E
I N D U S T R I E
} L E
•
Operator: XYvision
E I G E N D O M
4 0 3
N
PAO-cursus ’Actualiteiten Auteursrecht’
Datum: 3, 10 en 17 november 2008;
Tijd: 16.00 – 19.00 uur;
Locatie: Museum Naturalis te Leiden;
Sprekers: prof. mr. D.J.G. Visser, mw. F. Carlier, mr. V. van den
Eijnde, mr. H.F.M. van Heemstra, mr. C.B. van der Net, prof.
mr. M.R.F. Senftleben, prof. mr. J.H. Spoor en mr. R.J.F.
Wigman;
Onderwerpen: recente en te verwachten wet- en regelgeving,
recente Nederlandse en Europese jurisprudentie, auteurscontractenrecht, merchandising, filmcontracten, visueel
auteursrecht, toezicht op collectief beheer en het Endstratapes-arrest;
NOvA/PO: 8;
Prijs: € 995,– (incl. aangeklede borrel en cursusmateriaal);
Inlichtingen: (071) 527 86 66 of [email protected] of
www.paoj.nl.
PAO-cursus ’Internetrecht: actualiteiten, wetgeving en
rechtspraak’
Datum: 3 november 2008;
Tijd: 9.00 – 17.30 uur;
Locatie: VU, De Boelelaan 1105 te Amsterdam;
Sprekers: drs. R. van den Hoven van Genderen, mr. J.P. van
den Brink, mr. M. van der Linden-Smith en mr. A.R. Lodder;
Onderwerpen: actuele ontwikkelingen worden in kaart gebracht en in perspectief geplaatst;
NOvA/PO: 6;
Prijs: € 475,– (incl. cursusmateriaal, consumpties en lunch);
Inlichtingen: www.rechten.vu.nl.
Inlichtingen:
(inhoudelijk:) (070) 378 95 33, [email protected];
(organisatorisch:) (070) 378 99 61, [email protected].
PAO-cursus ’Handhaving Intellectuele eigendom’
Datum: 26 november 2008;
Tijd: 9.30 – 17.00 uur;
Locatie: Utrecht;
Sprekers: prof. mr. F.W. Grosheide, prof. mr. J.J. Brinkhof,
prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen, mr. F.W.E. Eijsvogels, mr.
G.J. Kuipers, mr. J.C.S. Pinckaers en mr. R.W. de Vrey;
Onderwerpen: volledig en actueel overzicht m.b.t. de stand
van zaken op het gebied van de handhaving van het intellectuele eigendomsrecht in het licht van de nieuwe Europese
regelgeving op dit gebied;
Prijs: € 645,– (incl. cursusmateriaal, lunch en consumpties);
Inlichtingen: (030) 253 70 22/70 32 of [email protected] of
www.jpao.nl.
OSR-cursus ’Intellectuele eigendom’
Datum: 26 november 2008;
Locatie: OSR te Utrecht;
Sprekers: jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper;
Onderwerpen: meest belangrijke onderwerpen voor de dagelijkse rechtspraktijk, systeem en actualiteiten Merken- en
modellenrecht, bijbehorende ’randgebieden’, systeem en
acualiteiten Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht;
NOvA/PO: 5;
Prijs: € 460,–;
Inlichtingen: (inhoudelijk:) [email protected]; (praktisch:)
[email protected] of www.osr.nl.
10e Benelux Merkendag
Datum: 7 november 2008;
Tijd: 10.00 – 16.45 uur;
Locatie: Hotel Schiphol te Hoofddorp (A4);
Sprekers: mr. K. Limperg, prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen,
mr. J.S. Hofhuis, R. Kurz LLM en mr. P.L. Reeskamp;
Onderwerpen: actuele jurisprudentie en de praktische consequenties van recente ontwikkelingen en regelgeving; gedurende de dag is er gelegenheid om eigen vragen en praktijksituaties voor te leggen aan de sprekers of te bespreken met
mededeelnemers; tevens mogelijkheid tot het vooraf indienen van vragen;
NOvA/PO: 5;
Prijs: € 695,– excl. BTW;
TILT Congres ’Tilting Perspectives on Regulating Technologies’
Datum: 10 en 11 december 2008;
Locatie: Universiteit van Tilburg;
Organisatie: TILT, Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving;
Thema: De enorme invloed op onze maatschappij van innovatieve technologiën zoals ICT, biotechnolgie en nanotechnologie en de zeer complexe taak van de regulering hiervan.
Ook is er ruimte voor papers die zijn ingediend/in te dienen
zijn via de call for papers;
Sprekers: meer dan 20 bekende sprekers uit verschillende landen en vanuit verschillende disciplines;
Inlichtingen: www.tilburguniversity.nl/tilting.
•
@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10
November 19, 2008 tijd: 13.40 uur
4 0 4
O F
B I J B L A D
F
I
C I
E
} L
E
M E
I N D U S T R I E
} L E
D E
D E
Register van octrooigemachtigden
De directeur van Octrooicentrum Nederland maakt bekend
dat de inschrijvingen van de heren mr. ir. M.J.W. Gelissen en
ir. F. Schouten op 2 oktober 2008 op hun verzoek zijn doorgehaald in het register van octrooigemachtigden.
L
E I G E N D O M
I
N
•
Operator: XYvision
G
E
O K T O B E R
2 0 0 8
N
Op 17 september 2008 zijn mevrouw drs. ir. A. Jaeken en de
heren dr. L. Feenstra, drs. A. van Loon en ir. A. van Oeffelt
ingeschreven in het register van octrooigemachtigden.